PROCESO 109-IP-2008 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 84, 93 y 128 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.
Actor: EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Asunto: Marca “RICAFLOR” (denominativa) en la Clase Internacional 31. Expediente Interno: Nº 060-00-AB. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil ocho. VISTOS: Mediante Oficio Nº 548-TDCAG-08-060-00-AB, de 05 de agosto de 2008, recibido en este Tribunal el 07 de octubre de 2008, el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 060-00-AB.
Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de noviembre de 2008. 1. Antecedentes: 1.
Determinación de los hechos relevantes. El 08 de abril de 1996, la sociedad RICAFLOR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, presenta solicitud de registro del sigo “RICAFLOR” (denominativo) para proteger productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. El 13 de octubre de 1997, la compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. presenta observación a la solicitud de registro del signo “RICAFLOR” (denominativo) fundamentando que tiene registrada desde hace muchos años en el Ecuador y en otros países, la marca de fábrica “RICA” para proteger productos en la misma Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases internacionales como marcas de fábrica, de servicio y nombre comercial.
El 10 de agosto de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial dictó la Resolución Nº 972890, mediante la cual rechazó la observación interpuesta por la compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. y concedió el registro del signo “RICAFLOR” (denominativo) a favor de la compañía RICAFLOR S.A. El 10 de febrero de 2000, la compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. presenta recurso de plena jurisdicción o subjetivo en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 972890, de 10 de agosto de 1999. 1.
Fundamentos de la Demanda: La compañía EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. es propietaria de la denominación “RICA” registrada como marca de fábrica, marca de servicios y nombre comercial, según el siguiente detalle: • La marca de producto “RICA”, inscrita el 30 de octubre de 1969, bajo el título Nº 809; renovada por primera vez, el 24 de agosto de 1988, con el título Nº 1026-88; la segunda renovación fue efectuada el 06 de septiembre de 1993, con el título Nº 1718-93 vigente hasta el 29 de noviembre del año 2003, para proteger productos como: fruta de toda clase, frescas, secas, deshidratadas, en harina, en jugo, enlatados o no, para consumo interno o para la exportación. • La marca de producto “RICA”, inscrita el 06 de mayo de 1992, bajo el título Nº 845-92, vigente hasta el 06 de mayo del año 2002, para proteger productos como: pescado, camarones y en general toda clase de crustáceos; toda clase de frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, comprendidos dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • La marca de producto “RICA”, inscrita el 06 de septiembre de 1993, bajo el título Nº 2161-93, vigente hasta el 06 de septiembre del año 2003, para proteger productos comprendidos dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a excepción de salsas y productos para armonizar o sazonar los alimentos. • La marca de producto “RICA”, inscrita el 23 de enero de 1985, bajo el título Nº 378-95 renovada por primera ocasión el 26 de marzo de 1990, mediante título Nº 314-90; la segunda renovación efectuada el 24 de febrero de 1995, mediante título Nº 532-95, registro que se halla vigente hasta el 23 de enero del año 2005, para proteger todos los productos comprendidos dentro de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. • La marca de servicio “RICA y Etiqueta”, inscrita bajo el título Nº DNPI -351-96-MICIP, emitido el 16 de octubre de 1996, para proteger los servicios comprendidos dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. • La marca de producto “RICA y Etiqueta”, solicitada el 26 de octubre de 1994, expediente Nº 51303, para proteger productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. • El nombre comercial “RICA y Etiqueta”, inscrito el 03 de marzo de 1997, mediante el título Nº DNPI-28-97-MICIP.
EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. señala que son marcas que han adquirido renombre, absoluta notoriedad, importancia y prestigio, gracias a la seriedad comercial, la constancia en el cumplimiento de sus compromisos, la calidad de sus productos y de sus servicios, el éxito de su esfuerzo diario, su acierto en la organización empresarial, el espíritu de capacitación de su clientela y más el cumplimiento de determinadas normas de conducta, de medios y de resultados.
El signo solicitado “RICAFLOR” (denominativo) no puede ser susceptible de registro porque el Director Nacional de Propiedad Industrial, lamentablemente no consideró prescripciones legales, tales como: El artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica, (vigente a la fecha en que se presentó la observación) que establecía: “no podrán registrarse como marcas, los nombres, palabras y en general distintivos ya registrados y usados por otra persona ( )”.
El artículo 43, incisos primero y segundo de la ley mencionada, que establecía: “Marca imitada es la no inscrita, igual o semejante a la inscrita” y “legalmente hay semejanza entre dos o mas marcas, siempre que una o mas de sus partes se confundan a primera vista”. El signo solicitado “RICAFLOR” (denominativo) es semejante a las marcas registradas, por lo tanto, trae toda clase de confusión a primera vista con las marcas registradas “RICA” de la observante EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. El signo solicitado por la sociedad RICAFLOR S.A. presenta tanto semejanza como similitud con las marcas registradas “RICA” lo cual induce a error, engaño y confusión al público consumidor lo cual determina que carece de total distintividad, violando el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La sociedad EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. solicita que en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo, contenido en la Resolución Nº 972890, de 10 de agosto de 1999. 3. Contestación a la demanda: El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), contesta la demanda en los siguientes términos: • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • Alega la legitimidad de la Resolución Nº 972890, de 10 de agosto de 1999, por provenir de autoridad competente, y haber sido expedida observando las formalidades de la ley de la materia. • Improcedencia de la demanda porque las pretensiones de la parte actora carecen de fundamento legal. • Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. El Procurador General del Estado, no contesta la demanda.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno. En el presente caso, se ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sin embargo, se considera que no es pertinente la interpretación del artículo 82 literales a) y h. Asimismo, de Oficio, se interpretarán los artículos 84, 93 y 128 del mismo cuerpo legal, a fin de resolver el proceso interno Nº 060-00-AB. Las normas a interpretarse se transcriben a continuación: Decisión 344: “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
(…) Artículo 128.-El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1. Concepto de marca y requisitos esenciales para su registro. Con base en el concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: a) La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. b) La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.
El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP- 2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio de 2000). c) La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
La irregistrabilidad por identidad o similitud. Reglas para el cotejo marcario. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre del 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero del 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP- 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio del 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a efectos de precisar el grado de confundibilidad, el que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: a) La similitud ortográfica, emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. b) La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 3. cLASEs DE MARCAS.
La doctrina, por lo general, clasifica a los signos como denominativos, gráficos y mixtos. En el presente caso, es menester señalar lo siguiente: La marca denominativa: Se conforma por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
La marca mixta: Es aquella que se encuentra formada por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. 3.1.
Comparación entre marcas denominativas. En el presente caso, se observa que los signos confrontados “RICAFLOR” y “RICA” son de tipo denominativo. Al respecto, el Tribunal ha recogido en varios pronunciamientos, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005, los siguientes criterios: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.
“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala: que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3.2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Al tratar el tema del signo solicitado “RICAFLOR” frente a la marca registrada “RICA y etiqueta”, la jurisprudencia ha manifestado que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.
De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos. Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.
4. EL NOMBRE COMERCIAL. LA PRUEBA Y SU USO. En el caso concreto, la demandante EXPORTADORA BANABERA NOBOA S.A. alega a su favor que, es titular del nombre comercial “Rica y Etiqueta” desde el 03 de marzo de 1997. Al respecto, el artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad.
Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”. La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.
Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.
Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas en el punto anterior.
5. LA MARCA NOTORIA. La demandante EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. señala que sus marcas registradas y su nombre comercial son signos notoriamente conocidos, cuyo ámbito de protección es aún mayor, según lo determina el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que no puede permitirse el aprovechamiento de la sociedad RICAFLOR S.A. de la acreditación que la marca “RICA” ha logrado con esfuerzo durante varios años de servicios en el mercado.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado que la notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.
Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los criterios señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, los cuales son: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Estos factores son los que el Juez Consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente conocido. El artículo 83 literales d) y e) prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servicios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.
Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca.
Así, serán considerados sectores pertinentes, (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.
Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.
De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez consultante, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad de quien la alegue.
El Juez Consultante deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso, deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, analizados en aparte anterior.
6. LA MARCA EVOCATIVA. PALABRAS DE USO COMUN Y LA MARCA DÉBIL. En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
(Proceso 12-IP-96, ya citado). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario.
Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.
Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. En el presente caso, nos encontramos ante dos signos que comparten la palabra común “RICA”, por lo que es importante analizar el tema de la marca débil, debido a que un signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.
(Proceso 99-IP-2004, denominación: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 03 de noviembre de 2004).
7. LEGÍTIMO INTERES DEL TITULAR DE MARCAS REGISTRADAS VIGENTES. Al respecto, cabe señalar que la Decisión 344 disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer observación fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.
En el caso de existir observación, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como, de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 93 de la mencionada Decisión. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.
En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la observación”. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBAMIEL mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 07 de marzo del 2005). Así, se observa que tiene legítimo interés el titular de marcas registradas, las mismas que deben encontrarse vigentes al momento de interponer la respectiva observación al registro. 8.
CONEXIÓN COMPETITIVA. En vista que dentro del proceso interno, los signos en conflicto amparan productos y servicios comprendidos en las Clases 30, 31, 32 y 35; es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad y, por lo tanto, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.
En el presente caso, los signos confrontados se refieren a productos y servicios de clases diferentes, por lo tanto, el Juez Consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como, el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como, la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas, tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: La marca debe ser entendida como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona.
SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error al público consumidor.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
TERCERO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de los signos en conflicto. La similitud generada entre los signos puede ser ortográfica, fonética o ideológica.
Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera que, por lo general, es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.
Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.
CUARTO: La Decisión 344, en su artículo 128, fundamenta la protección del nombre comercial en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre. Así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado.
Para establecer el riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial se deberán utilizar los mismos criterios señalados en la presente ponencia respecto de las marcas.
QUINTO: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca, el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como, impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio. En cuanto a la prueba de notoriedad, la carga de la misma es de quien la alegue.
SEXTO: El signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. En este sentido cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Las palabras de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto.
Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en marca débil, cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
SÉPTIMO: La legitimidad para interponer observaciones, permite a quien tenga legitimo interés, presentar sus observaciones a la marca en el tiempo de treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca registrada y vigente semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.
OCTAVO: Al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. Es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios con base a los criterios señalados en la presente Interpretación Prejudicial.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del Ordenamiento Jurídico Comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA