PROCESO 120-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza).

Patente de Invención: “Complejos Estables de Compuestos Escasamente Solubles”. Proceso Interno: Nº 2135-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 551-2008-SCS-CS, de 21 de octubre de 2008, recibido en este Tribunal el 28 de octubre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2135-2008. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza). Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos El 17 de septiembre de 1999, F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza), reivindicando prioridad en base a las solicitudes Nº 60/101,336 y Nº 60/136,531 presentadas en los Estados Unidos de América el 22 de septiembre de 1998 y 28 de mayo de 1999, respectivamente, solicitó patente de invención para COMPLEJOS ESTABLES DE COMPUESTOS ESCASAMENTE SOLUBLES.

El 25 de septiembre de 2000, se otorgó la orden de aviso Nº 2000-1049, efectuándose la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de octubre de 2000. El 29 de noviembre de 2000, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales – ADIFAN formuló observación, siendo que, el 07 de mayo de 2001, F. Hoffmann-La Roche AG absolvió el traslado de la observación. El 09 de octubre de 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita Informe técnico, considerando a efectos de la evaluación, la publicación WO 98/04551, de 05 de febrero de 1998.

El 10 de diciembre de 2003, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 54-2003 señalando lo siguiente: - En las reivindicaciones 6, 9, 23 y 32 se hace referencia a marcas registradas, siendo que no se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, pues el producto puede cambiar con el paso del tiempo aunque se conserve el nombre de marca, por lo que no permite establecer sin ambigüedad el alcance de las reivindicaciones. - De acuerdo con lo señalado en el punto de suficiencia y claridad, las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que la observación es fundada en este extremo. - Respecto a la novedad y al nivel inventivo, el pronunciamiento se efectuará en caso de absolverse la objeción de claridad, para lo cual se tomará en cuenta el documento WO 98/04551, publicado el 05 de febrero de 1998, BISINDOLILMALEIMIDAS SUSTITUIDAS PARA LA INHIBICIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR. - Las reivindicaciones 1 a 46 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

La oposición formulada se considera fundada respecto a que la solicitud no cumple con el requisito de claridad. El 11 de mayo de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG dio respuesta al Informe Técnico Nº PCG 54-2003; siendo que, el 28 de septiembre de 2004, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 54-2003/a señalando lo siguiente: - Reiteró lo planteado en el Informe Técnico Nº PCG 54-2003 respecto a que la utilización del término “compuesto terapéuticamente activo, estable amorfo” implicaría múltiples compuestos activos, cuando de acuerdo a lo descrito y ejemplificado en la memoria descriptiva, únicamente se encuentra soporte para los compuestos de fórmula I a VIII, tal como se especifica posteriormente en la reivindicación 14. - Las reivindicaciones 1 a 43 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

Mediante Resolución Nº 1175-2004/OIN-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2004, la OIN denegó la patente de invención solicitada. Determinó que las reivindicaciones 1 a 43 no cumplen con los requisitos de claridad y soporte en la descripción establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que no es posible acceder a la protección solicitada.

El 11 de noviembre de 2004, F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación; siendo que, el 01 de junio de 2005, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico Nº PCG 32-2005, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Mediante Resolución Nº 665-2005/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución apelada y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada.

Posteriormente, se interpone demanda ante la Primera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima, declarando en sentencia infundada la demanda. F. Hoffmann-La Roche AG interpuso recurso de apelación, donde se confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que la demandante interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia por indebida aplicación de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de la demanda La demandante F. Hoffmann-La Roche AG (Suiza) señala lo siguiente: - La patente de invención solicitada cumple con el requisito de claridad, pues las formulaciones farmacéuticas reivindicadas están respaldadas en la descripción del invento. - La patente de invención solicitada cumple con el requisito de novedad, pues si bien el documento WO9804551 se refiere a pirroles sustituidos, no está referido a un caso de formulación, por lo que su solicitud está dirigida a un complejo insoluble en agua formado por la dispersión molecular de ciertos compuestos insolubles específicos en un polímero iónico insoluble en agua, específicamente, se trata sobre la formulación de un nuevo inhibidor del ciclo celular.

El documento WO9804551 no se refiere a formulaciones ni contiene referencias con respecto a compuestos insolubles, existiendo diferencia entre la formulación farmacéutica materia de la solicitud y la formulación descrita en la patente WO/9804551. La patente de invención solicitada posee nivel inventivo, toda vez que no sería obvio para una persona de habilidad promedio en la técnica.

Asimismo, se han corregido las omisiones señaladas en la resolución impugnada, por lo que considera que son claras, debiendo otorgarse la patente de invención solicitada c) Fundamentos de la contestación a la demanda El INDECOPI ha señalado lo siguiente: - Las nuevas reivindicaciones 2 a 9, 19 a 24, 26, 30, 31, 33 y 35 son idénticas a las reivindicaciones originales 2 a 5, 7, 8, 10, 11, 24 a 29, 31, 35, 36, 39 y 41, respectivamente. - Las nuevas reivindicaciones 10 a 13, 15 y 16 son equivalentes a las reivindicaciones originales 12 a 15, 20 y 21 respectivamente, en donde la única modificación ha sido la eliminación de la palabra “aproximadamente”, tal y como se indicó en el Informe Técnico PCG 54- 2003. - Las reivindicaciones 1 a 39 del pliego reivindicatorio presentado con el recurso de apelación no implican una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que la memoria descriptiva cumple los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486. - No se permite el uso de marcas registradas o nombres comerciales cuando se define una reivindicación, puesto que el producto puede cambiar con el paso del tiempo aunque conserve el mismo nombre, por lo que no permite establecer sin ambigüedad el alcance de la reivindicación, concluyendo que las reivindicaciones mencionadas no cumplen con el requisito de claridad y concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, objeción que también se aplica a las reivindicaciones dependientes 2 a 13, 15, 16, 18 a 24, 26, 27, 30, 31, 33 y 35. - Teniendo en consideración que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, la observación presentada por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional (ADIFAN) es fundada con respecto a la falta de claridad de la invención.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 03 de diciembre de 2008. Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 34, 51 y 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, la solicitud de patente se presentó el 17 de septiembre de 1999, en plena vigencia de la Decisión 344. Que, en tal sentido, se interpretarán de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 17, 27, 29, 34 y 35 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industrial, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

(…) “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente para sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: a) Identificación del solicitante y del inventor b) El título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieren a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma se deberá incluir el depósito de la misma, en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. (…) “Artículo. 17.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”. (…) “Artículo. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. (…) “Artículo. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

(…) “Artículo. 34.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas”. “Artículo. 35.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento exploten la invención patentada.

El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello; b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o, c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico”.

(…) DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, son de aplicación los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo y las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como, su plazo de vigencia. Las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente de invención, ha sido presentada en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN: LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.[1] 1.

Requisitos de Patentabilidad. El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, estos son: i) Novedad, ii) Nivel Inventivo y iii) Susceptibilidad de Aplicación Industrial; dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

3. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica”. [2]

4. EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. [3] Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” [4]. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”.[5]

5. LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

6. PROCEDIMIENTO RELATIVO AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN. REQUISITOS FORMALES. EXAMEN DE FORMA. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. 1. Requisitos para la solicitud de patentes de invención. El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.[6] La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 20 de la Decisión 344, manifiesta que el peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro, además, la división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la Oficina Nacional Competente, en cualquier momento del trámite.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad. Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

7. EXAMEN DE FONDO. Dentro del trámite de la solicitud, la Decisión 344 determina entre los artículos 21 y 26 de su texto, inclusive, los procedimientos que debe llevar a cabo la Oficina Nacional Competente para el trámite de una solicitud de patente, actuaciones relacionadas con los aspectos formales del pedido. Superada esta etapa previa, a dicha Oficina le corresponde entonces proceder a examinar si la invención objeto de la solicitud de privilegio es o no patentable, conforme así lo establece el artículo 27 de la misma Decisión. 7.1.

Examen de fondo de la solicitud de patente. En atención a lo previsto en el aludido artículo 27, una vez realizado el examen previo o de forma antes referido y, vencidos los plazos establecidos para presentar observaciones por parte de terceros, sin que hayan sido presentadas o contestadas las que hubieren sido formuladas, la Oficina Nacional Competente procederá, según ha sido ya dicho, al correspondiente examen de fondo, el que tiene por objeto verificar si el invento materia de la solicitud es o no patentable.

Es decir, si aquel cumple los requisitos de patentabilidad relativos a novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Cabe destacar que el artículo 27 relativo al examen exclusivamente de fondo y el artículo 29 al examen definitivo, permiten que las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros puedan llegar a una decisión acertada respecto de la patentabilidad, con base en la aplicación de la normativa comunitaria que le posibilita al examinador considerar todos los elementos de juicio posibles, como instrumentos de análisis para un mejor pronunciamiento.

De no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo que haya sido practicado se torna en definitivo. Del examen definitivo que se realice acerca de la patentabilidad del invento dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. (Art. 29). Es en esta etapa que la dependencia gubernamental competente califica si las respuestas presentadas a sus observaciones o requerimientos o, la información complementaria proporcionada por el solicitante le son satisfactorias.

En consecuencia, durante esta fase esa Dependencia dirige el procedimiento, determina la continuación del mismo o, en su defecto, el abandono de la solicitud, quedando como potestad del solicitante, en todo caso, la posibilidad de deducir los recursos propios que la norma nacional le faculte.

8. LAS REIVINDICACIONES DE PRIORIDAD EXTRANJERA. Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.

En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Cabe señalar que, el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

Se debe aclarar, que el Tribunal considera que la prioridad debe ser analizada bajo la norma comunitaria, en este caso la Decisión 344 que es la aplicable conforme al principio de supremacía de la norma jurídica comunitaria andina.

9. MODIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. El artículo 17 de la Decisión 344 permite al interesado modificar su solicitud, tomando en cuenta lo siguiente: a) La modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial presentada. b) Sólo se puede solicitar la modificación antes de su publicación; ello quiere decir que una vez que la autoridad nacional competente procede a la publicación el solicitante se encuentra impedido de hacer cualquier tipo de modificación. Asimismo, la norma comunitaria en sus artículos 18 y 19 atribuye a la Oficina Nacional Competente la facultad para proponer la modificación de una solicitud de considerarlo conveniente.

Esta propuesta podrá hacerse en cualquier momento del trámite. En ese momento, el solicitante tiene dos opciones: 1) aceptar la propuesta que le haga la autoridad nacional competente, y en consecuencia dentro del plazo concedido por la autoridad administrativa proceder a hacer las modificaciones correspondientes, de manera tal que se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad; o, 2) por el contrario, rechazar la propuesta y continuar la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Cabe señalar que, si el solicitante no cumpliera con comunicar a la Oficina Nacional Competente su voluntad de transformar o modificar su solicitud acompañando los documentos que correspondan, se deberá tener por rechazada la propuesta de la autoridad administrativa. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma –la Decisión 344- será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior –la Decisión 486- será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología" puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

TERCERO: Son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente: La novedad de la invención que consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

CUARTO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio, normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

QUINTO: Como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de “aplicación industrial”, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios.

SEXTO: Admitida la solicitud de patente, la Oficina Nacional Competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, formulará las observaciones correspondientes; de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

SÉPTIMO: El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable. Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiere de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta.

OCTAVO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

NOVENO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un (01) año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

DÉCIMO: La Oficina Nacional Competente se encuentra facultada para proponer la modificación de una solicitud de considerarlo conveniente. La propuesta podrá hacerse en cualquier momento del trámite. Esta propuesta sólo comprende un cambio de modalidad y puede ser aceptada o rechazada por el solicitante. Si el solicitante acepta la propuesta deberá comunicárselo a la Oficina Nacional Competente dentro del plazo concedido junto con la documentación correspondiente, para lo cual la autoridad administrativa le aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.

Si por el contrario el solicitante rechazara la propuesta, el procedimiento continuará bajo la modalidad solicitada inicialmente. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, de 10 de enero de 2001. [2] Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. [5] Proceso 13-IP-2004.

Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)- 3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004. [6] (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 892, de 31 de enero de 2003).