PROCESO 08-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e); y, de oficio, de los artículos 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.
Actor: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. Marca: “BOLY BO”. Expediente Interno: Nº 6471-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 606- TDNº 1CA-1S- 6471- LE, de 03 de diciembre de 2008, recibido en este Tribunal el 19 de enero de 2009, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remitió el expediente ante este Tribunal con la finalidad de dar paso a la solicitud de Interpretación Prejudicial Nº 6471-LE. 1.
Antecedentes 1. Las partes Demandante: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos: El 02 de junio de 1995, DULCES DE COLOMBIA S.A. presentó la solicitud de registro del signo denominado “BOLY BO” destinado a proteger todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le concedió el Nº 57720-95.
El signo solicitado “BOLY BO” se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367 en el mes de agosto de 1995 y, dentro del término correspondiente, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA con su marca “BOLIMBO”, ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL con su marca “BOLIN BOLA” y WARNER-LAMBER COMPANY con su marca “BUBALOO”, presentaron observaciones en contra de la solicitud de registro de la denominación “BOLY BO”.
Mediante Oficio Ministerial Nº 971668, de 22 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, resolvió rechazar las tres observaciones interpuestas, concediendo el registro del signo solicitado “BOLY BO”. El 29 de noviembre de 1999, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA interpone recurso de plena jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, a fin de solicitar se decrete la nulidad de la Resolución Nº 971668, de 22 de agosto de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolución en la que se concedió el registro de la marca “BOLY BO” presentada por DULCES DE COLOMBIA S.A. 2.
Fundamentos de la Demanda: Los argumentos esgrimidos por la observante CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA son: • Argumenta ser la propietaria de la marca “BOLIMBO” registrada en el Perú y México dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional. • Que existe marcada semejanza gráfica, visual, auditiva y fonética entre la denominación “BOLY BO” y la marca registrada “BOLIMBO”, lo cual ocasionaría un grave riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que DULCES DE COLOMBIA S.A. se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca registrada “BOLIMBO”. • Que la solicitud de registro del signo “BOLY BO” es irregistrable, en razón a que no cumple y, al contrario, contraviene lo dispuesto en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
Contestación a la demanda: El Director Nacional de Propiedad Industrial esgrime los siguientes argumentos: • Negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. • Con respecto a la primera observación con la marca registrada “BOLIMBO”, de propiedad de CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, la misma no se encuentra registrada en el Ecuador, además, no se envió el registro que aseguró tener en el Perú por lo que vendría a ser improcedente. • Con respecto a la segunda observación, realizado el examen marcario y efectuada la comparación entre las denominaciones en conflicto, se concluyó que los signos confrontados “BOLY BO” y “BOLIN BOLA”, no tienen similitud y no son confundibles gráfica, fonética, visual y auditivamente, por lo que no existe riesgo de confusión en el público consumidor. • Con respecto a la tercera observación y realizado el análisis marcario, se concluyó que “BOLY BO” y “BUBALOO”, son signos perfectamente perceptibles; que cada uno de ellos tiene su propia identidad, por lo que no hay riesgo de confusión en el público consumidor al momento de adquirir el producto, a pesar de que comparten la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 11 de febrero de 2009. 2.
Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicitó la interpretación de los artículos 81; 82 literales a) y h); y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En tal sentido, este Tribunal considera pertinente interpretar los artículos 81; 83 literales a), d) y e); y, de oficio, los artículos 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos..
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que “marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”[1]. De igual manera, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[2] Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[3] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[4] Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el Cotejo Marcario. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[6] 3. Comparación entre marcas denominativas: simples y compuestas. En el presente caso, se observa que DULCES DE COLOMBIA S.A. presentó la solicitud de registro del signo denominativo compuesto “BOLY BO” destinado a proteger todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto, la doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenido que las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar[7]. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [8] En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).
En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. [9] Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
4. MARCAS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003).
Sin embargo, es preciso considerar que el “concepto o idea” implícito en la denominación, al que hace mención la definición citada, no deberá tener relación alguna con los productos o servicios que puedan estar comprendidos en la solicitud de registro.
5. LA MARCA NOTORIA. En el presente caso, CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA alega una violación del artículo 83 literales a), d) y e), insistiendo en que, de otorgarse el registro del signo solicitado “BOLY BO”, DULCES DE COLOMBIA S.A. se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca registrada “BOLIMBO”, motivo por el cual se vuelve indispensable analizar el tema de la marca notoria.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que la notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Asimismo, la marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.
Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. Prueba de la Notoriedad. El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.
Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.
La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.
La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.
6. LA OPOSICIÓN ANDINA. En el presente caso, la observante CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA señala que es propietaria de la marca “BOLIMBO” registrada en el Perú y México dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe señalar que la Decisión 344 disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer observación fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.
En el caso de existir observación, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como, de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 93 de la mencionada Decisión. El Tribunal considera que: “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.
En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la observación”[10]. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. En el supuesto de solicitarse el registro de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error. 5.
Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica. 6.
La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo. Por otra parte, la Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.
La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos. 7. El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.
En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la observación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 68-IP-2006, sentencia de 24 de mayo de 2006, marca: “GLOBO POP FRESH”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 109-IP-2008, sentencia de 03 de diciembre de 2008, marca: “RICAFLOR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.