PROCESO 053-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio del artículo 150 del mismo cuerpo legal; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
Marca: “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa). Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Proceso Interno: Nº 2005-00138
01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de junio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00138 01.
El auto de 07 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.
Tercero interesado: AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. b) Hechos El 04 de julio de 2002, AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., de México, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dos (02) solicitudes para el registro del signo “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativo) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 520, el 27 de septiembre de 2002, y no se presentaron oposiciones al registro. El 20 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, a través de las cuales otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38, sin tomar en cuenta los registros de la marca “TELECOM” (mixta) en las Clases 09 y 38 a favor de TELECOM EN LIQUIDACIÓN. AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., además, solicitó el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en la Clase 16, el cual fue denegado.
El 04 de noviembre de 2004, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciatario de las marcas de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, solicitó el registro de las marcas “INTERNET TELECOM” en las Clases 09 y 38, al cual se opuso ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. fundamentando el previo registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38, bajo el argumento que el registro del signo solicitado “INTERNET TELECOM” derivaría en competencia desleal por el uso de la denominación “TELECOM”, lo cual se traduciría en que cuando ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. solicitó el registro de “GRUPO AMÉRICA TELECOM” lo hizo con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.
El 11 de abril de 2005, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, mediante las cuales se otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. c) Fundamentos jurídicos de la Demanda: La demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciataria de la marca “TELECOM” (mixta) de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, en ejercicio del artículo 172 de la Decisión 486, solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 3741 y 3743, mediante las cuales se otorgó a AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. el registro de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) en las Clases 09 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
Añade que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) no cumple con el principio marcario de distintividad relativa y causa riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Sostiene que las expresiones “GRUPO” y “AMÉRICA” no tienen fuerza diferenciadora suficiente para determinar en el consumidor que se trata de servicios diferentes, provenientes de empresas distintas, pues su atención se centrará en la denominación “TELECOM”, que es la previamente conocida y que, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía. Argumenta que la División de Signos Distintivos denegó en primera y segunda instancia el registro de las marcas “TEAM TELEKOM” (Clases 09, 16, 38 y 42), “TELECOM ONE” (Clases 09, 16 y 38), “TELECOM ITALIA S.P.A.” (Clases 09 y 38), “TELECOM AMERICAS” (Clase 16), “AMÉRICA TELECOM” (Clase 16) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (Clase 16).
En el caso de esta última, denegó el registro afirmando que: “la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra cosa y que al hacer la comparación entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (nominativa) y “TELECOM” (mixta), de forma sucesiva y no simultáneamente, se desprende que ellos arrojan confusión, pues es claro que se presentan similitudes ortográfica y fonética derivadas de la reproducción de las expresiones TELECOM, elemento único esencial y predominante en el signo base de la negativa sin que la adición de las expresiones GRUPO AMÉRICA que se incluye en el signo solicitado otorgue distintividad suficiente que permita la clara identificación de los signos”.
Finalmente, la demandante señala que los actos demandados violan las normas encaminadas a reprimir la competencia desleal. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando lo siguiente: que las marcas confrontadas “TELECOM” (mixta) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) no arrojan confusión, ya que ambos signos poseen elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos.
Sostiene que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) tiene la suficiente fuerza distintiva y no puede llevar a confusión al público consumidor, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial. Argumenta que para que exista riesgo de confusión se requiere que concurran dos circunstancias. En primer lugar, que entre las marcas exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, en segundo lugar, el alcance de la cobertura de los productos y servicios, de acuerdo al Principio de Especialidad, desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 048-IP-99.
Añade que la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) está estructurada por diecinueve letras cuya composición es diferente respecto de la marca “TELECOM” (mixta), lo cual le da suficiente distintividad; en consecuencia, debe descartarse la similitud desde el punto de vista visual y fonético. Plantea una excepción de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, ya que “(…) se trata de dos actuaciones administrativas distintas iniciadas bajo diferente normatividad en materia de propiedad industrial en el primer caso la Decisión 313 y en el segundo la Decisión 486 (…)”.
La sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., tercero interesado en el proceso, argumenta que existen casos en que un signo se puede registrar a pesar de que las expresiones que lo componen sean descriptivas o genéricas, si la distintividad resulta del signo visto en su conjunto, como es el caso de la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa).
Por lo tanto, no hay posibilidad de confusión entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativas) y la marca “TELECOM” (mixta). Añade que en la solicitud de registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa) en la Clase 38, la Administración señaló que la expresión “telecom” contenida en la marca “TELECOM” (mixta) es genérica para los servicios de telecomunicaciones.
Sostiene que la marca “TELECOM” (mixta) es una marca débil y está condenada a desaparecer ya que su titular se encuentra en liquidación. Además, que su información se ha convertido en poco confiable ya que no tiene el mismo significado y fuerza distintiva que tenía antes de que su titular entrara en proceso de liquidación. Argumenta que la marca “TELECOM” (mixta) corresponde a la abreviación de la palabra “telecomunicaciones” que no puede ser objeto de apropiación. TELECOM EN LIQUIDACIÓN puede tener derecho de exclusividad sobre las líneas, formas y colores que se incorporan a su marca “TELECOM” (mixta) y sobre la impresión visual del signo, pero no sobre la expresión “TELECOM”, término usual, común o genérico para telecomunicaciones.
Finalmente sostiene que, TELECOM EN LIQUIDACIÓN ha quedado restringida al desarrollo de actos que conlleven a su futura liquidación ya que no tiene una participación activa en el mercado.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, del artículo 150 del mismo cuerpo legal.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148 o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución;
(…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propieda industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 090-IP-2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como quiera que en el proceso interno se afirma que la propietaria de la marca “TELECOM” (mixta) se encuentra en liquidación por lo que el signo dejará de existir, este Tribunal enfatiza que la marca es un bien intangible cuya vida jurídica depende del término por el cual fue concedida o renovada y de que su registro no haya caducado o haya sido anulado.
Por lo tanto, los derechos sobre la marca no desaparecen por la liquidación de la persona de su titular, ya que siendo un bien intangible, forma parte de los activos de dicha persona y, en tal sentido, puede ser avaluada y negociada como cualquier otro activo de la sociedad en liquidación. De otra parte, tampoco encuentra este Tribunal válido el argumento esgrimido en el proceso interno cuando -a priori- se califica el signo “TELECOM” (mixto) como un signo débil y por lo tanto apropiable por terceros, ya que, conforme a las previsiones del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede no ser distintivo al momento de solicitarse su registro pero el trabajo empresarial de su titular puede llevar, con el paso del tiempo, a ser un signo reconocido por el público consumidor, incluso, a convertirse en notoriamente conocido, aspectos que corresponde al juzgador establecer al momento de resolver el conflicto entre signos, no siendo, por lo tanto, cierto que la distintividad sea un tema a examinarse solo al momento de la solicitud de registro de la marca. 2.
IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP-2006, marca: NEUROFLEX (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, emitido en la causa interna Nº 2002-00270.
Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud entre las marcas “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) y la marca “TELECOM” (mixta).
3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Y MIXTAS. En el presente caso, resulta necesaria la comparación entre las marcas “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) y la marca “TELECOM” (mixta). Al respecto, las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [1] Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia ha indicado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[2] El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”[3].
En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.
MARCA DÉBIL. En el presente caso, AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. argumenta que la marca “TELECOM” (mixta) es una marca débil y está condenada a desaparecer ya que su titular se encuentra en liquidación. Además, que su información se ha convertido en poco confiable ya que no tiene el mismo significado y fuerza distintiva que tenía antes de que su titular entrara en proceso de liquidación. Este Tribunal ha señalado que un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.
(Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).
5. PALABRAS DE USO COMÚN, PALABRAS DESCRIPTIVAS Y PALABRAS GENÉRICAS. En el presente caso, la demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. señala que las expresiones “GRUPO” y “AMÉRICA” no tienen fuerza diferenciadora suficiente para determinar en el consumidor que se trata de servicios diferentes, provenientes de empresas distintas, pues su atención se centrará en la denominación “TELECOM”, que es la previamente conocida y que, en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía. Por otro lado, AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V. argumenta que la marca “TELECOM” (mixta) corresponde a la abreviación de la palabra “telecomunicaciones” que no puede ser objeto de apropiación, ya que TELECOM EN LIQUIDACIÓN puede tener derecho de exclusividad sobre las líneas, formas y colores que se incorporan a su marca “TELECOM” (mixta) y sobre la impresión visual del signo, pero no sobre la expresión “TELECOM”, término usual, común o genérico para telecomunicaciones.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que, individualmente consideradas, pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.
Marca: “U.S. ROBOTICS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1231, de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Palabras descriptivas: La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.
En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. Palabras genéricas: Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “( ) una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”.
La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas o descriptivas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas o descriptivas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. 6.
CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso concreto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[4]
7. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".
Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.
Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.
En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida[5]. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca “TELECOM” (mixta) por parte de la solicitante.
8. DE LA COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA. En el presente caso, la demandante señaló que ÁMERICA MÓVIL S.A. DE C.V. solicitó el registro de “GRUPO AMÉRICA TELECOM” con la intención de perpetrar actos de competencia desleal, toda vez que incluye la denominación “TELECOM” de la empresa licenciataria COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Al respecto, la Decisión 486, en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal.
Sin embargo, es del Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.
En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.” Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal.
En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.
(Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".
(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios".
(Narváez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.
Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.
Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143- IP-2006, caso: “COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006).
Actos de competencia desleal. El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación[6] de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 07 de marzo de 2005” (Proceso 143-IP-2006, ya citado).
El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
9. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. LA DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente caso, la demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en calidad de licenciataria de la marca “TELECOM” (mixta) de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, señaló que la División de Signos Distintivos denegó en primera y segunda instancia el registro de las marcas “TEAM TELEKOM” (Clases 09, 16, 38 y 42), “TELECOM ONE” (Clases 09, 16 y 38), “TELECOM ITALIA S.P.A.” (Clases 09 y 38), “TELECOM AMERICAS” (Clase 16), “AMÉRICA TELECOM” (Clase 16) y “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (Clase 16), afirmando que: “la confundibilidad radica básicamente en la acción de confundir al consumidor hasta el punto de tomar una cosa por otra cosa y que al hacer la comparación entre las marcas “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (nominativa) y “TELECOM” (mixta), de forma sucesiva y no simultáneamente, se desprende que ellos arrojan confusión, pues es claro que se presentan similitudes ortográfica y fonética derivadas de la reproducción de las expresiones TELECOM, elemento único esencial y predominante en el signo base de la negativa sin que la adición de las expresiones GRUPO AMÉRICA que se incluye en el signo solicitado otorgue distintividad suficiente que permita la clara identificación de los signos”.
Al respecto, el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa: “MONARC- M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.
Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[7] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.
El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP- 2006.
Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la citada normativa.
SEGUNDO: El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que un signo que contenga una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.
En tal sentido, se deberá analizar si la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
El Juez Consultante deberá determinar en qué medida la marca “GRUPO AMERICA TELECOM” (denominativa) es similar a la marca registrada “TELECOM” (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.
QUINTO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, genéricas o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
Por lo tanto, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.
SEXTO: En el caso concreto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto.
SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
Dichas Oficinas Nacionales gozan de autonomía, que se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.
OCTAVO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca “TELECOM” (mixta) por parte de la solicitante.
NOVENO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.
Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0138, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Proceso 046-IP-2008”. Marca: Pan American Assistance (mixta). [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. [5] La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida. [6] Imitación: Objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso. www.rae.es [7] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.