PROCESO 034-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal DIstrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Marca: “BIMBO” (mixta). Expediente Interno N° 5563-MH. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós de abril de 2009. 1. Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: CENTRAL IMPULSADORA S.A. DE C.V., ulteriormente denominada GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. La parte demandada la constituyen: EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (DNPI).
El tercero interesado es: SUPAN S.A. 2. Acto demandado CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicita que se declare la nulidad de la resolución administrativa: - No. 0966114 de 2 de septiembre de 1998, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de registro como marca del signo “BIMBO” (mixto), presentada por la demandante, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 28 de abril de 1994, la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó el registro del signo “BIMBO” (mixto) para distinguir y proteger todos los productos de la Clase No. 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 351 correspondiente al mes de abril de 1994. 3. El 17 de octubre de 1994, la compañía PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A. observó el registro del signo “BIMBO” manifestando que es propietaria de la marca de fábrica y del nombre comercial de igual denominación. 4.
El 19 de enero de 1995, la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. procedió a contestar las observaciones presentadas. 5. El 2 de septiembre de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, expidió la resolución No. 0966114 a través de la cual resolvió aceptar las observaciones presentadas por SUPAN S.A., y en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado “BIMBO”. b) Fundamentos de la Demanda CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la marca “BIMBO” de propiedad de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. era notoriamente conocida, por más de 25 años y 50 años, al momento de concederse el registro de la marca y del nombre comercial, respectivamente, en los cuales la compañía PANIFICADORA MODERNA SUPAN S.A. fundamentó su ilegal observación”. - “(…) la marca “BIMBO” es la marca más importante del Grupo BIMBO, pues es parte de la razón social con la cual se identifica y por ello constituye parte del patrimonio del mismo”. - “(…) el diseño de la marca de propiedad de la compañía ecuatoriana es idéntico al diseño de propiedad de mi mandante registrado desde hace más de 55 años, pues en el título de registro de la denominación “BIMBO”, la letra M tiene líneas verticales extendidas subrayando el resto de letras y un oso blanco con un gorro y mandil con un pan de caja bajo el brazo.
La funda del producto ecuatoriano “BIMBO” cuenta también con esta denominación en el centro y las líneas verticales laterales de su letra M, que se extienden horizontalmente subrayando el resto de letras, con la novedad que no utilizan el osito panadero que consta en el registro, sino que al contrario utilizan la figura de un niño. (…) La copia indebida es evidente, pues aunque SUPAN S.A. argumenta que la creación de fantasía fue coincidente, esto es imposible porque la marca “BIMBO” a diciembre de 1969 y antes ya era notoriamente conocida, además de que sería imposible creer que también coincidió en el diseño de la marca”. - “(…) la reputación y el buen nombre aparejados a esta marca merecen una adecuada protección jurídica.
Sin embargo en el Ecuador, la compañía SUPAN S.A. que debía conocer y conocía el prestigio, la fama, el buen nombre y la excelente reputación comercial de mi representada y de la marca “BIMBO”, por ser un comerciante dedicado al mismo ramo de producción, conociendo de su existencia, solicitó y obtuvo 26 años después del registro de mi representada y del uso notorio, el registro de esta marca (…)”. - “…) la compañía SUPAN S.A. registró tanto un nombre comercial como una marca ajena, y suplantó al titular en los derechos y facultades que sólo a él le corresponden.
De esta manera, se ha beneficiado ilícitamente del prestigio del Grupo BIMBO y de CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., y ha engañado y continúa engañando al público consumidor al hacerle creer que la marca “BIMBO” y su diseño fueran de su creación y le pertenecen, y que los productos de SUPAN S.A. tienen relación con el Grupo BIMBO. - “(…) el 3 de marzo de 1998 la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó la cancelación del registro de la marca BIMBO (…); y, del registro del nombre comercial BIMBO (…) basándose en lo dispuesto en el último inciso del Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. c) Contestaciones a la demanda La Directora Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa: “Futuras notificaciones que me correspondan en la presente causa las recibiré en la casilla judicial (…)” El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador General del estado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal: - “De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, (…), el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía, cuyo representante legal, es el Presidente.
Por lo tanto, corresponde a su representante legal, comparecer directamente a juicio, en defensa de los intereses de la institución demandada”. d) Tercero interesado La sociedad SUPAN S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada”. - “El signo distintivo BIMBO es una marca de amplio consumo y aceptación en el mercado ecuatoriano, y por tanto subregional andino, siendo un producto además con calidad de exportación”. - “La denominación BIMBO de mi mandante, debido a su amplio uso, aceptación, y consumo, importantes inversiones en publicidad y canales de distribución, tiene la cualidad de notoria (…)”. - “El signo distintivo BIMBO de propiedad de SUPAN S.A. tiene el carácter de notoio (sic), pues goza de una antiguedad (sic) de más de quince años en el mercado ecuatoriano, con una aceptación y prestigio innegables y sumamente importantes”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de abril de 2009. 2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, 73 literales a), b), d) y e), 74, 82, 84 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de los artículos 81, 82, 83 literales a), b), d) y e), 84, 93, 95, 108 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sin embargo, el Tribunal estima que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BIMBO” fue presentada el 28 de abril de 1994, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente limitar la interpretación a los artículos 81, 83 literales a), b), d), y e), 84 y 128 de la Decisión 344 e interpretar de oficio el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
(…) DECISIÓN 486 (…) “Artículo 172.- (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” (…)
3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria procesal en el tiempo. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - El nombre comercial y su protección; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos y comparación entre signos mixtos; - Impedimentos para el registro de un signo: La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial; - Riesgo de Confusión directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - La marca notoria y su prueba; - La reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido; - Confusión con la marca notoriamente conocida; - Los signos de fantasía; - Conexión competitiva.
1. LA NORMA COMUNITARIA PROCESAL EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.
“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).
(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no serán afectadas por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, la solicitud de registro del signo “BIMBO” (mixto), fue presentada el 28 de abril de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de las mismas y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486 Tomando en cuenta que CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. en su escrito de demanda alega que “(…) el 3 de marzo de 1998 la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó la cancelación del registro de la marca BIMBO (…); y, del registro del nombre comercial BIMBO (…) basándose en lo dispuesto en el último inciso del Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, el Tribunal estima adecuado hacer referencia al párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Es pertinente advertir que si bien la solicitud de registro del signo mixto “BIMBO” se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha Decisión es la aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que no obstante la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, y las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3. EL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTECCIÓN La Decisión 344 protege al nombre comercial en los artículos 83 literal b) y 128. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.[3] Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.[4] Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.
(Proceso 45- IP-98). El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.
La protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.
Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.[5] Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, las previsiones contempladas para las marcas.
En este sentido, el titular tiene derecho al uso exclusivo del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica.
4. CLASES DE SIGNOS La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en conflicto son: “BIMBO” (mixto), solicitado, y “BIMBO” (marca y nombre comercial) de la sociedad observante, los cuales, revisados en el reporte de expedientes de la Dirección de Signos Distintivos del IEPI, corresponden a signos denominativos y mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos y mixtos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[6] El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre signos mixtos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. [7] En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en consideración a que a los nombres comerciales les son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial.
La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre comercial Tomando en cuenta que la sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó el registro del signo mixto “BIMBO”, y que la sociedad PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A. presentó observación en contra de dicha solicitud, alegando que es titular de la marca y nombre comercial “BIMBO”, el Tribunal estima pertinente referirse a los impedimentos para el registro de un signo contemplados en los literales a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344.
La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, y los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, conforme al literal b) del artículo 83, objeto de la presente interpretación prejudicial.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[8] Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre comercial, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.[9] Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.[10] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[11] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.[12] Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.[13] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas, aplicables también para la comparación entre una marca y un nombre comercial: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos". [14] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [15]
3.6. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que la sociedad SUPAN S.A. en su contestación a la demanda, expresó que “La denominación BIMBO de mi mandante, debido a su amplio uso, aceptación, y consumo, importantes inversiones en publicidad y canales de distribución, tiene la cualidad de notoria (…)”, y que “El signo distintivo BIMBO de propiedad de SUPAN S.A. tiene el carácter de notoio (sic), pues goza de una antiguedad (sic) de más de quince años en el mercado ecuatoriano, con una aceptación y prestigio innegables y sumamente importantes”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “La Marca Notoria y su prueba”.
El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”.[16] El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.[17] Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.[18] La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.
Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
Asimismo, tomando en cuenta que CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. argumentó que “(…) la marca “BIMBO” de propiedad de CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. era notoriamente conocida, por más de 25 años y 50 años, al momento de concederse el registro de la marca y del nombre comercial, respectivamente, en los cuales la compañía PANIFICADORA MODERNA SUPAN S.A. fundamentó su ilegal observación”, y que “(…) la reputación y el buen nombre aparejados a esta marca merecen una adecuada protección jurídica.
Sin embargo en el Ecuador, la compañía SUPAN S.A. que debía conocer y conocía el prestigio, la fama, el buen nombre y la excelente reputación comercial de mi representada y de la marca “BIMBO”, por ser un comerciante dedicado al mismo ramo de producción, conociendo de su existencia, solicitó y obtuvo 26 años después del registro de mi representada y del uso notorio, el registro de esta marca (…)”, es pertinente referirse a la notoriedad del signo solicitado para registro.
La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. En consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al de los signos ordinarios.
Lo anterior no quiere decir que las marcas notorias tengan indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de las notorias, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad realizado por la oficina nacional competente. Dicho análisis debe ser diferencial y complejo. Es decir, debe tener en cuenta que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido por el gran prestigio que ha sido adquirido por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, los factores de la misma, y la clase de productos que se pretende registrar[19], etc.
Así las cosas, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
Ahora bien, la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso, conforme se expresó anteriormente. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.
Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[20] A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.
Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.
Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”[21] En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.
7. LOS SIGNOS DE FANTASÍA Tomando en cuenta que CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. argumentó que “(…) La copia indebida es evidente, pues aunque SUPAN S.A. argumenta que la creación de fantasía fue coincidente, esto es imposible porque la marca “BIMBO” a diciembre de 1969 y antes ya era notoriamente conocida, además de que sería imposible creer que también coincidió en el diseño de la marca”, se hace necesario tratar el tema: “los signos de fantasía”.
Dentro de los signos denominativos se encuentra el signo de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina, refiriéndose a la marca de fantasía, es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.[22] Los signos de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.
Entre los signos de fantasía se incluyen los denominados evocativos que son considerados como los que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir el signo. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.
Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.[23]
8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Tomando en cuenta que el signo “BIMBO” fue solicitado para identificar productos comprendidos dentro de la clase 31, y que PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A. es titular de la marca y del nombre comercial “BIMBO”, los que revisados en el reporte de expedientes de la Dirección de Signos Distintivos del IEPI corresponden a productos de la clase 30, se hace necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.
El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.
Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[24] El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos y servicios e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.
También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.[25] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. 2.
Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que podrían generar el riesgo de confusión en el público consumidor. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 4.
Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Al comparar un signo denominativo y un mixto o signos mixtos entre sí, se determina que si en el signo predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 7.
No se podrán registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 8.
Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 9. Los signos de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Este signo gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 10.
Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente tanto entre los productos que distinguen las marcas, como entre éstos y las actividades económicas que distinguen los nombres comerciales. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5563-MH, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso Nº 114-IP 2003.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. [8] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. [10] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [12] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. [14] BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. [15] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. [17] OTERO LASTRES, José Manuel, “LA PRUEBA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN EL DERECHO MARCARIO”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. [18] Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [19] No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. [20] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [21] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;
G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [22] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. [23] Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. [24] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;
Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. [25] Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.