PROCESO 080-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, así como, de la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.
Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.). Marca: “BELMONT” (mixta). Expediente Interno: Nº 6696-NRG. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 228 TDCA-1S, de 14 de mayo de 2009, recibido en este Tribunal el 18 de mayo de 2009, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 71 de la Decisión 313, así como, de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 6696-NRG. 1.
Antecedentes 1. Las partes Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.). Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercero interesado: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela). 1.2.
Hechos relevantes a) Los hechos: El 03 de octubre de 1995, mediante solicitud Nº 61769, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) solicitó el registro del signo “BELMONT” (denominativo) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Luego de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) observó dicha solicitud de registro en base a sus marcas registradas BELMONT (denominativa) y BELMONT (mixta) de la Clase 34.
Posteriormente, mediante la Resolución Nº 0971406, del Director Nacional de Propiedad Industrial, se rechazó la observación presentada y se otorgó el registro del signo solicitado, ya que se encuentra registrada la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de la solicitante C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela), lo que demuestra que las marcas de la observante y la marca BELMONT BOUTIQUE de la solicitante han coexistido pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión. 2.
Fundamentos de la Demanda: La demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) señala que: - La denominación BELMONT no es susceptible de registro puesto que contraviene lo dispuesto en los artículos 81 y 83 de la Decisión 344, ya que es titular de las marcas registradas BELMONT (denominativa) y BELMONT (mixta). - Las marcas registradas a su favor son notorias, por lo que se induciría al público consumidor a error y confusión sobre la procedencia de los productos, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de la demandante. - Los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran relacionados a los que distinguen las marcas registradas, ya que es común en la industria tabacalera utilizar productos de la Clase 25 para promover y publicitar la comercialización de los productos de la Clase 34. - Ha solicitado ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI el recurso extraordinario de revisión, a fin de declarar la nulidad del registro de la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela).
Por lo tanto, dicho registro no se encuentra concedido en forma definitiva lo que conlleva a la ilegalidad de la Resolución Nº 0971406. 3. Contestación a la demanda: El Director Nacional de Propiedad Industrial se limitó a aducir la negativa pura y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la demanda. Agrega que, los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado con respecto a la Clase 25 sin causar riesgo de confusión en el público consumidor.
El Procurador General del Estado expresa que es el IEPI el que debe comparecer directamente a juicio para la defensa de los intereses de la institución demandada. El Presidente del IEPI niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Tercero Interesado: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) señala lo siguiente: - Existe una caducidad del derecho o extinción del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Función Judicial; en este sentido, la demandante se ha excedido en el término para deducir su acción, caducando así su derecho para presentar el recurso. - Las marcas registradas no son notorias y no existe conexión competitiva entre las Clases 25 y 34. - Alega derechos anteriores sobre la denominación BELMONT, ya que es titular de la marca BELMONT en varios países, siendo que en Venezuela sus registros datan de marzo de 1962, ya que es miembro del grupo de compañías de las Industrias BAT (British American Tobacco), la cual con sus subsidiarias y asociadas cubren más de 45 países en los cinco continentes y 160 mercados de tabaco y cigarrillos en el mundo, gozando de una gran notoriedad y fama mundial. - En Ecuador, es titular de 30 marcas BELMONT en las diversas Clases de la Clasificación Internacional de Niza. - Alega la aplicación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, ya que ha solicitado el registro de la marca como legítimo titular de la marca notoriamente conocida BELMONT.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 01 de julio de 2009. 2.
Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial del artículo 71 de la Decisión 313, así como, de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344. Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que no procede interpretar la Decisión 313.
Por lo tanto, este Tribunal interpretará los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344; y, de oficio, los artículos 83 literal e), 84, así como, la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos..
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…)”. DECISIÓN 486 Artículo 172.- “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.” (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL. COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el presente caso, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) señala que existe una caducidad del derecho o extinción del plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Función Judicial; en este sentido, la demandante se ha excedido en el término para deducir su acción, caducando así su derecho para presentar el recurso.
Al respecto, este Tribunal ha manifestado que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, tiene como principio fundamental el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”. El cual, está soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
(Proceso 13-IP-2009. Marca: “Marcel France”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1732, de14 de julio de 2009). Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.
En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de Derecho Internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.
Este criterio ha sido reiterado en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;
Proceso 43-AI- 2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;
Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2- IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Dicho principio consagra, como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, y no de ningún otro ordenamiento jurídico.
El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.
En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.
(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable).
Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los plazos para interponer los recursos, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros. El principio de complemento indispensable, permite que normas internas regulen asuntos no reglados en la normativa comunitaria; como se establece en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la siguiente manera: “Art. 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.
En consecuencia, respecto al plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, se debe recurrir a la aplicación de las normas nacionales, es decir, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica de la Función Judicial.
2. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, el Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, la fecha de la solicitud de registro fue el 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que resulta imperante hablar sobre el tránsito de la normativa comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
(Proceso 076-IP-2009. Marca: “Germania”), Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental, contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. (Proceso 076-IP-2009 ya citado). En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). En el presente caso, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344.
3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que “marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”[1]. De igual manera, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
4. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN. IDENTIDAD Y SEMEJANZA: REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La jurisprudencia sentada por este Órgano Jurisdiccional, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
Al respecto el Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[2] Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[3] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[4] Finalmente, resulta necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 4.1 Reglas para realizar el Cotejo Marcario.
La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[6] 5. Comparación entre marcas denominativas y entre denominativas y mixtas.
En el presente caso, se observa que C.A. CIGARRERA BIGOT SUCESORES presentó la solicitud de registro del signo “BELMONT” (denominativo) destinado a proteger todos los productos de la Clase 25; y que, PHILIP MORRIS PRODUTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) observó dicha solicitud de registro en base a sus marcas registradas “BELMONT” (denominativa) y “BELMONT” (mixta).
El punto de partida para esta comparación es el de clasificar los signos atendiendo al tipo o clase al que pertenezcan según la forma como están estructurados para lo cual deberá saberse qué se entiende por marca denominativa y por marca mixta. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha indicando que: “Las marcas nominativas son aquellas que están constituidas por denominaciones, tengan éstas un significado definido o se trate de una denominación de fantasía.” “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”. [7] Como puede observarse, las marcas mixtas, se componen de elementos figurativos y nominativos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta, comparada con la marca nominativa del accionante.
Deberá tenerse presente que una marca mixta posee un mayor poder publicitario, debido a la retención mental, auditiva o figurativa y en el análisis deberán seguirse los criterios que el Tribunal, ha considerado aplicables en la comparación, tales como los que menciona la sentencia que a continuación se transcribe, en lo pertinente: “Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor.
La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. [8] Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas, al respecto se ha señalado lo siguiente: “En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas.
Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.
“( ) a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, ( ) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta.
De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. “La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación.”[9] Estas consideraciones son determinantes al momento de examinar las marcas y su grado de confundibilidad, toda vez que en la comparación entre marcas mixtas y denominativas, es necesario encontrar primero el elemento dominante, aunque por lo general en la marca mixta es el denominativo el que predomina; a su vez considerando aspectos como la gran facilidad y poder evocativo que tiene una marca mixta para entrar en la mente del consumidor por sus propias características.
6. LA MARCA NOTORIA. LA PRUEBA Y SU USO. En el presente caso, PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) alega una violación del artículo 83 de la Decisión 344, insistiendo en que, de otorgarse el registro del signo solicitado “BELMONT”, C.A CIGARRERA BIGOTT SUCESORES se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca registrada “BELMONT”, motivo por el cual se vuelve indispensable analizar el tema de la marca notoria.
La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado en anteriores fallos que la notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Asimismo, la marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.
Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. (Proceso 08-IP-2009. Marca: “BOLY BO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1732, de 14 de julio de 2009). 6.1 Prueba de la Notoriedad. El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.
Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.
La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Igualmente, el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.
La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.
(Proceso 08-IP-2009 ya citado). 6.2 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido. En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.
Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[10] A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes. 6.3 Confusión con la marca notoriamente conocida.
El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.
Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial Nº 253, de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”.[11] En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como, ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión. Sobre la notoriedad alegada por la solicitante C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) alega la aplicación del artículo 83 literal d) de la Decisión 344, ya que ha solicitado el registro de la marca como legítimo titular de la marca notoriamente conocida “BELMONT”.
Al respecto, este Tribunal considera que dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento de esta naturaleza, por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita, como ocurre en el presente caso. Cabe señalar que, la calificación de una marca como notoriamente conocida puede constituir la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas (protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad).
Sin embargo, dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas. 7.
CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente proceso, el actor PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (ahora PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.), titular de la marca “BELMONT” denominativa y mixta, registrada para distinguir productos de la Clase 34, presentó observación al registro del signo “BELMONT” presentado por C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES para distinguir productos de la Clase 25.
La conexión competitiva no se encuentra regulada en la Decisión 344, pero su aplicación en determinados supuestos es necesaria. Existen sin embargo varios pronunciamientos sentados por este Tribunal y que por tanto forman parte ya de su jurisprudencia, a continuación se destaca lo expresado en el Proceso 66-IP-2002. Marca: “S.O.S”, publicado en la Gaceta Oficial Nº… 15 de noviembre de 2002: “El derecho que se concede con el registro de un signo como marca, protege solamente los productos contemplados en determinada clase de la Clasificación Internacional de Niza”.
“De acuerdo al principio de especialidad, las marcas protegen aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron registradas. “El fundamento de este principio, se encuentra en que la función de la marca es identificar un producto en concreto, y no a toda la gama de productos existentes. Consecuencia de este principio, es que existan marcas idénticas a favor de distintos titulares, registradas en diferentes clases”.
“La especialidad consiste en que la marca ampare determinado producto, puesto que, como se ha dicho, la marca se identifica en cierto modo con el mismo producto.” “Las marcas protegen a aquellos productos comprendidos en la clase en que fueron concedidos, y por lo tanto el titular de una marca registrada sólo puede impedir el registro de una marca confundible con la suya, si ella pertenece a la misma clase de la nomenclatura oficial, que la ya registrada”.
“Sin embargo es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos, u originarse en la mente de un consumidor una asociación de ideas susceptibles de traducirse en daño comercial para el titular de la marca.
El problema estriba en determinar cuando hay la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, y cuando puede originarse en el consumidor ideas susceptibles de generar daño comercial.” Por lo tanto, en el presente caso, el Juez Consultante -de no tener por acreditada la notoriedad de la marca “BEMONT” de la demandante- deberá proceder a verificar si existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y 34. 8.
COEXISTENCIA MARCARIA. En el presente caso, mediante la Resolución Nº 0971406, del Director Nacional de Propiedad Industrial, se rechazó la observación presentada y se otorgó el registro del signo solicitado, ya que se encuentra registrada la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de la solicitante C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela), lo que demuestra que las marcas de la observante y la marca BELMONT BOUTIQUE de la solicitante han coexistido pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión. Al respecto, la coexistencia marcaria se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares.
Esta coexistencia puede ser de derecho o de hecho. La primera se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.
La segunda, la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).
La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, marca: TMOBIL publicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abril de 2003).
9. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL. En el presente caso, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) alega derechos anteriores sobre la denominación BELMONT, ya que es titular de la marca BELMONT en varios países, siendo que en Venezuela sus registros datan de marzo de 1962, ya que es miembro del grupo de compañías de las Industrias BAT (British American Tobacco), la cual con sus subsidiarias y asociadas cubren más de 45 países en los cinco continentes y 160 mercados de tabaco y cigarrillos en el mundo, gozando de una gran notoriedad y fama mundial.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, marca: LAN ECUADOR, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, marca: MONARC-M, publicado en la Gaceta Oficial. N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas observaciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.
10. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE EN VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486. En el presente caso, la demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (actualmente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) señala que ha solicitado ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI el recurso extraordinario de revisión, a fin de declarar la nulidad del registro de la marca BELMONT BOUTIQUE con número de registro 4171-98 para la Clase 25, de propiedad de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES (Venezuela) y que, por lo tanto, dicho registro no se encuentra concedido en forma definitiva lo que conlleva a la ilegalidad de la Resolución Nº 0971406.
Al respecto, si bien la solicitud de registro se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de un signo como marca.
Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En el presente caso, se ha solicitado la interpretación de la Decisión 313, sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el día 03 de octubre de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que dicha norma será la aplicable.
Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los plazos para interponer los recursos, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros. En consecuencia, respecto al plazo para interponer el recurso contencioso administrativo, se debe recurrir a la aplicación de las normas nacionales, es decir, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Segundo: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Tercero: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez Nacional, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.
Cuarto: Para comparar marcas mixtas entre sí, o mixtas con denominativas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta el predominante. La doctrina se ha inclinado en dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y posición, que en un momento dado pueden ser definitivos.
Quinto: La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo. Por otra parte, la Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega.
La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos. Sin embargo, la solicitante del registro no puede alegar la notoriedad de la marca en base a dichos artículos.
Al respecto, este Tribunal considera que dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento, por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita. Sexto: En el presente proceso, el Juez Consultante -de no tener por acreditada la notoriedad de la marca “BEMONT” de la demandante- deberá proceder a verificar si existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y 34.
Séptimo: Es posible impedir el registro de una marca, a pesar de que proteja productos de una clase distinta de la ya registrada, en el caso de que dadas las circunstancias, pueda producirse una confusión acerca del origen de los productos susceptible de traducirse en daño comercial para el titular de la marca. Por lo tanto, en el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y 34.
Octavo: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el análisis de la registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. Noveno: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. Décimo: Si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro; sin embargo, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 39-IP-2008, sentencia de 14 de mayo de 2008, marca: “CLOPIGREL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Íbidem [7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 101-IP-2002. Marca: Cola Real + Gráfica”. 27 de noviembre de 2002. [8] Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero del 2002.
Marca: “BAZZER”. En G.O.C.A. No.773 del 18 de marzo del 2002. [9] Proceso 101-IP-2002 ya citado. [10] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.