PROCESO 78-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154, 155, literal d), 190, 191, 192, 193, 238, 243 y 244 de la misma normativa, así como los artículos 122 y 123 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, expedida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia.
Expediente Interno Nº 452/2008. Actor: Sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L. Caso: INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia.
VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 28 de agosto de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.
Las partes. Demandante: SOCIEDAD HARD ROCK CAFÉ S.R.L. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – SENAPI, DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. Tercera Interesada: SOCIEDAD HARD ROCK CAFÉ LIMITED. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.
La sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, es titular de las siguientes marcas en Bolivia: • Marca mixta HARD ROCK BEER, registrada bajo el certificado No. 50804- C y para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca mixta HARD ROCK, registrada bajo el certificado No. 50894-C y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca denominativa HARD ROCK BEER, registrada bajo el certificado No. 89633-C y para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca mixta HARD ROCK CAFÉ, registrada bajo el certificado No. 50893- C y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., el 14 de febrero de 2007 en la ciudad de La Paz, Bolivia, inauguró un bar restaurante llamado HARD ROCK CAFÉ BOLIVIA. 3. La sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, presentó denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L. 4.
La Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007, resolvió declarar probada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial. 5. La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 6.
La Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa No. R-005/2007 de 19 de octubre de 2007, resolvió rechazar el recurso presentado y confirmar el acto impugnado. 7. La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., presentó recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo. 8. La Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa No. J-015/2008 de 2 de abril de 2008, resolvió rechazar el recurso presentado y confirmar el acto impugnado. 9.
La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., interpuso ante la Corte Suprema de la República de Bolivia, demanda contencioso administrativa en relación con los tres actos administrativos mencionados. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: 1. Sostiene, que se están tramitando dos procesos de cancelación por no uso de la marca HARD ROCK CAFÉ. Agrega, que primero se debieron evacuar dichos procesos y, posteriormente, resolver el de infracción de derechos marcarios, ya que si prosperan los primeros, este último no tendría sustento. 2.
Aduce, que la cancelación de una marca por no uso es un medio de defensa en todo tipo de procesos, incluyendo en los de infracción de propiedad industrial. 3. Manifiesta, que la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., es propietaria del nombre comercial HARD ROCK CAFÉ y, por lo tanto, no se están vulnerando derechos marcarios. 4. Agrega, que las marcas de HARD ROCK CAFÉ no se usan en el mercado Boliviano y, por lo tanto, se está protegiendo a una empresa que no tiene interés en dicho mercado.
C. La contestación de la demanda. 1. Por parte del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. a. Argumenta, que la cancelación de una marca por no uso, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, sólo se puede utilizar como defensa en un procedimiento de oposición con base en la marca no usada. Por lo tanto, no es posible plantearla como defensa en un proceso de infracción de derechos marcarios. b. Sostiene, que la sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, de conformidad con el artículo 238 de la Decisión 486, tiene legitimación para entablar un procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial, ya que es titular de las marcas HARD ROCK CAFÉ y HARD ROCK BEER. c. Aduce, que mientras una marca registrada no sea cancelada mediante una resolución en firme, es protegible por el derecho de propiedad industrial. d. Manifiesta, que no puede haber litispendencia entre el procedimiento de cancelación por no uso y el de infracción de derechos de propiedad industrial. 2.
Por parte de la Tercera Interesada en las resultas del proceso. De los documentos remitidos por el juez consultante, no se puede establecer si la sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED compareció al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso. iV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas a ser interpretadas. La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, el Tribunal interpretará, de oficio, las siguientes normas: artículos 154, 155, literal d), 190, 191, 192, 193, 238, 243 y 244, de la misma normativa.
Asimismo, se interpretarán los artículos 122 y 123 de la Decisión 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 500. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 122 “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”.
Artículo 123 “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
(…) Decisión 486 (…) Artículo 154 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; (…) Artículo 165 “a oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” (…) Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. Artículo 193 “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”. Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
(…) Artículo 243 “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.
Artículo 244 “La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. (…) VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. El principio de cooperación judicial.
La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. B. La prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. C. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido de la marca. D. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medidas cautelares. E. Ámbito de protección del nombre comercial. Los derechos que confiere y las prohibiciones para su registro y uso.
F. Procedencia de la cancelación por no uso como medio de defensa en el procedimiento de infracción de Derechos de Propiedad Industrial, en el marco de la Decisión 486. A. EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. Como quiera que la presente consulta prejudicial fuera remitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia, se hace necesario tratar, de una manera ilustrativa e introductoria, cómo opera el principio de cooperación judicial y, en especial, la incidencia de la figura de la interpretación prejudicial.
Igualmente, el Tribunal hace propicia la oportunidad para resaltar y valorar que mediante la presente consulta, se activó el mecanismo de colaboración judicial entre la rama judicial boliviana y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sin duda, esto es un paso adelante en el camino de la integración subregional andina. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.
En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, son susceptibles de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio Comunitario Andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez del ordenamiento jurídico comunitario, se creó e instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.
El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina y, en consecuencia, lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. El esquema se plantea como un sistema de colaboración o cooperación entre el juez nacional[1] y el comunitario, de conformidad con los siguientes supuestos: ▪ Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
El Juez nacional que no sea de única o última instancia puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso no suspende el proceso. ▪ Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.
En este caso debe suspender el proceso hasta que se reciba la consulta prejudicial. Esta figura no significa que se atente contra la independencia de los jueces nacionales, ya que éstos actúan como verdaderos jueces comunitarios, es decir, como garantes de la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario andino; por lo tanto, tienen la misión de procurar una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria.
Si no se cumpliere con la consulta obligatoria, se configuraría una evidente violación al derecho del debido proceso, generando así una causal de nulidad. En este sentido, la sentencia podría ser objeto de recurso de amparo o tutela, o de cualquier recurso extraordinario contemplado en la legislación nacional.[2] Por otro lado, la omisión del juez sería una clara violación de la normativa comunitaria andina y, por lo tanto, podría iniciarse una acción de incumplimiento al País Miembro respectivo, de conformidad con lo prescrito en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.
Sobre este sistema de cooperación, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina”.
(Sentencia del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004). Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos: ▪ Únicamente tiene consecuencias para el caso particular.
Lo que quiere decir que el Juez Nacional deberá enviar tantas consultas como procesos se presenten; por lo tanto, no puede abstenerse de enviar la solicitud argumentando que ya existe una interpretación para un caso similar. Lo anterior no quiere decir que la interpretación sea antojadiza o cambiante sin razón, ya que la jurisprudencia del Tribunal es un precedente claro para su propia labor jurisdiccional y, además, la idea es ir generando una doctrina jurisprudencial uniforme en la subregión. El Tribunal sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una solicitud de interpretación prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración andina, es de aplicación general en los Países Miembros.
Sin embargo los dictámenes del Tribunal son actos judiciales, que por su propia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.
(Sentencia del 24 de noviembre de 1989, expedida en el proceso 7-IP-89. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 53, de 18 de diciembre de 1989). ▪ El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (Artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Por lo tanto, no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.
Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo). ▪ Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General.
Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo). ▪ Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.
B. LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.
En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.
Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000.
Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;
Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico.
El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.
En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.
Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o expidan normas necesarias para su correcta aplicación. (Principio de complemento indispensable).
C. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO DE LA MARCA. En el proceso interno se argumentó que la sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, tiene legitimación para entablar un procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial. Por tal motivo, es pertinente referirse al uso exclusivo de la marca, en especial en lo relacionado con su uso no consentido para distinguir productos y servicios en el mercado.
El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).
El artículo 155 de la Decisión 486, determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).
El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, debería realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, tendiendo en cuenta la naturaleza de los mismos. Para lo anterior, deberá aplicar los siguientes parámetros para la comparación de signos distintivos: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.
Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Asimismo, la Sala Consultante deberá aplicar los siguientes criterios para efectuar la comparación entre signos denominativos y mixtos: Deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, lo cual, ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, esto indicaría la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. D. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS MEDIDAS CAUTELARES. La sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, presentó ante el SENAPI una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L. Por tal motivo, es conveniente que el Tribunal entre a determinar las características generales de dicha acción. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.
Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.
Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.
Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004.
Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.
Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.
Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.
Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.
Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
(artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. E. EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.
LOS DERECHOS QUE CONFIERE Y LAS PROHIBICIONES PARA SU REGISTRO Y USO. El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F de la presente Interpretación Prejudicial. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial, es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 1.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial, se genera con su uso.
Lo anterior quiere decir, que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a su uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto este signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas que sobre publicidad fuesen aplicables. 2.
Derechos que confiere el uso de un nombre comercial. El uso de un nombre comercial genera los siguientes derechos a su titular: Al igual que en el caso de las marcas, los titulares de los nombres comerciales tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar el nombre comercial en su actividad empresarial. • Negativa: Se divide en dos: 1) impedir que terceros registren un signo como marca o depositen un nombre comercial idéntico o similar y, que dadas las circunstancias, puedan causar riesgo de confusión[3] o de asociación[4] (artículo 136, literal b).
Y 2) impedir que un tercero use en el comercio un signo idéntico o similar, cuando esto pueda causar riesgo de confusión y/o de asociación. Si se trata de un nombre comercial notoriamente conocido, la protección se extiende, además, contra los riesgos de dilución[5] y uso parasitario[6], de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Decisión 486.
Si la legislación interna lo permite, el titular del nombre comercial, podrá depositarlo o registrarlo ante la Oficina Nacional Competente (artículo 193). La pregunta obligada es: ¿Existe alguna prohibición para el uso y el registro de ciertos nombres comerciales? El artículo 194 determina las prohibiciones para el registro, pero para lograr coherencia en la normativa comunitaria, estas prohibiciones también son predicables en relación con el uso de los signos distintivos.
Estas son: • Cuando se trate de un signo, total o parcialmente, contrario a la moral o al orden público. • Cuando sea susceptible de causar confusión en el público consumidor o en los medios comerciales sobre la identidad, naturaleza, actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la actividad empresarial designada con dicho signo. • Cuando sea susceptible de causar confusión en el público consumidor o en los medios comerciales sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios amparados con el signo distintivo. • Cuando ya exista una solicitud o un registro de un nombre comercial idéntico o similar.
La norma no lo determina, pero esta prohibición debe aplicarse cuando se llegare a causar riesgo de confusión o asociación con el signo solicitado o registrado. Realizando un análisis sistemático de la normativa de la Decisión 486, se deben agregar las siguientes: • Cuando exista el uso anterior de un nombre comercial idéntico o similar, siempre que se llegare a causar riesgo de confusión o de asociación. • Cuando ya exista solicitud o el registro marcario de un signo idéntico o similar al nombre comercial, siempre que se llegare a causar riesgo de confusión o de asociación. • De conformidad con el Título XIII de la Decisión 486, cuando exista un signo notoriamente conocido, siempre que se llegare a cuasar riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.
De conformidad con lo anterior, el juez consultante deberá determinar si el nombre comercial HARD ROCK CAFÉ de la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones anteriormente especificadas y, de esta manera, determinar los derechos que la mencionada sociedad posee sobre el citado nombre comercial. F. PROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN POR NO USO COMO MEDIO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.
La sociedad demandante, sostuvo que la cancelación de una marca por no uso es un medio de defensa en todo tipo de procesos, incluyendo el de infracción de propiedad industrial. Por tal razón, es necesario que el Tribunal determine si la cancelación por no uso es procedente en dicho procedimiento. Los artículos 165 a 170, salvo el 169[7] de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
Uno de los evidentes cambios introducidos mediante la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, fue respecto de la cancelación por no uso como defensa en cierto tipo de procedimientos. En efecto, mientras el artículo 108 de la Decisión 344 establecía que la figura podía utilizarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada, el artículo 165 de la Decisión 486 la limitó únicamente respecto del procedimiento de oposición. En el siguiente cuadro se comparan las dos normas: |Decisión 344 |Decisión 486 | |“Artículo 108.-La oficina nacional |“Artículo 165.- La oficina nacional | |competente cancelará el registro de |competente cancelará el registro de | |una marca a solicitud de cualquier |una marca a solicitud de persona | |persona interesada, cuando sin motivo|interesada, cuando sin motivo | |justificado, la marca no se hubiese |justificado la marca no se hubiese | |utilizado en al menos uno de los |utilizado en al menos uno de los | |Países Miembros, por su titular o por|Países Miembros, por su titular, por | |el licenciatario de éste, durante los|un licenciatario o por otra persona | |tres años consecutivos precedentes a |autorizada para ello durante los tres| |la fecha en que se inicie la acción |años consecutivos precedentes a la | |de cancelación. La cancelación de un |fecha en que se inicie la acción de | |registro por falta de uso de la marca|cancelación. La cancelación de un | |también podrá solicitarse como |registro por falta de uso de la marca| |defensa en un procedimiento de |también podrá solicitarse como | |infracción, de observación o de |defensa en un procedimiento de | |nulidad interpuestos con base en la |oposición interpuestos con base en la| |marca no usada. |marca no usada. | | | | |(…)” Surayado por fuera del texto |(…)” Subrayado por fuera del texto. | Es claro que la norma comunitaria, limitó el tipo de trámites donde tenía cabida la solicitud de cancelación como medio de defensa.
Por lo tanto, en la actual normativa comunitaria no es procedente respecto de los procedimientos de infracción y de nulidad interpuestos con base en la marca no usada. La medida tendría soporte en el propio sistema atributivo del registro marcario y, además, en el principio de legalidad. Esto es así, porque el derecho exclusivo se adquiere con el registro y éste, a su vez, se encuentra respaldado en un acto administrativo que se presume válido mientras no sea declarado nulo.
Entonces, nadie podría desconocer el derecho exclusivo del titular marcario y, en consecuencia, proceder a registrar un signo idéntico o similar, o simplemente usarlo en el mercado, so pretexto de la falta de uso del signo registrado. La lógica indicaría, que primero se debe obtener la cancelación por no uso y, de esta manera, adquirir el registro y utilizar el signo en el mercado.
Es decir, mientras exista el signo registrado y soportado en un acto válido y vigente, los terceros deben respetar dicha situación y abstenerse de violar el derecho exclusivo de su titular, aunque no esté siendo usado en el mercado. Es claro, que el legislador comunitario sólo quiso mantener como excepción la procedencia de la figura en el trámite de oposición. Si bien, podría ser aplicable el mismo argumento mencionado anteriormente, también es claro, que permitirlo en estos casos sería una herramienta ágil para depurar el registro marcario, ya que bajo el esquema de la marca real y efectivamente usada en el mercado, no es posible admitir que marcas ociosas se conviertan en un obstáculo de registro para otras que sí cumplirían su función en el mercado.
Además, es importante resaltar que el trámite de oposición y el de cancelación por no uso se siguen ante la misma autoridad administrativa. Por lo tanto, es muy lógico que por una elemental economía administrativa, el registrador marcario tenga interés en determinar primero la cancelación de una marca y, posteriormente, el registro de una marca idéntica o similar.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: La figura de la Interpretación Prejudicial tiene como objetivo fundamental y básico, la aplicación uniforme de la normativa comunitaria andina en todos los Estados miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El juez nacional de única o última instancia tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal.
En este caso debe suspender el proceso hasta que se reciba la consulta prejudicial. Si no se cumpliere con la consulta obligatoria, se configuraría una evidente violación al derecho del debido proceso, generando así una causal de nulidad. En este sentido, la sentencia podría ser objeto de recurso de amparo o tutela, o de cualquier recurso extraordinario contemplado en la legislación nacional.
Por otro lado, la omisión del juez sería una clara violación de la normativa comunitaria andina y, por lo tanto, podría iniciarse una acción de incumplimiento al País Miembro respectivo, de conformidad con lo prescrito en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial.
(Artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Por lo tanto, no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma. Si el Juez Nacional incumpliere dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento.
(128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).
SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.
TERCERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios.
Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia.
CUARTO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.
Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido, podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
QUINTO: El Juez Consultante deberá determinar, si el nombre comercial HARD ROCK CAFÉ de la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones anteriormente especificadas y, de esta manera, determinar los derechos que la sociedad posee sobre el citado nombre comercial.
SEXTO: En el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no es procedente la cancelación por no uso como defensa en un procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 452/2008-2008, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Remítase al Juez Consultante copia de la Decisión 623 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se adoptó el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Dentro del concepto de juez nacional se incluye a organismos administrativos que cumplan funciones jurisdiccionales, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controviertan algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 21 de marzo de 2007, expedida en el proceso 14-IP-2007. [2] Vigil Toledo, Ricardo.
“REFLEXIONES EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.
En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. [3] El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). [4] El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. [5] El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. [6] El riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. [7] El artículo 169 establece una figura de cancelación del registro marcario soportada en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico en relación con un o varios de los productos que ampara.