PROCESO 116-IP-2009 Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, el artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: PANAMCO COLOMBIA S.A. Marca:”BIG COLA”.
Expediente Interno: Nº 2004 – 00248. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de enero del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 1613, de 10 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 21 de septiembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales b) y e); y, 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2004 - 00248. 1.
Las partes Demandante: PANAMCO COLOMBIA S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercero Interesado: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 06 de septiembre de 2002, EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. presentó solicitud de registro del signo “BIG COLA”, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
PANAMCO COLOMBIA S.A. presentó oposición por considerar que el signo solicitado carecía de distintividad por ser descriptivo de los productos para los cuales se solicitó el registro. Mediante Resolución 23418, de 27 de agosto de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A. y negó a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el registro de “BIG COLA” como marca para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32, por estimarla genérica para productos de esta Clase.
EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. interpuso los recursos de reposición y apelación. Mediante Resolución 030480, de 29 de octubre de 2003, el mismo funcionario confirmó en todas sus partes la Resolución 23418, de 2003. Por Resolución 37183, de 30 de diciembre de 2003, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 23418, de 2003, declarando infundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A. y concedió a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el registro del signo “BIG COLA” para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32. 3.
Fundamentos de la Demanda: PANAMCO COLOMBIA S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que se hagan las siguientes declaraciones: • Que es nula la Resolución 37183, de 30 de diciembre de 2003, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución, 23418, de 2003, declarando infundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A. y concedió a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el registro del signo “BIG COLA” para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 32.
Como restablecimiento del derecho solicita a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro marcario concedido. Como fundamento de derecho, se estiman violados los artículos 135, literales b) y e) de la Decisión 486, por las siguientes razones: • El signo solicitado “BIG COLA” es irregistrable por ser una expresión necesaria para informar al consumidor acerca de la naturaleza de los productos comprendidos en la Clase 32. • Al conceder el registro marcario de la expresión “BIG COLA”, que sugiere la idea de una GASEOSA GRANDE, la División de Signos Distintivos de la SIC otorgó a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. el derecho al uso exclusivo de un signo genérico de uso común inapropiable para productos comprendidos en la Clase 32, impidiendo a otros empresarios usar la expresión en un conjunto marcario. 4.
Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio ante las pretensiones de la demanda, considera: Que el signo “BIG COLA” no está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486, pues no induce al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto en materia de gaseosas.
Como tercero interesado, EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. contestó la demanda de la siguiente manera: Manifestó que el signo “BIG COLA” es un signo compuesto por una expresión de fantasía que no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, por lo que es suficientemente distintivo para identificar productos comprendidos en la Clase 32. 5.
Normas a ser interpretadas: Procede la Interpretación Prejudicial solicitada del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 172 por no resultar pertinente en el presente caso. Adicionalmente, se interpretará, de oficio, el artículo 134 de la mencionada Decisión. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486.
(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…).
1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
2. IRREGISTRABILIDAD POR SER MARCA DESCRIPTIVA. En el presente caso, el demandante PANAMCO COLOMBIA S.A. considera que el signo solicitado BIG COLA es irregistrable debido a que resulta descriptivo e informa al consumidor acerca de la naturaleza de los productos a distinguir, por lo tanto, este Tribunal considera pertinente desarrollar este tema.
La norma comunitaria y calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características.
De ello se comprende por qué se establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995).
3. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS. En el presente caso, se ha señalado que la expresión COLA que forma parte del signo “BIG COLA” corresponde a un término genérico tratándose de productos de la Clase 32; mientras que por su parte el tercer interesado alega que “BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos, por lo tanto, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los signos genéricos.
El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TUBESA S.A.’”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).
Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.
En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.
A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. Con base a esta jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si la marca “BIG COLA” resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue.
4. PALABRAS DE USO COMÚN. Entre los argumentos de la demanda, se expone que no es posible que se otorgue el registro del signo solicitado “BIG COLA” a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. debido a que se le estaría otorgando el derecho al uso exclusivo de un signo compuesto por palabras de uso común, inapropiables para los productos comprendidos en la Clase 32.
Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.
5. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LAS MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso uno de los argumentos de la demanda es que el signo solicitado “BIG COLA” es irregistrable debido a que su traducción al español sugiere al consumidor la idea de una “gaseosa grande”[2]. Al respecto, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.
Sin embargo, existen palabras extranjeras cuyo conocimiento y significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, de su pronunciación o de su significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso Nº 16-IP-98, marca: “SALTIN etiqueta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 10 de septiembre de 1998). Con relación a este tema, el Tribunal, asimismo, dice que “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado).
6. LA MARCA DÉBIL. Al respecto, este Tribunal ha señalado que un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Por lo tanto, los signos que resultan descriptivos no son registrables; mientras que los signos débiles sí lo son. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado “BIG COLA” cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
TERCERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.
CUARTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.
QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.
SEXTO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva; sin embargo, los signos débiles sí son registrables.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
“Proceso 07-IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. [2] Big: (adj) grande. www.wordreference.com