PROCESO 093-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: ADT Services AG.

Marca: “Diseño de una figura de un octágono color azul pantone 286” (mixta). Expediente Interno: Nº 816 – 2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 677-2009, de 17 de junio de 2009, recibido en este Tribunal el 14 de julio de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 816 - 2008. 1.

Las partes. Demandante: ADT Services AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Tercero interesado: Francisco Javier Cevallos Noratto. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Antecedentes: El 27 de diciembre de 2001, ADT Services AG (Suiza) solicitó el registro del signo constituido por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286, para distinguir servicios de instalación, inspección, mantenimiento y de llamadas en caso de averías para el manejo de construcciones y para aparatos e instrumentos eléctricos de señalización, de control y de socorro y para sistemas de rociadores para protección contra el fuego de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Francisco Javier Zevallos Noratto (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro, manifestando haber solicitado con anterioridad al inicio del presente procedimiento y bajo expediente Nº 136017, el registro de la marca LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en la misma Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señala ser titular del nombre comercial constituido por el mismo emblema octogonal en color azul que distingue (desde julio de 2001) sus actividades comerciales relacionadas con los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la Clase 37 antes referida.

De otro lado, indica que es titular del mencionado LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer en las Clases 09, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Precisa que, los signos en conflicto presentan la misma forma octogonal y que el octágono que forma parte de ambas marcas ¨además de estar orientadas en la misma pocisión¨ se halla representado con el mismo fondo azul e incluso, con idéntico borde constituido por una delgada línea blanca que contrasta con el fondo oscuro antes referido.

Asimismo, el opositor indica que los servicios a ser distinguidos por el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios y actividades relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación, en general, distinguidos por su signo solicitado y su nombre comercial LOGOTIPO OCTOGONAL Boxer, razón por la que comparten los mismos canales de distribución y comercialización y además el mismo grupo de potenciales clientes, lo cual incrementa el riesgo de asociación o de confusión indirecta entre los signos en conflicto.

Sostiene además, haber sido el primero en introducir en el mercado las denominadas “placas disuasivas” que se lucen en todas las viviendas y locales que utilizan los servicios de seguridad y vigilancia BOXER. Agrega que, teniendo en cuenta que la forma característica o clásica de las placas y letreros es rectangular o cuadrada (en raros casos circular), resulta muy curioso que la solicitante ADT Services AG pretenda el registro de un logotipo octogonal con el mismo fondo y hasta con el mismo borde para identificar los mismos servicios distinguidos por sus logotipos registrados BOXER.

El 10 de mayo de 2002, ADT Services AG presentó un escrito manifestando lo siguiente: - El opositor no tiene derechos marcarios firmes sobre el signo BOXER y logotipo octogonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que en sus dos solicitudes de registro en dicha clase, han formulado oposición en base a la titularidad de su marca ADP y logotipo octogonal en los Estados Unidos de América y en otros países, siendo que el opositor Francisco Javier Zevallos Noratto tenía conocimiento de la existencia de su marca, por cuanto sostuvieron conversaciones para introducir sus servicios en el Perú, lo que acredita su mala fe. - Las solicitudes de registro de Francisco Javier Zevallos Noratto serán denegadas, desapareciendo así cualquier impedimento para el otorgamiento de la presente solicitud de registro. - Su amplia titularidad a nivel internacional sobre signos mixtos conformados por la figura de un logotipo octagonal, que se remonta a los años 80, claramente demuestra sus mejores derechos para registrar en el Perú su prestigioso signo en la Clase 37. - Solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que se resuelvan los expedientes Nos: 136017-2001 y 136018-2001, sobre solicitudes de registro de las marcas BOXER y logotipo octagonal en la Clase 37 de la Clasificación Internacional, a nombre de Francisco Javier Zevallos Noratto, en base a las cuales éste basa su oposición. Mediante Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado en base a lo siguiente: - El opositor no ha presentado ningún medio de prueba que acredite el uso o conocimiento del nombre comercial BOXER y logotipo octagonal para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se pretende distinguir con el signo solicitado. - Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que si bien comparten una figura octagonal, la inclusión de la denominación BOXER y el diseño de la cabeza de un perro en los signos de la oponente determina una impresión fonética, gráfica y conceptual distinta, es decir, que no son confundibles entre sí. Posteriormente, se interpone recurso de apelación, ante el cual el Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, decidió revocar la Resolución Nº 10741-2002/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de servicio constituida por el diseño de la figura de un octágono, en color azul pantone 286 solicitado por ADT Services AG.

El 19 de mayo de 2003, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, admitió a trámite la impugnación de la Resolución Administrativa, interpuesta por ADT Services AG, solicitando se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI, por lo que el 19 de abril de 2006, resolvió declarar infundada la demanda, ratificando plenamente el contenido de la Resolución Nº 0085-2003/TPI-INDECOPI.

Por su parte, ADT Services AG interpone Recurso de Apelación contra la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, la misma que el 14 de septiembre de 2007, confirma la sentencia apelada. Finalmente, el 12 de noviembre de 2007, ADT Services AG interpone Recurso de Casación, el mismo que fue concedido el 22 de noviembre de 2007.

El recurso de Casación se solicitó bajo los siguientes argumentos: • Contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso. • El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció un mecanismo de consulta voluntario para las autoridades del Poder Judicial cuando constituyan primera instancia (art. 32), sin embargo, para los pronunciamientos de última instancia que supongan la interpretación de normas comunitarias, se estableció que la consulta era de carácter obligatorio (art. 33 concordante con el art. 123 del Estatuto del Tribunal). • Dado que en segunda instancia se ha resuelto sobre los alcances de la aplicación de los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 sin contarse con la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha violado el principio al debido proceso. • El presente recurso de casación tiene como fin la interpretación prejudicial y la debida aplicación del artículo 33 del Tratado del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de fecha 21 de abril de 2007.

El 12 de mayo de 2008, se declara procedente el recurso de casación y se ordena solicitar interpretación prejudicial al TJCA. El 21 de abril de 2009, se dispuso remitir los actuados al TJCA, a efectos de que se sirva ampliar la interpretación prejudicial.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el Ordenamiento Jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de agosto de 2009. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, procede interpretar, de oficio, el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. En el presente caso, ADT Services AG interpone Recurso de Casación, argumentando la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Agrega que, dado que en segunda instancia se ha resuelto sobre los alcances de la aplicación de los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 sin contarse con la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha violado el principio al debido proceso.

Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación (19 de mayo de 1981).

Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado. (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación. (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, Gaceta Oficial Nº 177, de 20 de abril de 1995 y ratificado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP-2009).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo[1], toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo” debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso[2]. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado.

La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. En consecuencia, en la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando el demandante ADT SERVICES AG interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. [2] María Antonieta Gálvez Krüger señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.