PROCESO 39-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio del literal f) del artículo 135 de la misma Decisión. Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Marca: “BIG COLA” (mixta).
Expediente Interno N° 2007-0291. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de abril de 2010. 1. Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: GASEOSAS POSADA TOBON S.A. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, REPRESENTADA POR EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Los terceros interesados son: EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. e INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. (antes PANAMCO COLOMBIA S.A.). 2. Actos demandados La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 10835 de 28 de abril de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual declaró infundadas las oposiciones presentadas por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. y otorgó, en consecuencia, el registro del signo mixto “BIG COLA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. - Resolución No. 20315 de 28 de julio de 2006, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 7140 de 13 de marzo de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución Nº 10835 de 28 de abril de 2006. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 1 de febrero de 2005, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó el registro del signo “BIG COLA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.550 de 31 de marzo de 2005. 3. Las sociedades GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. (hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A.) presentaron oposiciones a la solicitud de registro aduciendo la falta de distintividad del signo solicitado, determinada por la connotación genérica, usual y descriptiva de las expresiones BIG COLA en la clase 32. 4.
El 28 de abril de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10835, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y otorgó, en consecuencia, el registro del signo mixto “BIG COLA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
El 7 de junio de 2006, GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y PANAMCO COLOMBIA S.A. (hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A.) interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 10835. 6. El 28 de julio de 2006, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20315, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. 7.
El 13 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 7140, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 10835, quedando así agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el otorgamiento del registro del signo BIG COLA (MIXTA) a EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. como marca a pesar de su carencia de distintividad por estar conformado exclusivamente por expresiones descriptivas o usuales en los productos de la clase 32 internacional, afecta indebidamente el derecho inherente de uso común por parte de todos los comerciantes, de las expresiones descriptivas o de utilización frecuente”. - “(…) la expresión BIG que acompaña el término inapropiable COLA y los elementos exclusivamente gráficos, es insuficiente para conferirle al signo la distintividad que la ley exige para que proceda el registro como marca.
En efecto, contrario a lo señalado en los actos acusados, BIG sí es un término que DESCRIBE características o propiedades de las bebidas que agrupa la clase 32, de manera que per sé NO cuenta con la fuerza distintiva necesaria para que pueda hacer viable el registro marcario del signo BIG COLA (mixta) y menos aún si sólo está acompañado del término inapropiable ‘COLA’”. - “La expresión COLA que forma parte del signo BIG COLA (MIXTA), corresponde a una designación usual tratándose de productos de la clase 32 que pretende identificar.
En efecto, como se aceptó en los actos acusados, esta expresión es comúnmente usada en el mercado para designar la especie de algunos de los productos de la clase treinta y dos (32) internacional, como son las ‘bebidas refrescantes’”. - “(…) NO es cierto que porque evocan de forma separada características de los productos de la clase 32, al unir los vocablos BIG+COLA se obtenga un conjunto distintivo, puesto que la unión de los términos NO SE CONVIERTE EN UNA EXPRESIÓN CON SIGNIFICADO PROPIO (…)”. - “(…) en el signo BIG COLA (MIXTA) la unión de elementos carentes de poder distintivo no da como resultado una marca de fantasía porque tiene un contenido conceptual, que sugiere en forma directa una relación de afinidad con uno de los productos de la clase 32, resultado de la aplicación de ‘BIG’ que es adjetivo calificativo del genérico COLA”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la expresión ‘BIG COLA’ (mixta) goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata el ramo o línea de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por la parte actora, de ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA GRANDE, y el consumidor medio lo va a solicitar como ‘BIG COLA’ en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora”. - “(…) la expresión en conjunto ‘BIG COLA’ (mixta), no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea de que se trata de agua mineral, gaseosa, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”. d) Terceros Interesados La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. considerada como tercero interesado, expuso los siguientes argumentos: - “(…) la expresión BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”. - “(…) el vocablo equivalente de BIG en la lengua española es GRANDE, y la raíz de la palabra GRANDE en ningún momento involucra la expresión BIG; en consecuencia, BIG no sirve como parámetro para medir su grado de genericidad o descriptividad por cuanto no puede dársele el tratamiento de expresión local debido a que, (…) BIG no es la raíz de la palabra GRANDE, en efecto, la raíz de GRANDE es GRAND la cual en ningún momento coincide fonéticamente con BIG, hecho que dificulta su comprensión para el consumidor”. - “Para el caso en concreto, salta a la vista la importancia tanto del elemento denominativo como del figurativo en la presentación del producto, pues la etiqueta del artículo identificado con la marca BIG COLA ocupa más de la mitad del envase”.
La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. considerada como tercero interesado, expuso los siguientes argumentos: - “es evidente que en el caso de la marca BIG COLA se está frente a una expresión de carácter descriptivo y uso común dentro del mercado de productos de la clase 32 (…), que designe de forma exclusiva y directa una cualidad de los productos de dicha clase, en tanto que en su conjunto, y en sus elementos individualmente considerados, está designando una cualidad del productos (sic) que identifica, donde BIG COLA, refiere a una GRAN COLA, siendo un adjetivo que refiere sobre el producto que distingue”. - “la expresión COLA no es susceptible de ser apropiada con exclusividad y no es un elemento que le imprima distintividad al conjunto solicitado y por tanto se excluye del estudio de registrabilidad”. - “la expresión BIG, que forma parte de la marca cuestionada, es una expresión del idioma inglés (anglicismo), que traducida al español significa ‘grande, voluminoso’, por lo que resulta ser un término descriptivo de los productos que identifica, pues está describiendo una de las características del producto, su tamaño o cantidad”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de abril de 2010. 2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo mixto “BIG COLA” fue presentada el 1 de febrero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar de oficio el literal f) del artículo 135 y no interpretar el literal a) del mismo artículo. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(…)”. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; La carencia de distintividad; - Clases de signos: los signos mixtos; - Signos en idioma extranjero y signos descriptivos; Signos evocativos y genéricos.
Los signos comunes o usuales; La marca débil; - La marca de fantasía.
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA CARENCIA DE DISTINTIVIDAD. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BIG COLA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
3.2. CLASES DE MARCAS: marcas mixtas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es: “BIG COLA” (mixto), el Tribunal considera conveniente referirse brevemente a esta clase de marcas.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[1]
3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y SIGNOS DESCRIPTIVOS. En el caso de autos, la demandante alegó que “(…) la expresión BIG que acompaña el término inapropiable COLA y los elementos exclusivamente gráficos, es insuficiente para conferirle al signo la distintividad que la ley exige para que proceda el registro como marca. En efecto, contrario a lo señalado en los actos acusados, BIG sí es un término que DESCRIBE características o propiedades de las bebidas que agrupa la clase 32, de manera que per sé NO cuenta con la fuerza distintiva necesaria para que pueda hacer viable el registro marcario del signo BIG COLA (mixta) y menos aún si solo está acompañado del término inapropiable ‘COLA’”; y, la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. INDEGA S.A. expuso que “la expresión BIG, que forma parte de la marca cuestionada, es una expresión del idioma inglés (anglicismo), que traducida al español significa ‘grande, voluminoso’, por lo que resulta ser un término descriptivo de los productos que identifica, pues está describiendo una de las características del producto, su tamaño o cantidad”; por lo tanto, el Tribunal considera oportuno referirse a los signos en idioma extranjero y signos descriptivos.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
En el caso de autos, al tratarse de un signo compuesto por las expresiones BIG y COLA, el Tribunal ha manifestado “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”.
(Proceso 48-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta). El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP- 2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). Signos en idioma extranjero Dentro de este mismo punto es importante referirse a los signos en idioma extranjero desde que constituye un argumento controvertido de que la expresión en idioma inglés BIG (cuyo significado en el idioma español es grande), que conforma el signo solicitado a registro “BIG COLA“ (mixto), constituye una expresión descriptiva de los productos que identificará en la clase 32.
Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.
(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS Y EVOCATIVAS. En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y Comercio explicó que “(…) la expresión en conjunto ‘BIG COLA’ (mixta), no constituye la designación común o usual para las aguas minerales, gaseosas, zumos de frutas u otras bebidas no alcohólicas, como tampoco es una expresión genérica que conlleve en el consumidor la idea de que se trata de agua mineral, gaseosa, zumo de frutas u otra bebida no alcohólica”; y, que la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. argumentó que “(…) la expresión BIG COLA es una expresión compuesta por dos palabras, las que tomadas en su conjunto no consisten exclusivamente en un signo genérico para los productos por ella protegidos”, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de los signos genéricos.
El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.
En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.
A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si la marca BIG COLA (mixta), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue.
En el caso de autos, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. alegó que “(…) NO es cierto que porque evocan de forma separada características de los productos de la clase 32, al unir los vocablos BIG+COLA se obtenga un conjunto distintivo, puesto que la unión de los términos NO SE CONVIERTE EN UNA EXPRESIÓN CON SIGNIFICADO PROPIO (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse a los signos evocativos.
En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.[2] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “BIG COLA” (mixto) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos del mencionado producto, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
5. LOS SIGNOS COMUNES O USUALES, LA MARCA DÉBIL. En el caso de autos, se ha controvertido acerca de que el signo “BIG COLA” (mixto) está constituido por expresiones comunes o usuales para la clase 32, en la tal virtud, se estima adecuado referirse a los signos comunes o usuales y la marca débil. Signos usuales o comunes son aquéllos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.
Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Top Manangement, Bogotá, p. 84). Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.
(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al igual que en los casos anteriores, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.
Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo BIG COLA (mixto) con relación a los productos de la Clase 32, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente en una designación común o usual de los productos que pretende proteger. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en el caso de denominaciones conformadas por expresiones de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos elementos son marcariamente débiles.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[3]
6. LA MARCA DE FANTASÍA. En el caso de autos, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. alegó que “(…) en el signo BIG COLA (MIXTA) la unión de elementos carentes de poder distintivo no da como resultado una marca de fantasía porque tiene un contenido conceptual, que sugiere en forma directa una relación de afinidad con uno de los productos de la clase 32, resultado de la aplicación de ‘BIG’ que es adjetivo calificativo del genérico COLA”, se hace necesario tratar el tema: “la marca de fantasía”.
Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.[4] Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.
Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.
Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.[5] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 3. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 4.
Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable. 5.
Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. 6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7. Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.
En el caso de denominaciones conformadas por expresiones de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-0291, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Ibídem. [3] OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1989. Pág. 191. [4] OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 27. [5] Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.