PROCESO 21-IP-2010 — Andean Community

PROCESO 21-IP-2010 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, del artículo 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2005-0369. Actores: Sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. Patente: “DERIVADOS DE DIO TRIFLUOROMETANO SULFONIL ANILIDA, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE DICHOS DERIVADOS COMO INGREDIENTE ACTIVO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de abril de 2010. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandantes: Sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, solicitaron el 21 de enero de 2000 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “DERIVADOS DE DI – O TRIFLUOROMETANO SULFONIL ANILIDA, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE DICHOS DERIVADOS COMO INGREDIENTE ACTIVO”. b. La Jefe de la División de Nuevas Creaciones, mediante auto No. 0133 de 22 de febrero de 2000, otorgó un plazo de 30 días hábiles para subsanar defectos de forma. c. Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO.

LTD, presentaron el 5 de abril de 2000 un memorial solicitando una prórroga de 30 días adicionales. Se pagaron las tasas correspondientes. d. Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, mediante un memorial de 18 de mayo de 2000 subsanaron los defectos formales. e. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 521 de 30 de octubre de 2002.

No se presentaron oposiciones. f. Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD, presentaron una solicitud de corrección de error material, alegando la modificación de un término errado. Además, se tradujeron unas palabras en Inglés. g. Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO.

LTD, pidieron el 2 de mayo de 2003 que se efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud. Para lo anterior, anexaron el comprobante de pago de las tasas realizado oportunamente. h. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 1460 de 28 de enero de 2005, decidió declarar abandonada la solicitud, argumentando que no se presentó, dentro del término consagrado en el artículo 44 de la Decisión 486, la respectiva solicitud para realizar el examen de fondo. i. Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO.

LTD, presentaron recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. j. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 14894 de 27 de junio de 2005, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado. k. Las sociedades KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO.

LTD, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violó el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. Argumenta, que la Decisión 486 se encontraba vigente cuando se publicó la solicitud de patente y se solicitó el examen de patentabilidad. b. Sostiene, que la fecha en la cual se realizó el pago para examen de patentabilidad, tuvo lugar dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486. c. Expresa, que el plazo comienza desde el día siguiente a la publicación de la solicitud de patente.

Así se debe entender el mencionado artículo y, por lo tanto, la interpretación que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio es errada. d. Agrega, que el pago de la tasa es un claro indicativo de la intención e interés de que se surta el examen de patentabilidad. El simple pago hace evidente la voluntad del solicitante en este aspecto. e. Manifiesta, que además de lo anterior, éste pidió la corrección de la solicitud con el objetivo de que el examen de patentabilidad fuera favorable. f. Indica, que la Decisión 486 no estableció la forma para realizar la solicitud del examen de patentabilidad. g. Considera, que la Superintendencia no debió declarar abandonada la solicitud, pues se acreditó el interés para la continuación del trámite. 3.

La contestación de la demanda. la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. Sostiene, que si bien el peticionario pagó la tasa dentro del plazo establecido, no sucedió lo mismo con la solicitud del examen de patentabilidad. b. Manifiesta, que ante esta omisión se debe aplicar irrestrictamente lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 y, en consecuencia, declaró el abandono de la solicitud. c. Agrega, que el solicitante no puede pretender que se apliquen normas procesales de la Decisión 344. iV.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. De conformidad con la solicitud del juez consultante, se interpretará el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa procesal vigente al momento de publicarse la solicitud de patente.

Se interpretará de oficio la Disposición Primera Transitoria de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 486 Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria procesal en el tiempo. B. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud. A. Aplicación de la norma comunitaria PROCESAL en el tiempo.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que el solicitante no puede pretender que se apliquen normas procesales de la Decisión 344. En consecuencia, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria procesal en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que el artículo 44 de la Decisión 486 se encontraba vigente al momento de publicarse la solicitud de patente “DERIVADOS DE DI – O TRIFLUOROMETANO SULFONIL ANILIDA, PROCESO PARA SU PRODUCCIÓN Y HERBICIDA QUE CONTIENE DICHOS DERIVADOS COMO INGREDIENTE ACTIVO”.

B. la manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. abandono de la solicitud. La demandante argumentó lo siguiente: • El plazo del pago para el examen de patentabilidad comienza desde el día siguiente a la publicación de la solicitud de patente. Así se debe entender el mencionado artículo y, por lo tanto, la interpretación que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio es errada. • El pago de la tasa es un claro indicativo de la intención e interés de que se surta el examen de patentabilidad. • Y que la Decisión 486 no estableció la forma para realizar la solicitud del examen de patentabilidad.

De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se dirigirá a determinar, con base en la Decisión 486, cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono de la solicitud. En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344.

Los Países| | |examinar si la |Miembros podrán cobrar una tasa para la | | |solicitud es o no |realización de este examen. Si | | |patentable. |transcurriera dicho plazo sin que el | | | |solicitante hubiera pedido que se realice| | | |el examen, la solicitud caerá en | | | |abandono. | Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes[1]: • Publicación de la solicitud de patente. • Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. • Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La norma comunitaria procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido. Por lo tanto, en el presente caso se aplicará el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de la publicación.

SEGUNDO: Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: • Publicación de la solicitud de patente. • Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. • Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso.

De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir el abandono de la solicitud. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2005-0369, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.