PROCESO 69-IP-2010 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “AROMA” (denominativa). Actor: SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A. CASA LUKER S.A. Expediente Interno: Nº 2004- 00245. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de junio del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 0071, de 08 de abril de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2004-00245. 1.

Las Partes. Demandante: JORGE E. VERA VARGAS. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A., NABISCO, INC., MAKRO INTERNATIONAL A.G. y PRODUCTOS ROMA LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes: 1. Hechos: El 25 de marzo de 1992, SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. solicitó el registro como marca del signo AROMA (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las sociedades NABISCO INC, MAKRO INTERNATIONAL AG y PRODUCTOS ROMA LTDA, presentaron observaciones contra dicha solicitud de registro, siendo declaradas infundadas mediante Resolución Nº 25897, de 28 de noviembre de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; sin embargo, se denegó el registro del signo solicitado AROMA (denominativo), pues a razón del traspaso de la marca, “dicha solicitud carece de objeto, por cuanto no hay fundamento jurídico para que un mismo solicitante sea titular de dos derechos diferentes sobre un mismo signo de idénticas características”.

Mediante Resolución Nº 5893, de 31 de marzo de 1999, se resuelve el recurso de reposición interpuesto por SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A., confirmando la resolución anterior. Mediante Resolución Nº 1963, de 31 de enero de 2001, se resuelve el recurso de apelación modificando la resolución anterior y, en consecuencia, se otorgó el registro del signo AROMA (denominativo) en la Clase 30, a favor de SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A., agotándose de esa forma la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la Demanda: El actor JORGE E. VERA VARGAS argumentó la demanda en lo siguiente: Se vulneró el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 al haberse otorgado indebidamente el registro solicitado, ya que el signo AROMA (denominativo) constituye una característica esencial de los productos que pretende identificar en la Clase 30, especialmente del café, uno de cuyos requisitos de calidad es su aroma especial.

En efecto, en el libro EL MUNDO DEL CAFÉ, se describe el café, básicamente, como una “bebida aromática”, siendo una de las principales características del café su fragancia. El signo AROMA (denominativo) carece de distintividad, de conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. Menciona que la División de Signos Distintivos denegó el registro de la marca mixta AROMA en la Clase 35. 4.

Contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: No se vulneró el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 al haberse otorgado el registro solicitado, ya que el signo AROMA (denominativo) no describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor ni la procedencia geográfica del producto.

Propone la excepción de caducidad de la acción por cuanto la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue interpuesta contra la Resolución Nº 1963, de 13 de junio de 2001, mucho después de los cuatro (04) meses de que trata el artículo 136 del C.C.A. La marca AROMA fue traspasada a favor de SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A. CASA LUKER S.A. pero únicamente en lo referente a café y sucedáneos de café, ya que quien traspasó dicha marca sólo era titular para tales productos.

Sin embargo, la presente solicitud de registro pretende distinguir los demás productos de la Clase 30, por lo que al ser la cobertura de la marca tramitada más amplia que la otorgada, no tiene el mismo objeto que aquél, siendo pertinente revocar la decisión impugnada y conceder el registro solicitado. El tercero interesado, SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A., señaló lo siguiente: No se vulneró el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 al haberse otorgado el registro solicitado, ya que el signo AROMA (denominativo) no describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor ni la procedencia geográfica del producto.

Además, si bien la demandante alega la descriptividad del signo, la marca AROMA (denominativa) cumple con el último párrafo del artículo 135 mencionado en lo que respecta a que “lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Esto es lo que en doctrina marcaria se denomina significado secundario. Los demás terceros interesados: NABISCO, INC., MAKRO INTERNATIONAL A.G. y PRODUCTOS ROMA LTDA. no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de junio de 2010. Que, el Consejo de Estado solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, se interpretarán, de oficio, los artículos 71 y 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la solicitud de registro del signo solicitado se presentó el 25 de marzo de 1992. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 313 “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

(…)” Decisión 486 “(…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…) Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…).

(Proceso 74-IP- 2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo AROMA (denominativo), se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Nacional aplicar dicha norma al caso concreto.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” (ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73). El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar y elegir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136, Madrid, España 2003). La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal, al respecto, ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP- 2004.

Marca: “DIACOM”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.). La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. Así, el Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.

3. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 313. Debido a que el tercero interesado SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A. CASA LUKER S.A. manifiesta que el signo solicitado AROMA (denominativo) ha adquirido distintividad por su uso constante, el Tribunal considera pertinente desarrollar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida.

La Decisión 313, a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”. Sin embargo, ello no obsta para que la figura de la “distintividad adquirida” no pueda ser analizada en los registros marcarios otorgados al amparo de esta Decisión. Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca bajo el régimen de la Decisión 313 es la distintividad.

En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, si así lo demuestra el titular del registro. En este sentido, la distintividad que exige el artículo 71 de la Decisión 313, puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso constante en el mercado.

El Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro y bajo la perspectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, igual ha ilustrado sobre las características básicas de la figura estudiada. En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende (…) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de septiembre de 2004). En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida[1] (Proceso 05-IP-2007. Caso: “KRAKER-BRAN”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1504, de 30 de agosto de 2007): 1.

Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio, no reúna el requisito de distintividad. 2. Que por efecto del uso constante en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, el uso debe ser real y efectivo en el mercado. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110, y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrentan al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real y efectivo, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real y efectivo de la marca en el mercado. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el juzgador es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. En este sentido, al adquirir un signo distintividad por su uso constante en el mercado, sólo sustrae el requisito de distintividad que la ley propone, pero no por dicho motivo supera las prohibiciones relativas de registro, es decir, en función a derechos válidos de terceros.

El Juez Consultante deber hacer un análisis complejo que involucre, por ejemplo, si pese al grado de descriptividad y genericidad de una marca en relación con determinados productos, la marca que ha adquirido distintividad es notoria, caso en el cual prevalecería la protección de la marca notoria debido a su protección especial y al principio de amparo a la actividad empresarial. 4.

MARCAS DESCRIPTIVAS. Debido a que el actor JORGE E. VERA VARGAS argumenta que el signo solicitado AROMA (denominativo) constituye una característica esencial de los productos que pretende identificar en la Clase 30, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los signos descriptivos. Respecto de los signos descriptivos, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa (en “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984), señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, (en “Derecho de Marcas”.

Lexis Nexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001), el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.

Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, más no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, del 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). En ese sentido, el Juez Consultante deberá identificar si el signo solicitado AROMA (denominativo) tiene relación directa con los productos de la Clase 30 para los cuales está destinado a identificar.

5. ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA EL REGISTRO MARCARIO Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio alega una excepción de caducidad de la acción de nulidad por haberse presentado posterior a los 4 meses que establece la legislación nacional, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de la acción de nulidad contra el registro marcario.

Debe anotarse por este Tribunal que la acción de nulidad de una marca en el marco de la Decisión 486 es aplicable a la nulidad del registro marcario otorgado dentro de regímenes anteriores a la vigencia de dicha decisión, por aplicación de su disposición transitoria primera, según la cual en lo relativo al “uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas” del derecho de propiedad industrial, deberán aplicarse las disposiciones contenidas en esta Decisión. Siendo así, este Tribunal ha de concluir de manera categórica que el artículo 172 de la Decisión 486, por ser norma comunitaria de derecho derivado, de aplicación inmediata y preeminente sobre la ley interna, prevalece en “las acciones de nulidad de los Países Miembros”.

En consecuencia, las acciones de nulidad relativa prescribirán “a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. De esa forma, según lo manifestado por este Tribunal en el Proceso 235-IP-2005, el término de prescripción debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer el término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

De manera alguna podría aceptarse que a la luz de la norma transcrita pueda prosperar en el derecho interno de los Países Miembros una excepción a la acción de nulidad basada en la caducidad por aplicación del derecho interno. Recuérdese que este Tribunal ha manifestado en anteriores ocasiones al referirse al efecto de la norma comunitaria sobre la nacional, que la primera desplaza a la segunda la cual deviene en inaplicable, en cuanto resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario, sin perjuicio de que la ley interna no pueda permanecer vigente para otros efectos no contemplados en el mismo.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, la norma comunitaria que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En el caso de autos, la solicitud de registro del signo AROMA (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Nacional aplicar dicha norma al caso concreto. 2.

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada. 3.

La figura de la “distintividad sobrevenida” debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable. El Juez Nacional, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. 4.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 5. La acción de nulidad relativa prevista en el derecho marcario andino prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, según el artículo 172 de la Decisión 486, que por ser norma del ordenamiento jurídico comunitario de derecho derivado es de aplicación inmediata y preeminente en todos los Países Miembros y prevalece sobre el derecho interno. El término de prescripción debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486.

En el caso de la nulidad absoluta no prescribe la acción. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).