PROCESO 98-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 17 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2002-00109. Actor: MERCK & SO., INC. Patente: “COMPOSICIONES FARAMCÉUTICAS QUE CONTIENEN INHIBIDORES 5- ALFA REDUCTASA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA ANDROGÉNICA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de septiembre de 2010. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.
Las partes. Demandante: MERCK & CO., INC. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. La Sociedad MERCK & CO. INC, solicitó el 12 de octubre de 1994 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “MÉTODO PARA TRATAR LA ALOPECIA ANDROGÉNICA CON INHIBIDORES 5- ALFA-REDUCTASA”. b. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 429 de 17 de abril de 1996, sin que se hubieren presentado observaciones. c. La sociedad MERCK & CO.
INC, el 24 de diciembre de 1999 presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, mediante el cual se modificaron las reivindicaciones y el título de la invención. d. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 16051 de 18 de mayo de 2001, decidió negar la patente de invención solicitada. e. La sociedad MERCK & CO.
INC, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. f. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 30589 de 24 de septiembre de 2001, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado. g. La sociedad MERCK & CO., INC, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente cumple con todos los requisitos de patentabilidad, tales como la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. b. Sostiene, que el objeto de la solicitud de patente es novedoso.
No existe en el estado de la técnica un objeto idéntico al reivindicado en dicha solicitud. c. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente tiene novedad y nivel inventivo en relación con los documentos EP 0285382, US 4,760,071 y EP 0155 096, citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio. d. Expresa, que ninguno de dichos documentos sugiere a una persona versada en la composición farmacéutica objeto de la solicitud de patente.
El objeto de la solicitud denegada constituye un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. e. Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó su análisis partiendo del problema técnico que existía al momento de desarrollarse la invención. f. Agregó, que la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud han sido aceptados en varios países y regiones a nivel mundial, tales como Chile y la Comunidad Europea. g. Alega, que el objeto de la solicitud no pretende patentar un segundo uso médico o una nueva dosificación. h. Considera, que de conformidad con el artículo 27 del ADPIC los nuevos usos no están excluidos de patentabilidad. 3.
La contestación de la demanda. la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. Sostiene, que las anterioridades encontradas afectan la novedad de la solicitud de patente de invención. b. Manifiesta, que el artículo 21 de la Decisión 486 se refiere a los productos y procedimientos.
En ninguna parte se dice que se prohíbe el patentamiento de los usos. iV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas a ser interpretadas. La corte consultante solicitó la interpretación de los siguientes artículos: 14, 16, 18 y 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de la Sección 5ª del ADPIC. No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que al momento en que se presentó la solicitud de patente, la normativa sustancial aplicable era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No se interpretarán las normas del ADPIC, ya que este acuerdo no hace parte de la normativa comunitaria aplicable. Se interpretará, de oficio, los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
(…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.
(…) Artículo 16 “Productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” Artículo 17 “El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.
El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.” (…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…)”. VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Preeminencia del Ordenamiento Comunitario Andino. C. Requisitos de patentabilidad. D. La modificación de la solicitud de patente. E. Las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344.
F. Principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. La corte consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de otorgamiento de patente de la invención titulada “COMPOSICIONES FARAMCÉUTICAS QUE CONTIENEN INHIBIDORES 5-ALFA REDUCTASA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA ANDROGÉNICA”, se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.
(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.
(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “COMPOSICIONES FARAMCÉUTICAS QUE CONTIENEN INHIBIDORES 5-ALFA REDUCTASA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA ANDROGÉNICA”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.
B. preeminencia del ordenamiento JURÍDICO comunitario andino. Como quiera que la sociedad demandante argumentara que se debe aplicar el artículo 27 del ADPIC, es pertinente abordar el tema de la preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.
Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;
Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;
Proceso 2- IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.
En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.
(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). C. Requisitos de patentabilidad. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se debe efectuar la determinación de los requisitos de patentabilidad con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 51-IP-2008 del 2 de julio de 2008.
Patente: “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSIÓN QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1647 del 18 de agosto de 2008, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002 -0096. • Interpretación Prejudicial 198-IP-2006 del 25 de enero de 2007.
Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1491 del 25 de abril de 1007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004- 0401. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Sobre el requisito de nivel inventivo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). D. la modificación de la solicitud de patente. De conformidad con los hechos del proceso, la sociedad MERCK & CO. INC, el 24 de diciembre de 1999 presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, mediante el cual se modificaron las reivindicaciones y el título de la invención. A manera ilustrativa se tratará el tema de la modificación de la solicitud de patente.
El artículo 17, párrafo primero, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece los límites de dicha modificación, es decir, dispone que la misma no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada, permitiendo sacar dos conclusiones: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
En consecuencia, “el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.” (Proceso 21-IP-2000. Interpretación prejudicial del 27 de octubre de 2001).
Del análisis de la norma bajo estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.
Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta las normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.
Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000, ya citada, y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del proceso 21-IP-2000.
Doc. Cit.). E. las patentes de segundo uso en el marco de la decisión 344 de la comisión Acuerdo de cartagena. La parte demandante argumentó que el objeto de la solicitud no pretende patentar un segundo uso médico o una nueva dosificación. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de las patentes de segundo uso en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El artículo 16 de la Decisión 344, expresamente niega la posibilidad de que se puedan patentar nuevos usos de un producto o procedimiento ya patentado. Por tal razón, ésta es una exclusión de patentabilidad adicional a las establecidas en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo mencionado, ha manifestado lo siguiente: “( ) con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.
La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.
Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.
En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”.
(Sentencia dictada en el expediente Nº 89-AI-2000, del 28 de septiembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 722, del 12 de octubre de 2001) “(…) el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-AI-2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 818, del 23 de julio del mismo año).
Este criterio ha sido reiterado en varias providencias, como las siguientes: Interpretación Prejudicial del 10 de diciembre de 2003, dictada dentro en el proceso 124-IP-2003 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1034 del 12 de febrero de 2004. Interpretación Prejudicial del 22 de febrero de 2006, dictada en el proceso 193-IP-2005 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1335 del 27 de abril de 2006.
Interpretación Prejudicial del 21 de junio de 2006, dictada en el proceso 41-IP-2006 y publicada en la Gaceta Oficial No. 1384 del 16 de agosto de 2006. Es importante transcribir el Acta Final del Septuagésimo Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual se trató la modificación de la Decisión 344 y el alcance de su artículo 16.
“Patentes de Segundo Uso: La Secretaría General señaló que actualmente el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, específicamente el artículo 16 de la Decisión 344, no permite la concesión de patentes para nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados. La Secretaría General informó que actualmente algunos Países Miembros han incumplido la norma al conceder por lo menos una patente de segundo uso.
Al respecto, la Secretaría General consideró que, en su opinión, el Tribunal confirmaría la decisión de dictaminar el incumplimiento de dichos Países Miembros, puesto que la prohibición contenida en el precitado artículo 16 es expresa. En ese sentido, las delegaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela se manifestaron inclinadas a hacer aún más expresa la prohibición del patentamiento de los segundos usos en la redacción de la nueva Decisión. De otro lado, la delegación del Ecuador sostuvo que era preferible mantener la redacción del artículo 16 de la Decisión 344.
Por último, la delegación de Perú manifestó en principio que su posición era eliminar el referido artículo 16, pero que en aras de lograr consenso, coincidirían con la posición de la delegación de Ecuador. Al respecto, la Comisión tomó conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y el marco internacional doctrinario y normativo.
En ese orden de ideas, decidió mantener el artículo 16 vigente (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Acta Final. Septuagésimo Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. 14 de septiembre de 2000. Lima. Perú”. (Texto tomado de la Sentencia dictada en el expediente 34-AI- 2001, publicada en la Gaceta Oficial Nº 839, del 25 de septiembre del 2002).
F. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES. El demandante sostuvo que la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud han sido aceptados en varios países y regiones a nivel mundial. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.
El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.
Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.
Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones.
Lo que se está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.
Si bien existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado.
Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.
De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.[1] (Proceso 33-IP-2007.
Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “COMPOSICIONES FARAMCÉUTICAS QUE CONTIENEN INHIBIDORES 5-ALFA REDUCTASA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA ANDROGÉNICA”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.
SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.
TERCERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.
CUARTO: La modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
QUINTO: El artículo 16 de la Decisión 344, expresamente niega la posibilidad de que se puedan patentar nuevos usos de un producto o procedimiento ya patentado. Por tal razón, ésta es una exclusión de patentabilidad adicional a las establecidas en los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEXTO: El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00109, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] CABANELLAS, Guillermo.
“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2001, pág. 209.