PROCESO 113-IP-2010 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera. Marca: KDK (nominativa). Actor: señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH. Proceso interno Nº 2006-00160.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2006-00160;
El auto de 14 de octubre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA. b) Hechos. 1. El 26 de noviembre de 2001, el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para la cancelación por falta de uso de la marca KDK (nominativa) registrada a favor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA. para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Por Resolución Nº 18031 de 27 de julio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por no uso de la marca KDK (nominativa). Contra dicha Resolución el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 3. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 33985 de 19 de diciembre de 2005, confirmó la Resolución impugnada. 4.
El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 00015 de 10 de enero de 2006, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 18031. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.
El señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 165 de la Decisión 486 ya que, la sociedad demandada no usó la marca registrada a su favor “en la forma como la misma se encuentra registrada (…). En efecto el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma nominativa, sino en forma mixta”. 2.
Además, afirma que “el uso de la marca dentro de los tres años anteriores a la fecha en la cual se presentó la solicitud de cancelación por no uso, tampoco se produjo respecto de los productos para los cuales se encontraba registrada (…)”. Aclara que, “para la fecha de presentación de la demanda de cancelación por no uso, el certificado de registro Nº 76280, correspondía a la clase 9ª de la clasificación internacional de marcas (…).
Posteriormente (…) la superintendencia de Industria y Comercio (…) procedió a dividir el registro de la marca nominativa KDK (…) en dos registros diferentes (…)”. 3. Por lo tanto, “para la fecha en la cual se produjo la mal llamada ‘reclasificación’ (…) mi poderdante había iniciado demanda de cancelación por no uso, contra el registro de la marca nominativa KDK (…)”.
A raíz de esta demanda de cancelación la Superintendencia emitió las siguientes resoluciones: a. Nº 017548 por medio de la cual canceló el registro de la marca KDK para distinguir productos de la Clase 9; y, b. Nº 018031 a través de la cual negó la cancelación por falta de uso de la marca KDK para productos de la Clase 11. 3. Previamente a la mencionada reclasificación, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 2689, concedió al señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH el registro como marca del signo KDK (mixto) para distinguir productos de la Clase 11, por lo que la reclasificación que “en términos prácticos, otorgó un nuevo certificado de registro (…)” fue realizada “con expresa violación del derecho de uso exclusivo que previamente había adquirido el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH”.
De todo lo anterior, se desprende que existe un registro del signo KDK (nominativo) a favor de MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA. para la Clase 11, y otro registro del signo KDK (mixto) a favor de BASSIM NOUREDDINE YAZDEH para la Clase 11. 4. Por lo expuesto, el uso de la marca KDK (nominativa) debe ser realizada sobre su forma nominativa “lo cual no sucedió en este caso, por cuanto las pruebas de uso se refieren a la siguiente marca mixta (…)”.
Es así que, “Al no haber probado la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTD. el uso de la marca nominativa KDK en Colombia, o en el Ecuador, o en cualquier otro país del Grupo Andino (sic) la División de Signos Distintivos (…) se encontraba en la obligación de cancelar por no uso el certificado de registro (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias. 2. La sociedad titular del registro KDK, Matsushita Ecology Systems Co. Ltda., solicitó “la reclasificación de los productos debido a una confusión que existía en cuanto al alcance de los derechos derivado (sic) de la cobertura del registro marcario antes mencionado (…).
La reclasificación implicaba fraccionar el registro original para que los productos allí cobijados quedaran incluidos en la cobertura correcta; así, los productos que pasaron a la clase 11 quedaron amparados por el certificado 76280ª y los de la clase 9 se dejan bajo el certificado 76280 (…)”. 3. La acción de cancelación ahora discutida “fue presentada por la parte demandante con anterioridad a la reclasificación antes mencionada y está dirigida a cancelar el registro preexistente en la clase 9; sin embargo, es claro que con objeto de la reclasificación, los productos fueron divididos en dos registros diferentes, circunstancia que era imposible de prever por el ahora demandante al momento de solicitar la cancelación de registro de la marca ‘KDK’ (nominativa) en controversia”. 4.
De las pruebas adjuntadas por la demandada se puede concluir “en forma clara y evidente (…) que a la marca ‘KDK’ se le ha dado un uso real y efectivo, identificando ventiladores de techo, purificadores de aire, ventiladores de pared de 16 pulgadas, ventiladores de tumbado de 56 y 60 pulgadas, ventiladores de pedestal de 12 y 16 pulgadas y extractores de 12 y 16 centímetros, los cuales se comercializan en gran escala entre una sociedad extranjera exportadora (autorizada por el titular del registro) y unas sociedades ecuatoriana y Panameña (…) que los distribuyen en los países de origen y en Colombia.
Por lo anterior el producto se encuentra dentro del tráfico mercantil propio para acreditar el uso de la marca en países miembros de la Comunidad Andina”. 5. Finalmente, “no cabe duda que la marca nominativa ‘KDK’ correspondiente al certificado de registro nº 76280A fue usada por su titular, la Sociedad Matsushita Ecology Systems, Co, Ltd, para distinguir ventiladores eléctricos, abanicos eléctricos, purificadores de aire eléctricos, productos comprendidos en la clase 11 de la nomenclatura vigente, durante tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación”. e) Terceros interesados.
La sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando: 1. No se debió conceder registro al signo KDK (mixto) del señor Bassim Noureddine Yazdeh, ya que dicho signo era confundible con su marca registrada KDK (nominativa), por lo tanto “fue a Matsushita Ecology Systems Co Ltda., a quien se le violó sus derechos de uso exclusivo, y no al accionante como se expresa y se presenta en la demanda.
Pues, inexplicablemente, y a pesar de gozar mi asistida de un mejor derecho y del uso exclusivo de la marca (…) se concedió el registro (…) a favor del señor Bassim Noureddine Yazdeh (…)” lo que significa que no se realizó debidamente el examen de registrabilidad. 2. Respecto a la afirmación de la demandante de que con la reclasificación se hubiesen vulnerado normas comunitarias “en vigencia de los Decretos 2379 de 1970 y 755 de 1972, los ventiladores o abanicos, se encontraban ubicados en la clase 9 (…)”.
Sin embargo, “al expedirse la Decisión 344 (…) en virtud de su artículo 101 (…) los Países Miembros de la Comunidad Andina quedan obligados a dar cumplimiento a la clasificación de Niza, lo que permitió que los APARATOS de ventilación y/o abanicos, que se encontraban en los referidos decretos ubicados en la clase 9, en adelante se consideren de acuerdo al Arreglo de Niza, en la clase 11 (…)”. 3.
Que la sociedad Matsushita Ecology Systems Co. Ltda. “ha demostrado, clara, contundente e idóneamente el adecuado y efectivo uso que le ha dado a su marca KDK” tanto a nivel mundial como dentro de la Comunidad Andina. De esta manera “el uso ininterrumpido no solo en los diferentes países miembros del Pacto Andino y en otros a nivel mundial; la forma de su uso en el mercado respecto de los productos para los cuales está registrada, al igual que la temporalidad frente a la pretendida acción de cancelación”. 4.
Con las afirmaciones consignadas han quedado desvirtuados todos los argumentos del demandante. 5. Finalmente, afirma que “la marca KDK nominativa está formada por la combinación de las tres letras (K-D-K) integradas en un todo pronunciable, que le imprimen la distintividad y por consiguiente, constituyen su elemento característico o predominante, el que es reconocido con el otorgamiento del registro, que a su vez le confirió la protección a esta combinación”, sin embargo, sobre la base de la doctrina y la jurisprudencia, afirma que existe “una base suficientemente sólida para tener en cuenta que en este caso, la incorporación de elementos gráficos no implican un cambio sustancial que pueda alterar el carácter distintivo de la marca KDK, de otra parte, el uso que se ha efectuado del registro durante el periodo de tiempo anterior a la presentación de la solicitud de cancelación por no uso, corresponde efectivamente al señalado en la norma (…)”.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca KDK (nominativa) fue el 26 de noviembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán, de oficio, los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
(…)”. 1. De los derechos y obligaciones conferidos al titular con el registro de una marca. El Tribunal abordará el tema, en virtud a que la demandante manifiesta que la concesión del registro marcario KDK fue realizada “con expresa violación del derecho de uso exclusivo que previamente había adquirido el señor BASSIM NOUREDDINE YAZDEH”.
El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros.
En este sentido, el Tribunal reitera “El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP- 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.
Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo. Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 581, de 12 de julio de 2000, marca: MAXMARA). El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”.
(Proceso 69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio de 2001). El Tribunal, además, aclara, que de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por estas razones, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causara un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).
Finalmente, se destaca la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496).
El Tribunal ha establecido a este respecto que “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”.
(Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 677, de 13 de junio de 2000, marca: KRYSTAL). 2. De la cancelación de registro marcario por falta de uso. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación del registro marcario KDK. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.
Falta de uso de la marca. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004, ya citado). Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.
El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.
Causales de justificación para el no uso de la marca. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.
(Proceso 15-IP- 99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.
Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo, la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. Cancelación parcial de un registro. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.
Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.
Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.
De la prueba del uso de una marca. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.
(Proceso 02-AI- 96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. La marca usada en el mercado de una manera y registrada de otra. Se analiza el tema, en virtud a que el demandante manifiesta que el signo KDK fue solicitado en forma nominativa y que está siendo utilizado en forma mixta.
Al respecto la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.
De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.
La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.
(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). Si bien, en el caso concreto, no se ha solicitado la modificación del registro marcario, los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos, es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado.
En tal sentido, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada, por lo que las pruebas deben incluir la denominación KDK. Si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o símbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registrada y, por lo tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado.
Esto por cuanto el elementos esencial de una marca denominativa son las palabras que la componen y, en consecuencia, lo importante es que el público consumidor identifique los productos y servicios con la denominación registrada. En el caso de autos, el demandante deberá demostrar que está haciendo uso real y efectivo del signo KDK (nominativo).
Es decir, las pruebas del uso de la marca deben estar tendientes a demostrar, tal como se encuentra registrada la marca, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca KDK (nominativa). 3. Productos y Servicios en la Clasificación Internacional de Niza. Reclasificación de productos y servicios. En vista de que en el proceso interno se debate el problema de la reclasificación de productos que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio del signo KDK (nominativo) registrado a favor de la sociedad MATSUSHITA ECOLOGY SYSTEMS CO. LTDA., el Tribunal entrará a determinar cómo se articulan las figuras de la corrección y reclasificación en el ordenamiento comunitario andino, sobre la base de lo manifestado en el Proceso 22-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1737 de 31 de julio de 2009, marca: KDK.
El principio de especialidad es básico en el derecho comunitario andino de marcas. Mediante este postulado fundamental, el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a los productos o servicios comprendidos dentro de la solicitud de registro, los cuales deberán pertenecer a una misma clase de la nomenclatura oficial; por lo tanto, la protección de la marca no podría extenderse, en principio, a productos o servicios no determinados en la solicitud de registro o comprendidos en otras clases.[1] Efectos del principio: ▪ Para registrar una marca en diferentes clases, el interesado deberá presentar una solicitud por cada clase. ▪ La protección de la marca, en principio, no podría extenderse a productos clasificados en otras clases o no comprendidos en la solicitud de registro. ▪ Como consecuencia, podrían existir marcas idénticas para amparar productos en diferentes clases y para diversos titulares.
La base para realizar el registro marcario es la Clasificación Internacional de Niza de 15 de junio de 1957, teniendo en cuenta sus actualizaciones y modificaciones. El artículo 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y posteriormente el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevén que los Países Miembros deben utilizar dicha clasificación en la implementación del registro marcario.
Sobre la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado el 15 de junio de 1957.
Esta Clasificación está abierta a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Al respecto este Tribunal ha sostenido que la misma ‘Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.
Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos’. (Proceso 23-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 952, de 22 de julio de 2003, marca: CACIQUE, citando al Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995).
La Comunidad Andina ha adoptado dicha Clasificación de productos en los artículos 68 de la Decisión 85, 92 de la Decisión 311, 91 de la Decisión 313, 101 de la Decisión 344 y 151 de la Decisión 486. En este sentido, este órgano jurisdiccional, al referirse al carácter obligatorio de la Clasificación Internacional de Niza, ha manifestado que “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…).
En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones”. (Proceso 23-IP-2003, ya citado). (Interpretación Prejudicial de 22 de noviembre de 2006, expedida dentro del proceso 163- IP-2006). El acto administrativo que concede el registro, es el marco del derecho otorgado sobre la marca.
En dicho acto la oficina nacional competente determina el signo registrado y los productos amparados. El certificado de registro marcario, es una consecuencia del acto administrativo de concesión y, por lo tanto, debe ser un reflejo del mismo. La normativa comunitaria, no regula la corrección del registro marcario. Dicha figura implica solventar un error formal, mecanográfico o aritmético, lo que involucra necesariamente la corrección del acto administrativo que concede dicho registro.
En este caso, la legislación interna del País Miembro podrá prever los mecanismos para modificar el acto administrativo errado, de conformidad con el principio de complemento indispensable. En relación con el principio de complemento indispensable, el Tribunal advierte que bajo el concepto de corrección no es factible reclasificar una marca, ya que esto podría afectar derechos de terceros y/o desconocer la normativa comunitaria.
No se puede, so pretexto de corregir un error, hacer otra clasificación sin seguir el proceso de registro, es decir, sin darle oportunidad a los terceros de presentar oposiciones y, en últimas, sin hacer el respectivo análisis de registrabilidad. Cambiar de clase, podría generar consecuencias diversas para los titulares de marcas semejantes en la misma clase, así como generar un análisis de registrabilidad diferente de conformidad con el género de productos o servicios de que se trate.
Por ejemplo, el análisis de genericidad, descriptividad o de uso común de un signo, podría variar sustancialmente de una clase a otra; el signo de uso común, genérico o descriptivo en una clase, podría no serlo en otra. Por estas razones, so pretexto de corregir una marca no podría llevarse a cabo una reclasificación de la misma. Una cosa completamente diferente, es que la solicitud se tramite para una clase y, por ‘error’, el acto administrativo haga referencia a otra clase no solicitada; en este caso no estamos en frente de una reclasificación, sino de una simple corrección. El Juez Consultante, de conformidad con lo anterior, deberá determinar si la corrección del supuesto error se llevó a cabo sin afectar derechos de terceros y sin desconocer los parámetros de registrabilidad contenidos en la Decisión 486.
Ahora bien, una figura diferente de la corrección es la reclasificación del registro marcario. Mediante este instrumento se clasifica en otra clase una marca determinada, es decir, se cambia de clase al signo distintivo. La normativa comunitaria tampoco regula dicha figura. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que la reclasificación sólo es posible si hay un cambio de nomenclatura en la clasificación utilizada, ya que lo contrario sería otorgar un registro sin seguir los pasos y el procedimiento para el mismo.
Si la Clasificación Internacional de Niza se modifica y se reestructuran las clases, esto daría pie a una reclasificación del registro marcario. Si esto no sucede, estaríamos ante un acto claramente contrario a la normativa comunitaria sobre la materia. Por el principio de especialidad, tal y como ya se determinó, sólo puede darse un procedimiento de registro por cada clase.
Esto implica, que si una marca se encuentra registrada para una clase y, por error, se incluyen productos de otras clases, la oficina de registro marcario deberá corregir el error eliminando los productos no pertenecientes a dicha clase, pero de ninguna manera generando un nuevo registro, ya que esto sería saltarse toda la normativa que regula el procedimiento de registro y, como efecto, se podrían vulnerar derechos de terceros.
Un cambio de clase implicaría la renuncia al registro y, por lo tanto, una nueva solicitud; esto conllevaría a un nuevo trámite de registro y un nuevo análisis de registrabilidad. El Juez Consultante deberá determinar, si la reclasificación obedeció a un cambio en la nomenclatura vigente o, por el contrario, obedeció a un error de la oficina de registro marcario al incluir productos de una clase en otra.
Bajo los principios que gobiernan el ordenamiento comunitario de propiedad industrial, esto último no podría dar lugar a la reclasificación de la marca, sino a la corrección del error por parte de la oficina nacional competente, eliminando del registro los productos que no pertenecían a la clase solicitada. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
SEGUNDO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
TERCERO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.
Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca KDK (nominativa).
CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.
QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.
SEXTO: La modificación de un registro marcario podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.
SÉPTIMO: Bajo el concepto de corrección no es factible reclasificar una marca, ya que esto podría afectar derechos de terceros o desconocer la normativa comunitaria. El Juez Consultante, acorde con lo expuesto, deberá determinar si la corrección del supuesto error se llevó a cabo sin afectar derechos de terceros y sin desconocer los parámetros de registrabilidad contenidos en la Decisión 486, teniendo en cuenta lo establecido en la presente providencia. La reclasificación, sólo es posible si hay un cambio de nomenclatura en la clasificación utilizada, ya que lo contrario sería otorgar un registro sin seguir los pasos y el procedimiento para el mismo.
El Juez Consultante deberá determinar, si la reclasificación obedeció a un cambio en la nomenclatura vigente o, por el contrario, obedeció a un error de la oficina de registro marcario al incluir productos de una clase en otra. Bajo los principios que gobiernan el ordenamiento comunitario de propiedad industrial, esto último no podría dar lugar a la reclasificación de la marca, sino a la corrección del error por parte de la oficina nacional competente, eliminando del registro los productos que no pertenecían a la clase solicitada.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2006-00160 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] El principio de la especialidad tiene algunas excepciones, tales como la protección por conexidad competitiva o la protección a la marca notoriamente conocida.