PROCESO 118-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales b), d), e), f) y g), 84, 113 literal c) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Señor Jairo Jiménez Jaramillo. Marca: “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixta). Expediente Interno No. 2004-0346. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de octubre de 2010. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante es: el señor Jairo Jiménez Jaramillo. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El Tercero Interesado es: el señor Jorge Humberto Restrepo Quintero. 2. Actos demandados El señor Jairo Jiménez Jaramillo plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - Nº 15507 de 30 de abril de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto), para distinguir específicamente actividad musical, servicio comprendido en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Humberto Restrepo Quintero. 3.

Hechos relevantes a. Los hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El señor Jairo Jiménez Jaramillo ha desempeñado su actividad comercial en el campo artístico usando el nombre comercial “LOS HISPANOS” para distinguir a su orquesta. Asimismo, el señor Jairo Jiménez Jaramillo y su hermano Guillermo León Jiménez registraron el pseudónimo “LOS HISPANOS” ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. - Durante los años 1995 a 1999, el señor Jairo Jiménez Jaramillo tuvo como empleado al señor Jorge Humberto Restrepo Quintero, quien ejercía como cantante del conjunto musical “LOS HISPANOS”.

En 1999, el señor Jairo Jiménez Jaramillo decidió prescindir de los servicios del señor Jorge Humberto Restrepo Quintero y lo excluyó de su conjunto musical. - El 22 de septiembre de 2000, el señor Jorge Humberto Restrepo Quintero solicitó el registro del signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto), para distinguir, específicamente, actividad musical, servicio comprendido en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. - La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 497 del 7 de noviembre de 2000. - El 30 de abril de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 15507, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto), para distinguir actividad musical, servicio comprendido en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor Jorge Humberto Restrepo Quintero. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda El señor Jairo Jiménez Jaramillo solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) no cabe duda ninguna acerca de la titularidad exclusiva que tiene el señor JAIRO JIMÉNEZ JARAMILLO sobre el nombre comercial LOS HISPANOS como signo distintivo de sus servicios de actividad artística musical, que están comprendidos por la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, dado que fue quien le dio el primer uso a este nombre comercial hace más de cuarenta años y hasta la fecha sigue y seguirá usándolo para distinguir sus servicios, empresa y establecimiento”. - “La conexión competitiva entre los servicios del señor JORGE HUMBERTO RESTREPO QUINTERO y los del señor JAIRO JIMÉNEZ JARAMILLO, titular del nombre comercial LOS HISPANOS, es clara, pues, ambas empresas se dedican a la prestación de servicios musicales e incluso el señor RESTREPO QUINTERO se vale de la imagen de LOS HISPANOS para confundir al público y obtener provecho ilícito de ello, pues, ambos explotan el mismo ramo de la música tropical”. - “La falta de distintividad de la marca J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS se concreta en el riesgo de confusión que existe para el consumidor, primero, por la semejanza de los signos enfrentados; y, segundo, por la conexidad competitiva de los servicios amparados por los mismos”. - “(…) el nombre comercial LOS HISPANOS es y era notoriamente conocido como distintivo de la empresa y servicios musicales de JAIRO JIMÉNEZ, mucho antes del año 2000, cuando se radicó la solicitud de registro de la marca J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS. Actualmente, el nombre comercial conserva y consolida cada vez más su reconocimiento y carácter de notoria, pues, mantiene vigencia en el mercado que le corresponde como música tropical, y es reclamado por el público y por sus productores”. - “La mala fe en el actuar de RESTREPO QUINTERO se reafirma en la forma en que ha explotado el nombre comercial de Los Hispanos, pues, en todo momento ha competido deslealmente, engañando al público al hacerle creer que se trata de LOS HISPANOS del señor JAIRO JIMÉNEZ, al punto de que hace copias informales de las canciones legalmente grabadas por JAIRO JIMÉNEZ, para fingir que se trata de producciones de su grupo”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: - “La parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas (…) las pruebas correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre la notorieda (sic) y titularidad del nombre comercial LOS HISPANOS, como tampoco aportó los documentos que probaran su protección como derecho de autor, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”. - “(…) la marca registrada ‘J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS’ (Mixta) a favor del Señor Jorge Humberto Restrepo Quintero, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria pues es suficientemente distintiva y su registro no conllevaría a error o confusión al público consumidor”. d) Tercero interesado El señor Jorge Humberto Restrepo Quintero, considerado como tercero interesado, expresa, en lo principal: - “(…) el registro de un seudónimo ante la Dirección del Derecho de Autor es diferente al uso de una marca comercial.

El demandante y su hermano (…) registraron el seudónimo LOS HISPANOS para que así fueran reconocidos artísticamente en el medio musical, pero ello no conlleva el derecho al uso de una marca denominada LOS HISPANOS, ya que por tratarse de un nombre genérico estaría incursa en causal de irregistrabilidad. Mi poderdante registró ante la Superintendencia de Industria y Comercio la marca mixta J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS para desarrollar su actividad comercial, marca que comporta un nombre diferente a LOS HISPANOS”. - “(…) mi representado, es simplemente un intérprete de temas musicales de autoría de terceros sobre los cuales no puede predicar titularidad alguna sobre los derechos de autor.

Mi mandante no ha utilizado como seudónimo el nombre LOS HISPANOS. El registro que efectuó ante la Superintendencia de Industria y Comercio no se realizó como seudónimo, pues esta entidad no es la competente para conceder dicho registro, lo hizo como marca que distingue la prestación de sus servicios comerciales en la actividad musical”. - “Mi mandante no ha explotado comercialmente el nombre LOS HISPANOS; en ninguna de sus actividades comerciales en desarrollo de su derecho al trabajo y de la libertad de empresa ha usado dicho nombre en forma aislada.

Sus contratos y sus comunicaciones siempre llevan impresa la marca registrada J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS, de la cual es titular del derecho legalmente obtenido, (…)”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de octubre de 2010. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i) y 136 literales a), b), d), f) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto) fue presentada el 22 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal d), 83 literales b), d), e), f) y g), 84, 113 literal c) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente. g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) DE LA NULIDAD DEL REGISTRO Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. (…) DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Los nombres comerciales y su protección; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos (con parte denominativa compuesta); - El Derecho de Autor de Terceros como causal de irregistrabilidad de las marcas.

(Los derechos de autor). - El registro de seudónimos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con un nombre comercial; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con derechos de autor de terceros; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Signos distintivos notoriamente conocidos; - Marcas compuestas por palabras descriptivas, genéricas o evocativas; - La mala fe en la solicitud de un registro marcario.

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto) fue presentada el 22 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Tomando en cuenta que el señor Jorge Humberto Restrepo Quintero solicitó el registro del signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto), es pertinente referirse al Concepto de Marca y sus Elementos Constitutivos. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca.

De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3. EL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTECCIÓN. Tomando en cuenta que el señor Jairo Jiménez, en su escrito de demanda, argumentó que “(…) no cabe duda ninguna acerca de la titularidad exclusiva que tiene el señor JAIRO JIMÉNEZ JARAMILLO sobre el nombre comercial LOS HISPANOS como signo distintivo de sus servicios de actividad artística musical, que están comprendidos por la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, dado que fue quien le dio el primer uso a este nombre comercial hace más de cuarenta años y hasta la fecha sigue y seguirá usándolo para distinguir sus servicios, empresa y establecimiento”, es pertinente referirse al Nombre Comercial y su Protección. La Decisión 344 protege al nombre comercial en los artículos 83 literal b) y 128.

El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.[3] Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.[4] Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45- IP-98). El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

La protección al nombre comercial en el Derecho comunitario andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.[5] Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, las previsiones contempladas para las marcas.

En este sentido, el titular tiene derecho al uso exclusivo del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica.

4. CLASES DE SIGNOS: Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos (con parte denominativa compuesta). La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los denominativos, los gráficos y los mixtos, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es uno mixto: “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS”, y que los signos del actor son “LOS HISPANOS” (nombre comercial y seudónimo), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos compuestos y mixtos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [6] Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[7] Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta, debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[8] En consecuencia, si en el signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixta) predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos, los cuales han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, y que deben ser aplicados en el caso de que en el signo comparado predomine el elemento verbal, a saber: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [9] Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Se reitera que en caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico, no habría, en principio, riesgo de confusión.

5. EL DERECHO DE AUTOR DE TERCEROS COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS (LOS DERECHOS DE AUTOR). Tomando en cuenta que el señor Jairo Jiménez y su hermano, el señor Guillermo León Jiménez, registraron el seudónimo “LOS HISPANOS” ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es pertinente referirse a “Los derechos de autor de terceros como causal de irregistrabilidad de las marcas” y al “Registro de Seudónimos”.

En primer lugar, es pertinente advertir que el derecho de autor es independiente aunque compatible con los derechos de propiedad industrial, es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.

El Tribunal ha destacado que: “(…) una obra pueda ser protegida también como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. Esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor -lo que no se encuentra, al menos literalmente, prohibido por el art. 83, párrafo g) de la 344, pero que resulta un exabrupto-, o si alguien pretendiere registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero. De lo expuesto, obviamente resulta concluyente que lo que la Decisión 344 prohibe en el literal g) del artículo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante de la norma es que en los dos supuestos allí previstos (títulos de obras, por una parte, y personajes ficticios o simbólicos, por la otra), el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”[10].

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde este derecho se regula en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. Son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios.

Ahora bien, el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 expresa lo siguiente: Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

De una interpretación del literal g) del artículo 83, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos de hecho distintos: (i) “los títulos de obras literarias, artísticas o científicas ( ) que sean un objeto de autor”; y, (ii) “los personajes ficticios o simbólicos ( ) que sean objeto de un derecho de autor”. El Tribunal, dentro de la Interpretación prejudicial rendida con ocasión del proceso 41-IP-1998, expresó, sobre el tema, que “En cuanto a los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo podrán ser objeto de impedimento de registro marcario cuando aquellas sean a su vez objeto de protección por el Derecho de Autor.

Este supuesto será configurado cuando el título de la obra al que se opone el registro marcario tenga características de originalidad, concepto fundamental para la protección autoral, ya que esta disciplina no protege títulos genéricos ni banales. En su consecuencia, podrán ser registrados como signos distintivos los títulos de obras del ingenio que no se encuentren protegidos por el Derecho de Autor por carecer de originalidad, por lo que mal podría concederse un monopolio de explotación sobre éstos”[11].

Sobre este punto, el profesor venezolano Ricardo ANTEQUERA PARILLI ha manifestado que: “El título de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de fantasía, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido. ( ) Al igual que como ocurre con otros medios distintivos, el título puede tener elementos de originalidad o, por el contrario, adolecer de cualquier rasgo que revele algún grado de creatividad, en cuyo caso el título apenas sirve para identificar la obra.

Así, la diferencia entre los títulos originales, como la ‘Doña Bárbara’ de Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su laberinto” de García Márquez, en comparación con los título genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los repertorios musicales administrados por las entidades de gestión colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘Tú’ o ‘La Noche’.

( ) La protección del título distintivo de una creación intelectual implica determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto de una utilización; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir que dicho título sea empleado para distinguir a otra producción intelectual.

El ámbito apropiado y específico para la tutela del título se encuentra en el derecho de autor, como parte de la obra misma, según lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benín, Brasil, Camerún, Chile, España, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el título tenga características de originalidad (v.gr.: Benín, Camerún, Colombia, Francia, España, Senegal), de manera que los títulos genéricos y los nombre propios no tienen protección (v.gr.: Costa Rica) ni cuando se limitan a indicar el género, contenido o índole de la obra (v.gr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’, etc.), o si se trata de nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos o literarios y mitológicos o de nombres de personas vivas (v.gr.: Portugal).

( ) Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilización de la creación se emplee el título de la misma, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir que se use dicho título para identificar a otra creación, tanto en ejercicio del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en razón del derecho exclusivo de explotación de la obra.

“Tales principios son por lo demás concordantes con lo previsto en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los títulos de obras literarias, artísticas o científicas que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.” (Derecho de Autor, 2da.

Edición, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pág. 147. Resaltado de la Sentencia). (Resaltado de la presente sentencia). Tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor, estará sometido a que éste sea capaz de crear confusión en el público consumidor, con respecto a la clase de productos o servicios que distingue, ya que si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho Marcario.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de un título de una obra, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad. En consecuencia, corresponderá a la Oficina o Autoridad Nacional Competente, establecer según las características del caso, si el título de una obra que se opone al registro de un signo distintivo, es original por tratarse de una creación, y a su vez, si el registro marcario ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión. Así lo ha manifestado este Tribunal en Sentencia del Proceso 32-IP-97, ya citado: “(…) Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que: - Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión. - Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.” En cuanto al segundo supuesto previsto por esta norma “los personajes ficticios o simbólicos ( ) que sean objeto de un derecho de autor”, se advierte que los personajes ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por sí solos por el Derecho de Autor, ya que esta disciplina sólo protege las formas de expresión, ya sean artísticas o literarias, en el que se incluyan o representen tales personajes, por lo que en ningún caso podrán configurar, por ellos mismos, una causal de irregistrabilidad marcaria.

6. EL REGISTRO DE SEUDÓNIMOS. El literal f) del artículo 83 de la Decisión 344 expresa lo siguiente: Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) g) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.

De acuerdo al literal f) del artículo 83 de la misma Decisión, no son registrables los signos que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.

La citada disposición opera respecto del nombre de personas naturales, no es, por tanto, aplicable en relación con el de las personas jurídicas. Dicha disposición permite advertir que no es registrable como marca el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, por un lado, ni tampoco el seudónimo de ella, por otro lado.

En la interpretación prejudicial efectuada dentro del proceso 57-IP-2003, el Tribunal, sobre el tema, expresó lo siguiente: “Es de destacar que la doctrina y la jurisprudencia han señalado con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos.

Y, en consonancia con este criterio, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos”[12]. El Juez consultante debe tener en cuenta los argumentos esgrimidos en esta interpretación prejudicial a efectos de determinar si la solicitud del signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto) recae en las prohibiciones mencionadas.

7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en consideración a que a los nombres comerciales les son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial.

Asimismo, tomando en cuenta que el señor Jairo Jiménez y su hermano, el señor Guillermo León Jiménez, registraron el seudónimo “LOS HISPANOS” ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es adecuado referirse a la identidad y semejanza de un signo con los derechos de autor de terceros. La identidad y la semejanza de un signo con un nombre comercial y con los derechos de autor de terceros.

Tomando en cuenta que el señor Jorge Humberto Restrepo Quintero solicitó el registro del signo mixto “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS”, y que señor Jairo Jiménez Jaramillo ha desempeñado su actividad comercial en el campo artístico usando el nombre comercial “LOS HISPANOS” para distinguir a su orquesta; y, que el señor Jairo Jiménez Jaramillo y su hermano Guillermo León Jiménez registraron el seudónimo “LOS HISPANOS” ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el Tribunal estima pertinente referirse a los impedimentos para el registro de un signo contemplados en los literales b) y g) del artículo 83 de la Decisión 344.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, conforme al literal b) del artículo 83, objeto de la presente interpretación prejudicial; y, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento, de acuerdo al literal g) del citado artículo 83.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[13] Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con un nombre comercial o con derechos de autor de terceros, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.[14] Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.[15] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[16] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

8. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos, en el caso concreto, entre una marca y un nombre comercial o entre una marca y un derecho de autor de un tercero, puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.[17] Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. [18] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

9. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas, aplicables también para la comparación entre una marca y un nombre comercial o entre una marca y un derecho de autor de un tercero: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos". [19] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [20]

10. LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. La marca notoria y su prueba. Tomando en cuenta que el señor Jairo Jiménez Jaramillo, en su escrito de demanda, argumentó que “(…) el nombre comercial LOS HISPANOS es y era notoriamente conocido como distintivo de la empresa y servicios musicales de JAIRO JIMÉNEZ, mucho antes del año 2000, cuando se radicó la solicitud de registro de la marca J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS. Actualmente, el nombre comercial conserva y consolida cada vez más su reconocimiento y carácter de notoria, pues, mantiene vigencia en el mercado que le corresponde como música tropical, y es reclamado por el público y por sus productores”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos, desde que bajo este concepto se incluye tanto a la marca como al nombre comercial y desde que a los nombres comerciales les son aplicables, en lo que corresponda, las previsiones contempladas para las marcas.

El Tribunal señala que el signo notorio es aquél en el que concurren los siguientes aspectos: la difusión del mismo entre el público consumidor traducido del uso intenso del mismo; y, la calidad de los productos o servicios que éste ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios, por él protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de él se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que éste adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, al referirse a la marca notoria, indica que es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”.[21] El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.[22] Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.[23] La notoriedad de un signo no se presume y, por tanto, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de un signo constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

Los criterios son los siguientes: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad del signo hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad del signo no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocido, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, en cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 344, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 93 expresa que “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado (…)”.

A continuación, el artículo 94 indica que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar observaciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de un signo, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido.

En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[24] A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Ahora bien, es importante tener en consideración que la normativa comunitaria protege a la marca notoria de manera especial, en relación a los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios de especialidad y territorialidad, tomando en cuenta que en el proceso interno, la marca observante no se encuentra registrada en Colombia, sino en otros países, es pertinente señalar que: 1.

Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 advierten que la marca notoriamente conocida no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. 2. El principio de territorialidad determina la protección de la marca notoria no solamente en el país donde se solicita la protección, sino que se la protege en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Para lo anterior, es preciso que, (i) sea notoriamente conocida en por lo menos uno de los Países Miembros; (ii) sea notoria en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, “Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de reciprocidad”.

Confusión con la marca notoriamente conocida. El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 82-IP-2009 expresó que en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Finalmente, es importante advertir lo que en reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”.[25] En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión, asociación y dilución entre una marca y un nombre comercial o entre una marca y un derecho de autor de un tercero

11. MARCAS COMPUESTAS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS, GENÉRICAS Y EVOCATIVAS. Tomando en cuenta que se ha debatido dentro del proceso acerca de que si la expresión “LOS HISPANOS” es una expresión genérica, descriptiva o evocativa de los servicios que pretende amparar, el Tribunal considera pertinente analizar el tema de las marcas conformadas por palabras descriptivas, genéricas o evocativas: Palabras descriptivas: El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal sobre la base de la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. Palabras genéricas: Al respecto, este Tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. Palabras evocativas: En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.[26] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquéllas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto) es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos del mencionado servicio, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

12. LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO. Tomando en cuenta que el señor Jairo Jiménez Jaramillo, en su escrito de demanda, argumentó que “La mala fe en el actuar de RESTREPO QUINTERO se reafirma en la forma en que ha explotado el nombre comercial de Los Hispanos, pues, en todo momento ha competido deslealmente, engañando al público al hacerle creer que se trata de LOS HISPANOS del señor JAIRO JIMÉNEZ, al punto de que hace copias informales de las canciones legalmente grabadas por JAIRO JIMÉNEZ, para fingir que se trata de producciones de su grupo”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la “mala fe en la solicitud de un registro marcario”.

Es pertinente advertir, en primer lugar, que la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. La buena fe es un principio general de derecho, es el sustento de todo ordenamiento jurídico.

Este Órgano Comunitario ha dicho, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”[27].

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”[28]. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”[29].

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)[30].

De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP- 2007.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: - Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; - Denegar el registro; - Sancionar con la nulidad el registro obtenido.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del “J.R. QUINTERO Y SUS HISPANOS” (mixto) fue presentada el 22 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar un signo denominativo compuesto y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.

La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual. La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. 5.

Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo cuando sean objeto de protección por el derecho de autor, no pueden ser susceptibles de registro como marca, salvo cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho. 6. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento, de acuerdo al literal g) del citado artículo 83 7.

De conformidad con el artículo 83, literal f, de la Decisión 344 no son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos.

La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 8.

No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que podrían generar el riesgo de confusión en el público consumidor. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

Así también, para establecer el riesgo de confusión entre una marca y un derecho de autor de un tercero se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 9. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. 10.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 11. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 12.

No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 13.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 14. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras adicionales que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 15. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No. 2004-0346 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 46-IP-2008.

Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [9] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [10] PROCESO 32-IP-1997. Marca: “TERMINATOR”. Interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] PROCESO 41-IP-1998.

Marca: “SUPERMANI”. Interpretación prejudicial de 5 de marzo de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 57-IP-2003, Marca FLORISTERÍA JARDÍN KENNEDY (Mixta). Sentencia de 9 de julio de 2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. [15] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [17] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [18] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. [19] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. [20] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [21] FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. [22] OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. [23] Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [24] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [25] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [26] Ibídem. [27] PROCESO 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. [28] Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [29] Proceso 3-IP-99 (ya citada). [30] ”Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.