PROCESO 03-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: MAC ALPIN (denominativa). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Proceso interno: Nº 2001-00290. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil once. VISTOS: El Oficio Nº 1681, de 27 de julio de 2010, recibido en este Tribunal el 20 de diciembre de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno Nº 2001-00290. 1.

Las Partes. Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: MANUFACTURAS J.D. LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes: 1. Hechos: El 9 de mayo de 1989, MANUFACTURAS J.D. LTDA. solicitó el registro como marca del signo MAC ALPIN (denominativo), para distinguir “vestidos, calzados y sombrerería”, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solitud fue publicado en la Gaceta Nº 405, el 01 de agosto de 1994. El 12 de septiembre de 1994, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó observación con fundamento en el previo registro de 11 marcas ALPINA, que según la actora es una marca notoriamente conocida en Colombia. El 22 de marzo de 1996, mediante Resolución Nº 9034, se declaró infundada la observación y se concedió el registro del signo solicitado.

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. interpuso recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resolución Nº 10556, de 28 de abril de 1997, y Resolución Nº 07458, de 28 de febrero de 2001, respectivamente, confirmando en ambos casos la Resolución Nº 9034. De esa forma, se concedió el registro del signo MAC ALPIN (denominativo), agotándose así la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la Demanda: La demandante ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. estima violados los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344, por las siguientes razones: La Superintendencia incurrió en error de hecho al no dar a las pruebas aportadas el alcance previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, pues las facturas de venta, las certificaciones expedidas por los almacenes de cadena sobre la comercialización del producto ALPINA desde el año 1992 y sobre sus estándares de calidad, así como, la certificación del Revisor Fiscal de la empresa, que demuestran la antigüedad y el uso constante de la marca, la magnitud de su producción y el volumen de ventas, criterios que precisamente señala la norma para determinar la notoriedad de una marca.

Las certificaciones aportadas por la publicidad del producto ALPINA, a través de diferentes medios de comunicación a nivel nacional, demuestran la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad de la marca, criterio que permite igualmente establecer su notoriedad. La Superintendencia violó por la falta de aplicación los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, pues la Administración concedió el registro como marca de MAC ALPIN (denominativa) a nombre de MANUFACTURAS J.D. LIMITADA para distinguir productos de la Clase 25, sin tener en cuenta que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. es titular en Colombia de la marca notoria ALPINA, por haberla registrado con anterioridad para distinguir productos de las Clases 1, 5, 29, 30 y 32.

Y que por ser notoriamente conocida, la ley le da una protección más amplia, respecto de todo tipo de productos, con la independencia de la clase a la cual pertenecen. Para realizar el cotejo entre las marcas en conflicto debe prescindirse del vocablo que se agrega, esto es “MAC”. Luego las denominaciones ALPIN y ALPINA son prácticamente idénticas ya que tan solo difieren en la letra final.

Entonces, su confundibilidad es evidente por todos sus aspectos, ortográfico, fonético y conceptual, por lo que debió denegarse el registro como marca del signo MAC ALPIN (denominativo). Si bien las marcas amparan productos comprendidos en clases diferentes, el riesgo de confusión subsiste porque dada la identidad entre las mismas y el reconocimiento en el mercado de la marca notoria, el público consumidor podría entender que unos y otros productos tienen un mismo origen empresarial, o por lo menos que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., titular de la marca original, patrocina a la empresa que identificó el producto de la segunda marca, hecho denominado por la doctrina como “riesgo de asociación”. 4.

Fundamentos de la demandada La demandada Superintendencia de Industria y Comercio, señala que el signo MAC ALPIN (denominativo) no está incurso en la causal de irregistrabilidad ya que del examen comparativo entre los signos en controversia no se presenta conexión competitiva entre los productos. La actora no demostró la notoriedad de la marca ALPINA conforme lo exige el artículo 84 de la Decisión 344.

MANUFACTURA J.D. LIMITADA., como tercero interesado, replicó que si bien existe similitud fonética y gramatical en los signos en controversia, no es causal de irregistrabilidad pues no presentan conexión competitiva.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de marzo de 2011. Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el 09 de mayo de 1989, es decir, en vigencia de la Decisión 85, por lo que este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la demanda se interpuso en el año 2001, cuando estaba en vigencia la citada Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISION 85 “(…) Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase. g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

(…)”. DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…).” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso concreto, la norma sustancial aplicable es la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro se presentó el 09 mayo de 1989, mientras que la norma procesal aplicable es la Decisión 486, pues la demanda se interpuso en septiembre de 2001, en plena vigencia de la citada Decisión. 2.

LA MARCA, DEFINICIÓN Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS SEGÚN LA DECISIÓN 85. El artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos. Estas características resultan las determinantes para que un signo sea registrado como marca, puesto que la función de ésta es la de identificar y distinguir a los productos o servicios de sus similares, permitiéndole al consumidor identificar los de una empresa de los de otras.

Un signo será novedoso si incorpora elementos distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados. Al respecto de la novedad exigida para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “ que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24).

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR RIESGO DE CONFUSIÓN. IDENTIDAD Y SEMEJANZA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Debido a que la demandante, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., manifiesta en su escrito de demanda que sus marcas registradas ALPINA (denominativa y mixta) y el signo solicitado MAC ALPIN (denominativo) son confundibles al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor, el Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.

El artículo 58 de la Decisión 85 consagra otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f), no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles ( ) protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, caso: “LAURA ASHLEY”, publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996).

Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está destinado a amparar una clase o variedad diferente de productos o servicios. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado MAC ALPIN (denominativo compuesto) y la marca registrada ALPINA (denominativa simple), además de la comparación entre el signo solicitado MAC ALPIN (denominativo compuesto) y la marca registrada ALPINA (mixta).

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos, y entre signos denominativos compuestos y mixtos. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado MAC ALPIN (denominativo compuesto) y la marca registrada ALPINA (denominativa simple). Por otra parte, las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[1] El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[2] En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado MAC ALPIN (denominativo compuesto) y la marca registrada ALPINA (mixta).

5. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA Debido a que en el caso concreto, la demandante ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. alega la notoriedad de sus marcas ALPINA (denominativa y mixta), el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoria. El artículo 58 literal g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, asimila la notoriedad de la marca a la utilización generalizada y constante de ésta.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado que “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. (Proceso 05-IP-1994, Marca: BENETTON, publicado en la Gaceta Oficial Nº 177, de 20 de abril de 1995).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca señala que: “El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca.

En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.

En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.

(Proceso 05-IP- 1994, ya citado). De no probarse la notoriedad de la marca ALPINA, se deberá analizar la existencia de conexión competitiva, de acuerdo al punto 6 de la presente providencia.

6. CONEXIÓN COMPETITIVA Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios ubicados en diferentes clases, el signo solicitado MAC ALPIN (denominativo) en la Clase 25 y la marca registrada ALPINA (denominativa y mixta) en las Clases 1, 5, 29, 30, 32 y 42; el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre ellos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la Gaceta Oficial N° 871, de 11 de diciembre de 2002). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Entre las pautas o criterios, se debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto a un origen empresarial común. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En el caso concreto, la norma sustancial aplicable es la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro se presentó el 09 de mayo de 1989, mientras que la norma procesal aplicable es la Decisión 486, pues la demanda se interpuso en septiembre de 2001, en vigencia de la citada Decisión. 2.

Los signos que no reúnan los requisitos esenciales de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, al tenor de lo que establecía la entonces Decisión 85, no pueden ser considerados aptos para ser registrados. Si el signo se sujeta a los requisitos señalados, no deberá tampoco incurrir en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85 para poder tener acceso al registro. 3.

El Juez Consultante deberá determinar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto tomando en consideración las orientaciones dadas en esta sentencia, estableciendo los elementos sobresalientes que existan frente al signo con el cual se compare. Basta que exista riesgo de confusión para que opere la irregistrabilidad del signo solicitado. 4.

En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error. 5.

En la comparación entre una marca denominativa compuesta y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 6.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia. En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. Asimismo, de no probarse la notoriedad de la marca ALPINA (denominativa y mixta), el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva entre los productos de diferentes clases. 7.

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001-00290, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 46-IP-2008. Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.