PROCESO 29-IP-2011 — Andean Community

PROCESO 29-IP-2011 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: BOSS (denominativa).

Actor: sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG. Proceso interno Nº 2102-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil once. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al literal a) de los artículos 82 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2102-2010;

El auto de 9 de junio de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero interesado: sociedad C. CARBO & CIA. S.A.C. b) Hechos 1. El 10 de enero de 2006, la sociedad C. CARBO & CIA. S.A.C. solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo BOSS (denominativo), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. 2.

Contra dicha solicitud, la sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. presentó oposición sobre la base de sus marcas BOSS, HUGO BOSS & DISEÑO Y BOSS ENERGISE, todas registradas para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución Nº 3750-2007/OSD-INDECOPI, de 28 de febrero de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. de Alemania, y en consecuencia INSCRIBIR (…) a favor de C. CARBO & CIA. S.A.C. de Perú, la marca de producto constituida por la denominación BOSS, para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional (…)”. 4.

Contra dicha Resolución, HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1468-2007/TPI-INDECOPI, de 26 de julio de 2007, decidió CONFIRMAR la Resolución Nº 3750-2007/OSD-INDECOPI.

5. HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 7, de 19 de septiembre de 2008, donde la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA LA DEMANDA (…)”. 6.

Contra dicha Providencia HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 1 de enero de 2010, revocó la sentencia apelada, reformándola declarando fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución administrativa Nº 1468-2007/TPI-INDECOPI. 7.

Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 2 de noviembre de 2010 declaró que “resulta necesario suspender el procedimiento del presente proceso judicial (…), a efectos de solicitar el Informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del literal a) de los artículos 82 y 83 de la decisión (sic) 344 (…) lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. en su escrito de demanda, manifiesta que: 1. En la Resolución impugnada, el INDECOPI indicó que no existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 3 y los productos de la Clase 5 que distinguen los signos en conflicto, lo cual es un error pues entre los productos que distinguen las Clase 3 y clase 5 sí existe conexión competitiva y “las marcas BOSS y BOSS (idénticas) evidentemente serán asociadas y vinculadas al origen empresarial de nuestra representada, causando confusión ante los consumidores y un gravísimo perjuicio a la demandante”. 2.

El INDECOPI para realizar su análisis, sólo tomó en cuenta algunos productos comprendidos en la Clase 3, como son los productos cosméticos empleados para el embellecimiento y cuidado de las personas, y no todos los productos de la Clase como “preparaciones para blanquear y otras sustancias para colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas)” los cuales están directamente relacionados con los productos de la Clase 5, específicamente con los productos que distingue el signo solicitado en conflicto: “productos para la eliminación de animales dañinos, fungicidas y herbicidas y los productos de limpieza, de pulido, de desengrasar y de raspar”. 3.

Reiterando el argumento de la conexión competitiva entre los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5, que distinguen los signos en conflicto, afirma que dichos productos “se pueden expender en los mismos lugares (supermercados, tiendas de limpieza, etc.) en donde fácilmente encontramos insecticidas y fungicidas, al costado de productos de limpieza y de eliminación de gérmenes”. 4.

Su marca BOSS “cuenta desde hace muchos años con prestigio, renombre, aceptación, vinculación con calidad y posicionamiento en el mercado, todo lo cual responde a la inversión y trabajo realizado durante muchos años. Es evidente que el público consumidor asociaría directamente un producto marca ‘BOSS’, con nuestra representada y VINCULARÍA los productos y/o servicios otorgándoles erróneamente un mismo origen empresarial”. 5.

Para el análisis de confundibilidad debe tomarse en cuenta la confusión gráfica, fonética e ideológica y “para los efectos del examen comparativo, debe considerarse principalmente aquellas características que son capaces de ser recordadas por el público consumidor”. 6. Realizado un análisis comparativo entre los signos en conflicto “es evidente la IDENTIDAD en los signos, siendo el único elemento relevante el denominativo, el cual identificará el origen empresarial (…).

En ese orden de ideas, se puede apreciar que no existen diferencias entre ambas marcas por lo que resulta evidente el riesgo de confusión que se producirá entre los consumidores, más aún cuando la marca BOSS no obedece a un término preexistente, en idioma español, sino que es un signo arbitrario para el mercado peruano”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta: 1. Respecto al argumento sobre el que versa la demanda de que existiría vinculación o conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas en conflicto afirma que “para determinar si dos marcas son confundibles, se debe tomar en cuenta los productos o servicios que distinguen” y si éstos se encuentran vinculados entre sí. 2.

Además, “la figura de la ‘VINCULACIÓN de productos’ conocida también como ‘conexión competitiva’ debe ser apreciada de acuerdo a su connotación jurídica y no bajo su acepción común o usual” y que “estamos ante un tipo de ‘vinculación’ diferente a la categoría jurídica denominada ‘conexión competitiva’”. 3. La conexión o la vinculación entre los productos distinguidos por los signos en conflicto “consiste en una relación de tipo material, el cual, en el presente caso se genera por razones estrictamente utilitarias.

El que los productos confrontados expidan un aroma, sólo constituye un plus sobre la función principal del producto. Y es que, así como los insecticidas que huelen bien pueden ser más requeridos que aquellos que no lo hacen, los productos de limpieza que al mismo tiempo aromatizan, son por lo general preferidos por las amas de casa (…)”. Por lo tanto, “la vinculación por la presencia de un aroma en ambos productos que ha citado la actora, resulta ser jurídicamente irrelevante, ya que no son pocos los productos que poseen aroma, y que sin perjuicio de ello, se trata de productos absolutamente distintos”. 4.

En el caso concreto “encontramos que la marca de la demandante, que identifica PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PULIDO, DESENGRASE Y ABRASIVOS, de la clase 03 de la N.O. no posee ‘conexión competitiva’ o ‘ vinculación’ (jurídicamente relevante) con los PRODUCTOS INSECTICIDAS (sic), HERBICIDAS Y FUNGICIDAS que distingue la marca de nuestra litisconsorte BOSS y logotipo (sic) de la clase 05 de la N.O. dado que las relaciones o conexiones entre los mismos no son conexiones competitivas, son sólo similitudes secundarias incapaces de inducir a confusión”. 5.

Finalmente, “Bajo este contexto, tenemos que en razón a que los productos en referencia, NO están dirigidos a un mismo consumidor, al no ser ofrecidos en los mismos centros de venta y al ser –en suma- productos que NO se complementan en el proceso de comercialización o mercado se concluye, los mismos no poseen conexión competitiva, y por ende, los signos que los identifican, pese compartir (sic) un vocablo idéntico como es BOSS, no serán apreciados como originarios de una misma fuente empresarial”. d) Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

En el expediente no se encuentra contestación a la demanda por parte del tercero interesado sociedad C. CARBO & CIA. S.A.C. e) Fundamentos jurídicos del recurso de casación. En vista de que en segunda instancia, al resolver el recurso de apelación, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú revocó la sentencia apelada, reformándola declarando fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución administrativa Nº 1468-2007/TPI-INDECOPI, el INDECOPI, presentó recurso de casación en el cual esgrime los siguientes argumentos: 1.

Primera infracción normativa: la sentencia afecta nuestro derecho al debido proceso “en tanto desconoce e inaplica el Principio de Congruencia Procesal”, esto significa que “la actuación del órgano jurisdiccional debe circunscribirse a los temas controvertidos por las partes y obviamente, a aquellos que han dado lugar a la alzada”. Por lo tanto, la apelación únicamente debía analizar el tema en debate, que es “determinar si los productos que distinguían las marcas enfrentadas (…) se encontraban vinculados competitivamente. 2.

También se desconoce el principio de “motivación aparente” en el caso concreto “la Sala Suprema Ad quen (sic) no ha explicado cómo es que considera que los signos en controversia podrían inducir a confusión a los consumidores, sin analizar el tipo de productos que los signos identifican”. 3. Segunda infracción normativa: “En la sentencia se ha aplicado indebidamente normas de derecho material (…).

Específicamente, nos referimos al literal a) de los artículos 82 y 83 de la Decisión Andina 344 (…) normas que no resultan aplicables al caso (…)”, ya que la norma que debía aplicarse era el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 4. Los artículos mencionados de la Decisión 344 no debieron aplicarse por: “(i) La Decisión Andina 344 no se encontraba vigente a la fecha en que se desarrolló el procedimiento administrativo (…).

(ii) Los artículos citados correspondientes a la Decisión Andina 344, jamás han sido objeto de análisis en la controversia presentada por las partes, ni en sede administrativa, ni en sede judicial, ni en grado de apelación, debido a que en todo momento ha sido objeto de evaluación la aplicación al caso concreto del artículo 136 inciso a) de la Decisión Andina 486.

(iii) El literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, corresponde a una prohibición absoluta de registro que versa sobre la falta de capacidad intrínseca de un signo (…) mientras que en el presente caso, lo que se ha discutido en todo momento ha sido si el signo BOSS era distintivo desde el punto de vista extrínseco (…)”. 5. Al aplicar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 “no es posible colegir que los signos BOSS y HUGO BOSS sean confundibles debido a que éstos identifican productos no vinculados competitivamente”, pues de dicha norma se desprende que “el análisis de confundibilidad, no se agota en la confrontación de los signos, para determinar si éstos son iguales o parecidos, sino que dicha confrontación debe incluir también a los productos que tales signos distinguen”. 6.

En la sentencia impugnada la Sala Civil Transitoria se limitó a “analizar el aspecto denominativo de las marcas en materia, sin enjuiciar la naturaleza de los productos que identifica por un lado la marca BOSS, como son, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas de la clase 05 (…) y por otro lado, los que distingue la marca HUGO BOSS, tales como, perfumería, jabones, desodorantes de la clase 03 (…)”. 7.

Recalca que no se trata únicamente de evaluar si los signos en conflicto son iguales o semejantes “sino de establecer, si es que los productos que éstos distinguen, son realmente capaces de situar al consumidor en situaciones en las que pueda terminar creyendo que los productos que dos proveedores le ofrecen resultan pertenecer a una misma fuente empresarial”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en el literal a) de los artículos 82 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BOSS (denominativo) fue el 10 de enero de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. 1. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo BOSS (denominativo) fue presentada el 10 de enero de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2.

La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BOSS (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos denominativos y entre signos denominativos y mixtos en virtud de que el signo solicitado BOSS es denominativo y los signos sobre la base de los cuales se basa la oposición son BOSS denominativo, HUGO BOSS & DISEÑO y BOSS ENERGISE denominativo.

Además, el Tribunal se referirá a los signos que en su parte denominativa son compuestos. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos, sean simples o compuestos y, mixtos que en su parte denominativa sean simples o compuestos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de realizarse el cotejo entre un signo denominativo, que contenga en su parte denominativa elementos compuestos, y un signo denominativo, simple o compuesto registrado o solicitado con anterioridad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos, sean estos denominativos simples o denominativos compuestos, el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. En virtud de que el signo solicitado BOSS (denominativo) es idéntico a la marca registrada BOSS (denominativa); y, que puede ser similar a las marcas registradas HUGO BOSS & DISEÑO y BOSS ENERGISE (denominativo), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 5. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. La sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. manifiesta que su marca BOSS es notoriamente conocida en el mercado, por lo tanto el Tribunal analizará el tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Además, se advierte que, el juez consultante, analizará la notoriedad de la marca BOSS (denominativa) sólo si determina previamente que existe riesgo de confusión entre los signos confrontados. De no existir riesgo de confusión entre los signos, no tiene sentido ver la notoriedad de la marca. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007).

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.

En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados. 6.

Signos de fantasía. La sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG. en su escrito de demanda sostiene que “(…) la marca BOSS no obedece a un término preexistente, en idioma español, sino que es un signo arbitrario para el mercado peruano”, por este motivo, se interpreta el tema de los signos de fantasía. Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo BOSS (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. 7. Registro de marcas para amparar productos de la Clase 5 diferentes a los farmacéuticos. La Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza abarca “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

En el caso concreto, el signo BOSS (denominativo) fue solicitado para distinguir específicamente productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, por el cual el Tribunal abordará el tema. Sobre el registro de signos pertenecientes a la Clase 5 que no sean farmacéuticos, el Tribunal ha sostenido que el análisis de registrabilidad debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5 ó de Clases con las cuales se pueda dar riesgo de confusión o conexión competitiva, podría causar riesgo en la salud, tales como pesticidas, fungicidas y herbicidas.

Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien, en principio, los insecticidas comprendidos en la Clase 5 y los productos comprendidos en la Clase 3 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, sin embargo, a pesar de lo anterior, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de otras Clases conexas en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un producto de belleza, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas y productos comprendidos en la Clase 3 como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 8.

La conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 5, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición distinguen productos de la Clase 3, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09- IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo BOSS (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: El juez consultante, deberá determinar si el signo BOSS (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

SEXTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El que alega la notoriedad de la marca debe probarlo. De no probarse la notoriedad de la marca opositora se tendrá que analizar la conexión competitiva entre los productos de las Clases 3 y 5.

SÉPTIMO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 5, que no sean farmacéuticos, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 5 para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas y productos comprendidos en la Clase 3 como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos de la Clase 3 y de la Clase 5, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2102-2010, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA