PROCESO 55-IP-2011 — Andean Community

PROCESO 55-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 8, 26 literales f) y k), 27, 33, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32, 34 y 56 de la misma Decisión. Actor: Sociedad MEDOS S.A. Patente: “MÉTODO PARA AJUSTAR Y ACCIONAR UNA MICRO VÁLVULA MULTIESTABLE Y MICRO VÁLVULA GRADUABLE”.

Expediente Interno Nº 2007-00392. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil once. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de junio de 2011, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de dieciocho (18) de agosto de 2011. 1.

Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes Demandante: la sociedad MEDOS S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2. Actos demandados La sociedad MEDOS S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 28646 de 28 de octubre de 2005, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable” a favor de la sociedad MEDOS S.A., actuando como agente oficiosa la doctora Jimena Escobar Uribe. - Resolución No. 019074 de 27 de junio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28646 de 28 de octubre de 2005. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 29 de abril de 2004, la sociedad MEDOS S.A. solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento de la patente de invención “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable”. - El 20 de mayo de 2004, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la solicitante para que en el plazo de dos meses complementara su solicitud en cuanto a aspectos formales. - El 29 de junio de 2004, la agente oficiosa de la sociedad MEDOS S.A., doctora Jimena Escobar Uribe, presentó copia auténtica del poder otorgado por la sociedad MEDOS S.A., el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad debidamente apostillados, la traducción oficial debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el formato de solicitud y opinión escrita de la fase internacional. - El 15 de julio de 2004, la doctora Jimena Escobar Uribe, presentó el documento de cesión de los inventores a favor de la sociedad MEDOS S.A., junto con la traducción de las partes pertinentes del francés al español.

Informó, asimismo, que el requerimiento relacionado con la presentación del poder fue presentado el 29 de junio de 2004. - El 28 de octubre de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28646, por medio de la cual resolvió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable” a favor de la sociedad MEDOS S.A., actuando como agente oficiosa la doctora Jimena Escobar Uribe. - El 12 de diciembre de 2005, la sociedad MEDOS S.A. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución anterior. - El 25 de junio de 2006, la doctora Jimena Escobar Uribe presentó copia auténtica del documento de poder otorgado por la sociedad MEDOS S.A., el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad debidamente apostillados.

De dichos documentos, se acompañó la correspondiente traducción oficial legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. - El 27 de junio de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 019074, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28646 de 28 de octubre de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad MEDOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) no era procedente no admitir el poder y el documento de cesión, más aún después de haber presentado las aclaraciones del caso y el documento de poder.

En efecto, debido a un error formal se presentó durante el trámite el documento de poder equivocado. Sin embargo, mediante mi memorial de 7 de abril de 2006 presenté documento de poder subsanando cualquier error formal o material que se hubiese presentado durante el trámite. De esta forma, esa Superintendencia al estudiar mi recurso de reposición ya tenía el 27 de junio de 2007 (fecha de la resolución 19074) el documento de poder con el cual se subsanaba cualquier problema durante el trámite”. - Sobre la cesión de derechos afirma que “(…) no se entiende cómo la Superintendencia de Industria y Comercio de forma terca y sesgada sostiene que no hay forma de concordar la supuesta cesión de derechos con la legalización que se allega y que el nombre no es posible constatarlo.

La firma es ilegible pero el notario esta (sic) certificando esa única firma y esta (sic) dando el nombre de quien firmó esto es, Alec Joel Ginggen”. - “(…) esa Superintendencia nunca ha exigido en los documentos de cesión la aceptación del mismo por parte del cesionario. Ese honorable despacho puede constatarlo en cualquier expediente de esa entidad y verá así mismo que las cesiones (sic) la firma el cedente sin necesidad que el cesionario acepte.

Sin duda alguna esa entidad esta (sic) inventándose requisitos en este caso que no ha exigido en los otros con el fin de justificar su terca posición conculcando así el derecho sustancial de mi mandante y presumiendo la mala fé (sic) de mi mandante en la elaboración y otorgamiento de este documento”. - Arguye que mediante varias Resoluciones “ese despacho ordenó que se continuara con el trámite de la solicitud de patente debido a que al momento de resolverse el recurso de reposición ya se habían saneado los vicios que habían llevado a que se negara la solicitud.

Teniendo en cuenta que en el presente caso también se saneo (sic) el vicio que condujo a que se abandonara la solicitud de patente de invención, dicho criterio debió haber sido aplicado nuevamente por ese despacho en el presente caso”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) a través de oficio 05212 notificado por fijación en lista del 21 de mayo de 2004 requirió al solicitante ahora parte demandante, para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma”. - “Si bien es cierto que el requerimiento en mención fue atendido el 15 de julio de 2004, se tiene que se dio cumplimiento parcial a las observaciones de carácter jurídico, teniendo en cuenta que el documento de poder allegado fue otorgado a persona distinta de la que aparece relacionada en la solicitud como apoderada.

Adicionalmente, el documento en que consta la cesión del derecho a la patente no fue debidamente diligenciado, en razón a que los espacios para diligencias se encuentran en blanco, sin identificar quien (sic) es el inventor, ni se indica cual (sic) es la patente que se cede, por lo que no se complementaron los requisitos señalados en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486”. - “Como consecuencia de lo expuesto, es aplicable a la actuación administrativa ahora controvertida lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que a letra dice: ‘Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación’; esta norma comunitaria no permite prórrogas al plazo allí concedidos, ni la posibilidad de formular al solicitante un nuevo requerimiento para completar los requisitos formales”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 18 de agosto de 2011. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 8, 26, 27, 33, 38, 39, 44, 45 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de patente de invención titulada “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable”, fue presentada el 29 de abril de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal limitará la interpretación del artículo 26 a los literales f) (poderes) y k) (copia del documento en donde conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante), se interpretará de oficio el artículo 32 (requisitos de forma adicionales a la solicitud de patente), 34 (Modificaciones a la solicitud de patente), y 56 (transferencia de una patente), en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso; y, no se interpretarán los artículos 44, 45 (examen de fondo) y 47 (suspensión de la tramitación de la patente) por no ser aplicables al caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) f) los poderes que fuesen necesarios; (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

(…) Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

(…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente: a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la descripción de la invención; d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (…) Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. (…)”.

Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de Invención y requisitos de patentabilidad; - La solicitud de patente y el trámite de la solicitud; examen de forma; - Requisitos para la transferencia de una patente, complemento indispensable.

De la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. - Abandono de la Solicitud de Patente; - Modificaciones a la solicitud de patente; - Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.[1] Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.[2] Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

3.2. LA SOLICITUD DE PATENTE Y EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. Tomando en cuenta que en el presente proceso se hace relación al trámite de la solicitud de la patente “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable”, y al examen de forma, el Tribunal considera pertinente abordar dichos temas.

Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos.

Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”[3].

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo.

3.3. REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE UNA PATENTE. Tomando en cuenta que la sociedad MEDOS S.A. solicitó el otorgamiento de la patente de invención “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable” el 29 de abril de 2004 y que el 14 de julio de 2004, la doctora Jimena Escobar Uribe, agente oficiosa de la sociedad MEDOS S.A., presentó documento de cesión de los inventores a favor de la sociedad MEDOS S.A. junto con la traducción de las partes pertinentes del francés al español, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia de una patente.

El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa. Disponiendo, además, que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente.

En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.

Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencian de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.

De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales. Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen.

Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro. Finalmente, debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”[4]. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente.

Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 56 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca de los requisitos del documento de cesión de los inventores a la sociedad MEDOS S.A. con la traducción del francés al español, se estima adecuado abordar dicho tema.

El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente.

Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)”. De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k).

Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.

Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 035-IP-2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1096, de 26 de julio de 2004), ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.

En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor la sociedad MEDOS S.A. y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. En el proceso interno se ha controvertido, asimismo, sobre el requisito de la traducción en los documentos presentados. Alega la sociedad MEDOS S.A. sobre la cesión de derechos que “(…) no se entiende cómo la Superintendencia de Industria y Comercio de forma terca y sesgada sostiene que no hay forma de concordar la supuesta cesión de derechos con la legalización que se allega y que el nombre no es posible constatarlo.

La firma es ilegible pero el notario esta (sic) certificando esa única firma y esta (sic) dando el nombre de quien firmó esto es, Alec Joel Ginggen” y la Superintendencia de Industria y Comercio arguye que “(…) a través de oficio 05212 notificado por fijación en lista del 21 de mayo de 2004 requirió al solicitante ahora parte demandante, para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma” y “Si bien es cierto que el requerimiento en mención fue atendido el 15 de julio de 2004, se tiene que se dio cumplimiento parcial a las observaciones de carácter jurídico, teniendo en cuenta que el documento de poder allegado fue otorgado a persona distinta de la que aparece relacionada en la solicitud como apoderada.

Al respecto, es pertinente tener en cuenta las siguientes consideraciones: De una lectura de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 que regulan el tema de los requisitos de forma que han de cumplir las solicitudes de patentes de invención se desprende que éstos no hacen referencia al requisito de la traducción de los documentos presentados cuando éstos se encuentran en idioma extranjero, empero, el artículo 8 de la misma Decisión, a la letra indica lo siguiente: “Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.

Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente”. Conforme lo anterior, en caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.

Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

3.4. ABANDONO DE LA SOLICITUD. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud del privilegio de patente de invención titulada “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable”, por considerar que no se cumplieron los requisitos formales para la solicitud de la misma, se estima adecuado abordar el tema del abandono de la solicitud.

Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo en el marco de la Decisión 344, aplicable a la Decisión 486, ha sostenido lo siguiente: "El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. "La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente (…) complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

"La primera ( ), de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas 'por una vez en un órgano de publicación adecuado'( )”. (Art. 23 de la Decisión 344).

Y, la "segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber (…) complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ( )”. (Art. 22 de la Decisión 344).

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos.”.[5] Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice.

El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo. En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin que se pueda realizar el examen de fondo ni definitivo.

5. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. En el presente caso, la demandante, la sociedad MEDOS S.A., luego de haber interpuesto el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 28646 que decidió declarar abandonada la solicitud de patente de invención “Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable”, presentó a la Superintendecia de Industria y Comercio copia auténtica del poder otorgado por la sociedad MEDOS S.A., el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad debidamente apostillados y la traducción oficial legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver, para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, a saber: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.[6] Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”[7].

6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES Tomando en cuenta que la actora argumentó “(…) esa Superintendencia nunca ha exigido en los documentos de cesión la aceptación del mismo por parte del cesionario. Ese honorable despacho puede constatarlo en cualquier expediente de esa entidad y verá así mismo que las cesiones (sic) la firma el cedente sin necesidad que el cesionario acepte.

Sin duda alguna esa entidad esta (sic) inventándose requisitos en este caso que no ha exigido en los otros con el fin de justificar su terca posición conculcando así el derecho sustancial de mi mandante y presumiendo la mala fé (sic) de mi mandante en la elaboración y otorgamiento de este documento”. Y arguye que mediante varias Resoluciones “ese despacho ordenó que se continuara con el trámite de la solicitud de patente debido a que al momento de resolverse el recurso de reposición ya se habían saneado los vicios que habían llevado a que se negara la solicitud.

Teniendo en cuenta que en el presente caso también se saneo (sic) el vicio que condujo a que se abandonara la solicitud de patente de invención, dicho criterio debió haber sido aplicado nuevamente por ese despacho en el presente caso”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones[8]. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

(Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 2.

De no presentarse respuestas a las observaciones o de no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 3. El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la Oficina Nacional Competente.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro.

En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 4. Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo.

En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor la sociedad MEDOS S.A. y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.

Tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso. 5.

La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 6. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación. El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.

A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. 7. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 8.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00392, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 717, de 18 de septiembre de 2001. [4] Proceso 43-IP-2001, ya citado. [5] Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001. [7] Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002. [8] En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.