PROCESO N° 46-IP-2011 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 82 literal e), 84 y 93 de la Decisión 344; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.
Actor: ANHEUSER- BUSCH, INCORPORATED. Marca: “ICE BREWING” (denominativa). Proceso Interno N° 4191-CS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil once. VISTOS: El Oficio N° 673-TDCA-2S, de 21 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 22 de junio de 2011, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno N° 4191-CS. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED. Demandados: El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; El Procurador General del Estado; El Director Nacional de Propiedad Industrial, de la República del Ecuador. Tercero Interesado: JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS). 1.2. Hechos relevantes a) Los hechos: El 30 de mayo de 1994, JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) presentó la solicitud de registro del signo ICE BREWING (denominativo compuesto) para amparar “cervezas alcohólicas, cervezas fuertes de malta, cervezas light, porter, licor de malta, procesos cerveceros, cervezas de bajo contenido alcohólico y cervezas no alcohólicas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Posteriormente, el 2 de junio de 1995, ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED presentó observación en contra del registro de la marca ICE BREWING (denominativa), en el hecho de que su representada es propietaria de la marca del producto ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta. Mediante Resolución Nº 0959236, de 20 de mayo de 1997, el Director Nacional de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la observación presentada por la actora, concediendo el registro del signo ICE BREWING (denominativo compuesto), solicitado por JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS), en la Clase 32.
El 10 de septiembre de 1997, la actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción, y solicita aceptar la demanda y declarar ilegal la Resolución Nº 959236, de 1997, que rechazó la observación presentada por la actora, otorgando así el registro del signo solicitado. El 16 de septiembre de 1997, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador admitió la demanda presentada por la actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, y procedió a suspender el proceso interno, a fin de solicitar la IP al Tribunal Andino. 2.2.
Fundamentos de la demanda - La actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED señala que la marca otorgada, mediante Resolución Nº 959236 de 1997, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, ni con los caracteres legales de la marca que son la especialidad, la originalidad y la eficacia distintiva. Además, señala que la Resolución incurre en la prohibición de los literales a), d), y e) del artículo 83, puesto que se está tratando de registrar una denominación muy similar a la famosa marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER, lo cual induciría al público a error, confusión y engaño. - La denominación ICE BREWING solicitada para registro no es suficientemente distintiva, en tanto es muy similar a la notoriamente conocida marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta, registrada en Ecuador el 25 de agosto de 1994. - La marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta es famosa y notoriamente conocida, por lo que el signo solicitado se beneficiaría de su fama y prestigio incurriendo en un supuesto de competencia desleal. - Existe gran similitud visual, fonética y auditiva entre las dos marcas que llevaría necesariamente a confusión en el público consumidor. - La palabra ICE por sí sola no es suficientemente distintiva, pues a nivel internacional se conoce ICE como el método de fermentación de la cerveza a través de la formación de cristales.
La palabra BREW se encuentra definida como negocio de preparar o hacer cerveza. Por lo tanto, ICE BREWED es la forma de hacer cerveza o fermentación, mediante la formación de cristales. Por lo tanto, ICE BREWING representa un término genérico y descriptivo. - Resulta improcedente desde todo punto de vista que se concedan derechos marcarios sobre términos que son distintivos de producción de las compañías cerveceras que son de uso común y corriente y, por lo tanto, no puede haber monopolios sobre ellos en la industria. 1.
Contestaciones de la demanda - El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca señaló la legalidad y validez de la Resolución impugnada, y negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - El Procurador General del Estado por medio de su delegado comparece para vigilar las actuaciones judiciales, sin perjuicio de la delegación conferida al Director de Asesoría del Ministerio de Comercio Exterior, quien efectivamente concurre al juicio adhiriéndose a la contestación de la demanda formulada por el mencionado Ministerio. - El Director Nacional de Propiedad Industrial no opone excepciones pese a estar legalmente citado. 2.3.2.
Fundamentos del tercero interesado: - JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) señala que el signo ICE BREWING (denominativo) es susceptible de registro, puesto que no contraviene los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344, y niega que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar su Resolución Nº 0959236, de 26 de mayo de 1997. - El signo ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta no es notoriamente conocido, menos aún, en el Ecuador. - La denominación ICE BREWING no es genérica ni de uso común porque las palabras en la forma en que se presentan no tienen significado o sentido para el público consumidor del país. - La marca ICE BREWING (denominativa) constituye un signo suficientemente distintivo de la marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta.
La denominación cuyo registro se ha solicitado por JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) se conforma solamente de dos palabras, mientras que la marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta cuenta con cuatro palabras y un diseño característico de etiqueta, lo cual las hace suficientemente distintivas, a pesar de que ambas contengan en común el término ICE. - No existe semejanza visual, gráfica, auditiva y fonética entre los signos en conflicto.
Por lo tanto, el público no podrá confundirse ni ser inducido a error respecto a las denominaciones en conflicto. - ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED carece de derecho para impugnar el registro de la marca ICE BREWING (denominativa) puesto que la marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta ha sido presentada por la sociedad actora con posterioridad a la solicitud de la marca de JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS).
La solicitud de la marca ICE BREWING (denominativa) fue presentada por JOHN LABATT INVESMTMENTS (BARBADOS) el 30 de mayo de 1994, mientras que la solicitud de la marca observante ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED fue presentada el 25 de agosto de 1994. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94, literal b) de la Decisión 344, la observación no debió ser aceptada a trámite.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d), e), y 95 de la Decisión 344.
Este Tribunal procederá a interpretar los artículos solicitados; y, de oficio, los artículos 82 literal e), 84 y 93 de la Decisión 344. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos or servicios de que se trate (…) Artículo 83.- Asimiso, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los clases en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. (…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, los cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
(…)”.
1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO BAJO LA DECISIÓN 344. El artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca y determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identifica torio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades".
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Matías Alemán señala que: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Top Management: Bogotá. p. 77).
2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEGO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, el Tribunal considera pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos, ya que se alega la confusión entre el signo solicitado "ICE BREWING" (denominativo) con la marca registrada “ICE DRAFT FROM BUDWEISER” y etiqueta.
El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posibie confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional Competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: * La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. * En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. * Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58- IP-2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y SIGNOS MIXTOS. En el presente caso, se deberá comparar el signo solicitado "ICE BREWING" (denominativo compuesto) y la marca 'ICE DRAFT FROM BUDWEISER'' (mixta). Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras, signos que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca solicitada, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
(Proceso 13- IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con otra marca, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.
(Proceso 13-IP-2001). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082, de 17 de junio de 2004).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
También, deberá tomarse en cuenta que al realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado ICE BREWING al ser un signo denominativo compuesto es distintivo y si es confundible con el signo ICE DRAFT FROM BUDWEISER (mixto).
4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO (“ICE BREWING”). MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, el signo solicitado "ICE BREWING" (denominativo) está compuesto por palabras en idioma inglés, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.
A juicio del Tribunal, "Las denominaciones de fantasía ( ) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta" (Proceso 16-IP-98, caso "SAL TIN etiqueta", publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998).
A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “No pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ( )".
(Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, caso "Ol, YMPUS", publicado en la Gaceta Oficial Nº 759, de 6 de febrero de 2002).
5. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN. En el presente caso, la sociedad actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED menciona que ICE BREWING es una expresión genérica y descriptiva de uso común, toda vez que la palabra ICE es conocida en el mercado internacional como el método de fermentación de la cerveza a través de la formación de cristales, y la palabra BREW se encuentra definida como negocio de preparar o hacer cerveza.
Por lo tanto, ICE BREWED es la forma de hacer cerveza o fermentación, mediante la formación de cristales, y representa un término genérico y descriptivo. En consecuencia, el Tribunal considera pertinente tocar el tema de los signos conformados por palabras genéricas, descriptivas y de uso común. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
(…)”. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que (…) a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
(…)”. Palabras de uso común Palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Al realizar el examen de registrabilidad de signos que contengan palabras de uso común, éstas deberán quedar eliminadas de dicho examen y se tendrá que buscar la distintividad en el resto de elementos que conforman el signo. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.
(Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).
6. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. El actor ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED señala que su marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta es famosa y notoriamente conocida, por lo que el signo solicitado se beneficiaría de su fama y prestigio. Considerando que la solicitud de registro de su marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta era posterior a la solicitud de registro de ICE BREWING (denominativa), se abordará el tema del signo notorio no registrado y su prueba.
La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.
(Proceso Nº 114-IP-2003). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.
(OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255). La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, lo cual se desprende del literal d), del artículo 83, o que tengan semejanzas con marcas notoriamente conocidas, como lo prevé el literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344.
Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “(…) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. (Proceso 23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998).
En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”. (Proceso Nº 16-IP-2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001).
Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado sino que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue su permanencia en el mercado y su aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace la siguiente consideración sobre el tema: “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”.
(AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.
(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131). El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, así como en los casos en que el signo que se pretende registrar sea confundible con una marca notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida. • El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.
Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
7. LA NOTORIEDAD COMO CRITERIO DE REGISTRABILIDAD. En consonancia con lo desarrollado por este Tribunal a propósito de la sentencia recaída en el Proceso 06-IP-2010, se establece lo siguiente sobre el signo notoriamente conocido solicitado para registro: “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
En consecuencia con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la Oficina Nacional Competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y distintividad adquirida y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” (OTAMENDI, Jorge “DERECHO DE MARCAS”.
Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. pág. 195). En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.”
8. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER OBSERVACIONES. Tomando en cuenta que JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS), en su contestación a la demanda, indicó “(…) ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED carece de derecho de oponerse y de observar el registro de la marca ICE BREWING puesto que la solicitud de registro de su denominación ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta es posterior a la presentada por [el solicitante] para el registro de ICE BREWING… pues la solicitud de la marca ICE BREWING fue presentada por [el solicitante] el 30 de mayo de 1994, mientras que la solicitud de la marca ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED fue presentada el 25 de agosto de 1994”.
Al respecto, el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo, la Oficina Nacional Competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado –se entiende- en cualquiera de los Países Miembros (artículo 93, primer párrafo).
Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la Oficina Nacional Competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al peticionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.
El artículo 93 de la Decisión 344, segundo párrafo, determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La disposición revela el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante signos idénticos o semejantes que amparen, en el territorio de cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes. La Oficina Nacional Competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la solicitud, o si el observador no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes (artículo 94).
Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “(…) ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito”.[1] Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
9. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL RESPECTO A OTRAS OFICINAS. En el presente caso, el actor ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED, ha alegado que no se realizó debidamente el examen de registrabilidad al otorgar el registro del signo solicitado ICE BREWING (denominativo), por lo que resulta pertinente tocar el tema del examen de registrabilidad por la Oficina Nacional.
El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
El procedimiento de registro marcario y el respectivo examen de registrabilidad se encuentran a cargo de las Oficinas Nacionales Competentes. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[2] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además, es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un signo protegido, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.
Al cotejarse un signo denominativo compuesto y uno mixto se debe identificar cuál de estos elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo va a suscitar en los consumidores.
Estos criterios deberán ser analizados por el Juez Consultante para determinar si la marca ICE BREWING (denominativa) es suficientemente distintiva. 4. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico, descriptivo o de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 5.
Al realizar el examen comparativo de signos que se encuentren conformados por palabras genéricas, descriptivas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, buscándose la distintividad en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras genéricas, descriptivas o de uso común pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 6.
La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.
Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. 7. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. 8. De conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Decisión 344, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro de una marca solicitada en uno o en cualquiera de los Países Miembros, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.
Una vez admitidas las observaciones, la Oficina Nacional Competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 9.
El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 28-IP-2003.
Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.