PROCESO 071-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2006-0374.
Actor: Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca denominativa: “ROKOTTO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de septiembre de 2011. 1.
Partes en el proceso interno: Demandante: MERCADEO DE COLOMBIA S.A. MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: ALICORP S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1. Hechos: El 18 de mayo de 2005, ALICORP S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo ROKOTTO (denominativo) para distinguir los siguientes productos de la Clase 30: - Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.
Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición al registro del signo denominativo ROKOTTO con base en las siguientes marcas: • Marca denominativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 189291 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca denominativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 154767 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca mixta BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 199231 para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante la Resolución Nº 4438, de 27 de febrero de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo ROKOTTO (denominativo). Mediante las Resoluciones Nº 13004, de 22 de mayo de 2006, y Nº 20509, de 31 de julio de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, respectivamente, resolvieron los recursos de reposición y apelación contra la Resolución Nº 4438, confirmando lo decidido. 3.
Fundamentos de la Demanda: La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. expone los siguientes argumentos: Los signos en conflicto son confundibles en sus características ortográficas, visuales y fonéticas. La confusión resultante puede llevar al público consumidor a error en cuanto al origen empresarial de los productos identificados con las marcas.
El elemento característico de la marca mixta BOCATO es la parte denominativa. Entre los productos que identifican los signos en conflicto existe una evidente conexión competitiva, ya que comparten los mismos canales de publicidad y comercialización. 4. Fundamentos de la demandada La Superintendencia de Industria y Comercio señala lo siguiente: Señala que los signos ROKOTTO y BOCATO tienen fuerza suficiente distintiva y no presentan similitud.
Manifiesta que ambas signos poseen elementos suficientemente distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético. Aduce que la sílaba tónica de las marcas descritas es sustancialmente distinta. Indica que las marcas ROKOTTO y BOCATO pueden coexistir en el mercado sin confundir a los consumidores. ALICORP S.A., como tercero interesado, replicó lo siguiente: Señala que los signos ROKOTTO y BOCATO no semejantes ni crean confusión. Manifiesta que ambos signos son ortográfica, fonética y visiblemente diferentes.
Aduce que los signos ROKOTTO y BOCATO tienen sílabas tónicas diferentes. Concluye que el signo ROKOTTO cuenta con la suficiente distintividad para distinguir en el mercado los productos para los cuales se solicitó.
CONSIDERANDO
Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Que, las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 134, 135, 136, 148 y 150) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, únicamente serán objeto de interpretación los artículos 134, 135 literales a), f) y g) y 136 literal a) de la mencionada Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;
(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;
(…).” A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Como quiera que en el proceso interno se debate la irregistrabilidad del signo denominativo ROKOTTO por la supuesta confundibilidad con las marcas BOCATO, se hace necesario tratar los siguientes temas, de acuerdo a lo desarrollado por este Tribunal a propósito del Proceso 97-IP-2008: los requisitos para el registro de las marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, y las reglas para el cotejo de signos distintivos.
Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se solicita que se remita a las siguientes: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006 del 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451 del 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006 del 19 de septiembre de 2006.
Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421 del 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427. Es importante destacar que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en las providencias mencionadas.
B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Como quiera que la demandante argumentara que la coexistencia de los signos en conflicto puede generar en el público consumidor error en cuanto al origen empresarial, se hace necesario tratar el tema de la confusión directa e indirecta. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se solicita que se remita a las siguientes: • Interpretación Prejudicial 58-IP-2008 del 4 de junio de 2008.
Marca: “CASABLANCA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1645 del 12 de agosto de 2008, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0154. • Interpretación Prejudicial 60-IP-2007 del 19 de junio de 2007. Marca: “DRINKI”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1539 del 14 de agosto de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0156.
Es importante tener en cuenta que para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado. C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se plantea la comparación entre los signos denominativos ROKOTTO y BOCATO, es pertinente tratar el tema de la comparación entre marcas denominativas.
Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha abordado el tema de la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 34-IP-2006 de 30 de abril de 2006.
Marca: “OARTIN”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00455. • 105-IP-2005 de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094.
El Juez Nacional Competente debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y las marcas denominativas BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.
Como quiera que en el proceso interno se debate, la confusión que se puede generar entre el signo denominativo ROKOTTO y la marca mixta BOCATO, se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 162-IP-2005 de 19 de octubre de 2005.
Marca: “MICHEL”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273, de 07 de diciembre de 2005, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00225. • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006 de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 9 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.
La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y la marca mixta BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. E. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN. SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD ANDINA.
En el presente caso, se tomará como referencia lo desarrollado por este Tribunal en el Proceso 97-IP-2008. Debido a la similitud fonética existente entre el signo solicitado ROKOTTO (denominativo) y la palabra BOCATO, deviene necesario precisar lo siguiente: Una vez consultado el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se encuentra que la palabra Rocoto significa: “(De origen quechua). m. Perú. Planta herbácea de la familia de las Solanáceas que da un fruto grande, de color rojo, verde o amarillo y muy picante. // 2.
Perú. Fruto de esta planta.” Además de lo anterior, también se ha verificado que gran cantidad de platos gourmet de comida peruana que se vende en el mundo, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina, llevan la palabra rocoto. Como ejemplo tenemos: Tiradito con Salsa de Rocoto y Rocoto Relleno[1], entre muchos otros. La anterior precisión debe ser tenida en cuenta, dado que, si bien el signo solicitado como marca es ROKOTTO, la variación gramatical no incide en su percepción fonética.
Para el lector común no habría diferencia al pronunciar ROCOTO y ROKOTTO. Por lo anteriormente mencionado, y dado que el signo ROKOTTO ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza[2], es pertinente tratar el tema de las palabras genéricas y de uso común. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir, circunstancias que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.
El artículo 135, literal f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos de la siguiente manera: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”;
(…) La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Se advierte que en el marco del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden existir diversas denominaciones para diversos productos o servicios, como es el caso de patilla (Colombia) – sandía (Ecuador, Bolivia, Perú), aguacate (Colombia, Ecuador) – palta (Perú, Bolivia), o también existir productos que sólo se dan en un País Miembro.
Lo anterior no obsta para que estas diferentes denominaciones puedan considerarse como genéricos dentro de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, ya que el comercio entre personas, servicios y bienes es muy fluido en el comercio intrasubregional. Es muy común encontrar productos de un País Miembro en otro; se pueden encontrar, por ejemplo, productos colombianos en Ecuador que se refieran a la curuba y no al taxo, o productos ecuatorianos en Bolivia que se refieran al taxo y no al tumbo.
Además de lo anterior, el intercambio cultural y social entre los pueblos de la subregión es tan rico que es muy común ver novelas o programas televisados de unos Países Miembros presentándose en otros y, sobre todo, es muy diciente, por este hecho, que las “jergas” o “lenguajes locales” se comiencen a entender en los diferentes Países Miembros.
A esto hay que sumarle el intercambio educativo, musical, y cultural en todas las esferas, lo que conlleva una reciprocidad pedagógica en muchos frentes, incluyendo los denominados “lenguajes locales”. Por lo anteriormente anotado, es que la autoridad administrativa o el juez nacional competente, al analizar la genericidad de un signo no puede quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.
El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo ROKOTTO es genérico, de conformidad con las indicaciones anteriormente anotadas. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” De conformidad con la norma trascrita, es una causal de irregistrabilidad marcaria que el signo solicitado esté compuesto únicamente por una palabra común usual dentro del lenguaje corriente o usual del país. Lo primero que se advierte es que al igual que las palabras genéricas, las comunes o usuales deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es común en una clase determinada puede no ser común en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Por tal motivo, el análisis debe atender al lenguaje de los sujetos relacionados con los productos o servicios respectivos.
Para el caso particular el Juez Consultante, para establecer si el signo ROKOTTO es común o usual, debe analizar dicha característica dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéricos, factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural y, sobre todo, en la fusión gastronómica.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia.
SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.
TERCERO: El Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y las marcas denominativas BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: El Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ROKOTTO y la marca mixta BOCATO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
QUINTO: El Juez Nacional competente, al analizar la genericidad de un signo no pueden quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.
El Juez Consultante debe determinar si el signo ROKOTTO es genérico, de conformidad con las indicaciones anteriormente anotadas. Para establecer si el signo ROKOTTO es común o usual, deberá analizarse dicha característica dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéricos, factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural y, sobre todo, en la fusión gastronómica.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2006-0374, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Plato peruano de origen arequipeño elaborado a base de “rocoto”, que es un fruto muy picante, similar al ají, pero de forma redondeada y de tamaño similar al de una manzana (hay algunas especies más pequeñas), y que posee un sabor más dulzón, que es muy apreciado principalmente en la región Arequipa pero también extendido en el resto de este país. Es uno de los platos más destacados de la gastronomía del Perú, siendo incluso el rocoto exportado a otros países. [2] La clase 29 protege los siguientes productos: CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA;
EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES.