PROCESO 069-IP-2011 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Marca: RANCHERA (denominativa). Actor: sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. Proceso interno Nº 2004-00350. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil once. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-00350;

El auto de 24 de octubre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA S.A. a) Hechos. 1. El 14 de junio de 2000, la sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I COMA. S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación parcial por falta de uso de la marca RANCHERA (denominativa) registrada a favor de la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. para distinguir todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. 2.

La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. contesta dicha solicitud, manifestando ser titular de la marca RANCHERA (denominativa) registrada para distinguir todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, originalmente concedida a la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. 3. Por Resolución Nº 7650 de 8 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente el registro del signo RANCHERA (denominativo), en sentido de limitar la cobertura de la marca a los siguientes productos “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y sus preparaciones; conservas y encurtidos”, comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha Resolución la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. y la sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA S.A. presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 619 de 27 de enero de 2004, confirmó la Resolución impugnada. 5.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 7594 de 31 de marzo de 2004, confirmó, también, la Resolución Nº 7650. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se han violado los artículos 165, 224, 225, 226 y 229 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Afirma que la marca RANCHERA (denominativa) cuya cancelación parcial se solicita es una marca notoriamente conocida y que “la marca notoria cumple plenamente con las finalidades esenciales de la obligación de uso, sin importar para qué productos se usa”. 3.

La figura de la cancelación por no uso tiene como objetivo primordial permitir que terceros accedan a la marca no usada, por lo que “una cancelación por no uso que no tenga como objetivo permitir el acceso al registro de una marca igual o similar no tiene razón de ser”. Además, “cuando se trata de una marca notoria, la cancelación parcial por no uso no puede cumplir su objeto, puesto que nadie podrá acceder a esa marca, aún si se trata de proteger productos o servicios totalmente disímiles”. 4.

Afirma que “la marca notoria goza de protección sin importar si se usa o no, mal podría cancelarse cuando no ha sido usada, y menos aún podría cancelarse cuando sí ha sido usada para unos determinados productos”. Además, que “cuando se trata de una marca notoria, el solicitante de la cancelación por no uso carece de interés legítimo” pues “Tiene interés legítimo para inicial una acción de cancelación por no uso la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada”. 5.

“En consecuencia, la notoriedad de la marca objeto de cancelación es un aspecto no sólo relevante, sino fundamental, en una cancelación por no uso, toda vez que si esa notoriedad se prueba, la cancelación no debe prosperar”. 6. Aún “si la marca RANCHERA no fuera notoria, que sí lo es, no procede la cancelación parcial, toda vez que todos los productos de la Clase 29 son competitivamente conexos” y “similares entre sí”.

Pues “en Efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 165 de la Decisión 486, para ordenar la cancelación parcial de un registro, la autoridad competente debe tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de la Decisión 496 (sic) (…)”. 2. Después de realizar un análisis sobre la solicitud de cancelación de la marca RANCHERA (denominativa) afirma que “frente a las afirmaciones de la parte demandante en cuanto que las ‘grasas comestibles, legumbres en conserva, secas y cocidas’ son productos similares a las ‘salchichas, conservas y encurtidos’, es de precisar, como se señaló en los actos administrativos acusados que las ‘salchichas’, únicos productos respecto de los cuales el titular del registro demostró el uso de la marca ‘RANCHERA’, no existe relación de similitud con las ‘grasas comestibles, legumbres en conserva, secas y cocidas’”. 3.

Continúa “No obstante puede existir una relación de complementariedad entre tales productos, el asunto determinante para la procedencia de la cancelación total o parcial del registro de una marca es que los productos sean similares a aquellos respecto de los cuales se demuestra el uso de la marca, es decir, que sean productos que tengan la misma naturaleza en cuanto a su composición y sean sustituibles o intercambiables entre sí, análisis que no puede hacerse de manera general”. 4.

En cuanto a la notoriedad de la marca RANCHERA (denominativa), de los documentos obrantes “no se evidencian pruebas que permitan concluir que algún porcentaje del público consumidor de los países miembros de la Comunidad Andina reconozca a la marca ‘RANCHERA’ como notoria; además cabe agregarse que la notoriedad no constituye una justificación de no uso de la marca respecto de los productos para la cual está registrada”. 5.

Respecto al uso de la marca como único mecanismo para evitar la cancelación de la misma “se concluye en los actos administrativos acusados que la parte demandante solamente ha dado un uso real y efectivo de la marca RANCHERA para salchichas, productos (sic) comprendido en la clase 29 de la nomenclatura vigente”. e) Tercero interesado. La sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA S.A. tercero interesado en el proceso, a través de un curador ad-litem, contestó la demanda, manifestando: 1.

En cuanto a los hechos que éstos se prueben. En cuanto a las pretensiones “no me opongo, ni las acepto, y me atengo a lo que sea probado en el transcurso del proceso”. 2. No propone excepciones.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de cancelación de registro de la marca RANCHERA (denominativa), fue el 14 de junio de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (…) Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(…)”. 1. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, de 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995, de 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 2. De la cancelación del registro marcario por falta de uso, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procedencia de la cancelación parcial de un registro por falta de uso. Viabilidad en relación a una marca notoriamente conocida.

En virtud de que en el proceso interno se debate la cancelación parcial por no uso de la maraca RANCHERA (denominativa), se hace necesario tratar la figura de la cancelación por no uso en el marco de la Decisión 344. a. De la cancelación del registro marcario por falta de uso, en el maraco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los artículos 108 a 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca, de la siguiente manera: Legitimación para adelantar el trámite. El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada; es decir, este trámite no podrá ser adelantado de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Esto quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. Falta de uso de la marca. De acuerdo al citado artículo 108 de la Decisión 344, opera la cancelación del registro de una marca, cuando sin motivo justificado, ésta no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, es necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, desarrollado por este Tribunal, entre otros, en el Proceso 43-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº 1877 de 15 de septiembre de 2010, marca: APROQUIM LABORATORIOS (denominativa), para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio se consagra de la siguiente manera: “(…) una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización (…)”. (Proceso 43-IP-2010, ya citado). Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP- 2005, publicado en G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: Diseño rectangular de la figura de cuatro tigres encontrados de a par en extremos opuestos, destacando en el centro franjas horizontales con pintas que asemejan una piel de tigre).

Este concepto se desprende de la propia noción de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que determine indefectiblemente los productos o los servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

En el artículo anterior, se encuentran los parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no, sobre lo cual el Tribunal ha manifestado: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, de conformidad con la naturaleza de los mismos.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto o servicio, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca, se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 43-IP-2010, ya citado). En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). Carga de la prueba. Prueba del uso de la marca. Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada. Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran previstos en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, ya citado). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular; los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;

(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1681 de 15 de junio de 2004, marca: MUSTANG).

Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. Causales de justificación para el no uso de la marca. El artículo 108 de la Decisión 344, establece las causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: • Fuerza mayor. • Caso fortuito. • Restricciones a las importaciones. • Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Procedimiento. El artículo 109 de la Decisión 344, establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro Marcario. Se encuentra delimitado por las siguientes etapas: • Presentación de la solicitud. • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso. • Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. • Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, el cual podrá ejercer, hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Este derecho de preferencia, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Ya que éste se refiere, a la prelación en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. En relación con los presupuestos y requisitos de la cancelación del registro marcario por no uso, el Tribunal se ha manifestado en varias Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial 46-IP-2006 y 125-IP-2007. b. Procedencia de la cancelación parcial de un registro marcario por falta de uso.

Para tratar el siguiente tema objeto del proceso, el Tribunal recurre a jurisprudencia emitida dentro del proceso 04-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1640 de 25 de julio de 2008, marca: GLOBO TOP (mixta). A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 334 y de algunos de los principios que gobierna el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

Lo anterior de conformidad con la siguiente argumentación: a. “De permitirse que el titular de un registro marcario utilice el signo distintivo únicamente para algunos de los productos que ampara el respectivo signo, se estaría validando un registro abusivo del mismo. Las clases contempladas en la clasificación internacional si bien son un parámetro de ubicación, contienen en muchos de los casos productos de diversa índole que bien pueden ser explotados por marcas idénticas o similares, siempre y cuando no se genere confusión o asociación en el público consumidor de conformidad con el análisis de registrabilidad que haga la respectiva oficina de registro marcario.[1] En consecuencia, de permitirse la hipótesis planteada se estaría impidiendo el derecho de terceros de explotar un determinado signo distintivo en relación con los productos sobre los cuales no se está utilizando una marca determinada; en pocas palabras se estaría generando ventajas abusivas a un determinado comerciante en relación con otro, como que es totalmente ajena al espíritu del ordenamiento jurídico de propiedad industrial.

Lo anterior es evidente en casos donde a una persona le niegan el registro de un signo distintivo por existir una marca similar que no se encuentra en uso para los productos sobre los cuales recaería el signo solicitado. Si la marca solicitada no es susceptible de generar confusión en el público consumidor teniendo en cuenta los productos amparados que sí se usan, se generaría inmediatamente la siguiente pregunta: ¿por qué no se podría permitir la cancelación parcial de la marca registrada, si esto es perfectamente compatible con los principios que gobiernan el derecho marcario? En conclusión, un uso responsable del derecho exclusivo que confiere el registro marcario se da cuando el signo es usado para todos los productos que ampara, ya que lo contrario sería generar ventajas injustas en detrimento de los demás competidores en el mercado. b. Dentro del derecho de marcas se encuentran dos principios que se complementan uno al otro: el principio del uso obligatorio de la marca y el principio del uso real y efectivo de la marca.

El principio de uso obligatorio se postula de la siguiente manera: el titular de la marca tiene la obligación de usar su marca en relación con los productos que dicha marca ampara. La doctrina estudia este principio como un pilar fundamental en el derecho de marcas, ya que le da operatividad al sistema, decanta el formalismo del sistema atributivo en materia de marcas con la realidad del mercado, y realiza plenamente la función identificadora de la marca.

Sobre este punto el Profesor Carlos Fernández Novoa, ha dicho lo siguiente: “La figura del uso obligatorio desempeña en el Sistema Comunitario de Marcas las funciones clásicas que ha venido cumpliendo en los ordenamientos nacionales. El principio del uso obligatorio constituye, ante todo, un mecanismo que contribuye a consolidar la marca como bien inmaterial: al usar efectivamente la marca en cumplimiento de la carga legalmente impuesta, el titular difunde la marca ante el público haciendo posible que éste establezca la correspondiente asociación entre el signo y el producto.

El principio de uso obligatorio facilita, en segundo término, la aproximación entre la realidad formal del Registro y la realidad viva del mercado: en la medida en que vayan cancelándose sucesivamente las marcas registradas pero no usadas efectivamente en el trafico económico, se produciría una correlativa concordancia entre el Registro de Marcas y el fenómeno vital de la utilización de las marcas en los diversos sectores del mercado.

El principio de uso obligatorio responde, en tercer lugar, a exigencias eminentemente prácticas: al ser eliminadas del Registro las marcas no usadas efectivamente, disminuye de modo paralelo la saturación de marcas registradas que actualmente existen en algunas clases de productos y servicios; saturación que puede dificultar la selección y registro de nuevas marcas por parte de los empresarios”.[2] En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca, además de lo expresado en el numeral anterior, podemos decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente para todos los productos o servicios para los cuales se solicitó su registro.

De manera que para el caso de marcas que amparen más de un producto, el principio mencionado se realiza si se usan dichas marcas para todos y cada uno de los productos determinados, teniendo en cuenta las cantidades puestas en el mercado en relación con su naturaleza y su forma de comercialización. Como ya se dijo, los dos principios mencionados son vitales para una adecuada operatividad del sistema de registro y la protección de las marcas, por lo siguiente: • Nos informan acerca de la operatividad del sistema de registro marcario y de la concreción de la marca como un bien intangible. • Atenúa el formalismo que trae el sistema atributivo del registro marcario, aproximando éste al propio mercado de bienes y servicios. • Concreta en el mercado la relación entre marca y producto o servicio; • Y, nos informa de qué manera se hace palpable en el sistema la función distintiva de la marca.

En esa línea estructural de nuestro sistema marcario, no se puede pensar en la existencia de una marca que no se use real y efectivamente y, en consecuencia, no cabe pensar en una marca que ampare unos productos determinados y que sólo se use para algunos de ellos y para otros no. Precisamente, lo que nos muestran los principios analizados es que hay una relación tal entre marca y producto, y entre estos dos y el mercado, que hace que sea impensable un registro formal que genere derechos sin que exista la utilización real y efectiva de la marca. c. El artículo 110 de la Decisión 344 establece “que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca (…)”.

Como ya se anunció, dicha norma consagra positivamente el principio del uso real y efectivo de la marca. En ese sentido, es claro que para el trámite de la cancelación por no uso no basta que se demuestre el uso de la marca para cualquiera de los productos amparados, sino que se demuestre el uso para todos los productos amparados, es decir, que todos los productos amparados con esa marca estén comercializados en el mercado con dicho signo distintivo, lo que permitiría una cancelación parcial en relación con los productos para los cuales la marca no esté siendo usada.

Sobre el uso parcial de la marca en el ámbito de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, que consagra algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; éstos se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. En relación con el principio del uso real y efectivo de la marca se puede decir que actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente.

Por lo tanto, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado, de conformidad con los criterios comentados, es decir, que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos”.

(Proceso 46-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23 de agosto de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1415, de 18 de octubre de 2006). d. El artículo 108 de la Decisión 344 establece que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (…)”.

La exégesis de la norma en ningún momento permite deducir que el uso de la marca puede ser para alguno o algunos de los productos que ampara la marca. Una sana lectura de la disposición nos llevaría a la conclusión de que una marca se encuentra en uso respecto de todos y cada uno de los productos que ampara. Lo que sí afirma la norma, cosa que es bien diferente, es que la marca debe estar en uso en al menos en uno de los Países Miembros. e. Desde la propia definición normativa de marca (artículo 81 de la Decisión 344), se establece que la marca tiene unos efectos prácticos: que sea “capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Dicho efecto práctico, unido a la obligación de usar la marca, no puede llevar a conclusión distinta de que la marca debe ser usada para todos los productos que ampara y no para algunos de ellos. f. El artículo 112 de la Decisión 344 en su inciso segundo, consagra la figura de la renuncia parcial de los derechos sobre el registro, estableciendo que en caso de presentarse dicha renuncia la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado.

Aunque se trata de una figura diferente, se evidencia con esto que la marca se relaciona con unos productos determinados y que la suerte que corren algunos de los productos amparados no la siguen todos. En otras palabras, si se permite la renuncia parcial del titular, es porque se entiende que la marca puede ser usada para unos productos y para otros no. g. Que la Decisión 486 haya consagrado expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, no significa que la misma no sea procedente bajo la Decisión 344.

En efecto, lo que hizo la Decisión 486 fue volver explícita una situación, que como se observa se desprende de la propia normativa andina. De conformidad con lo dicho anteriormente, la figura de cancelación parcial por no uso sí opera bajo el régimen de la Decisión 344”. (Proceso 04- IP2008, ya citado). En el evento de presentarse una acción de cancelación parcial por no uso, la Oficina de Registro Marcario deberá dar el trámite previsto en la normativa comunitaria y, de ser procedente dicha cancelación, eliminar del registro aquellos productos que no hubiesen sido usados. c. Viabilidad en relación a una marca notoriamente conocida.

Para referirnos al tema, el Tribunal tomará como base el proceso 46-IP- 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1415, de 18 de octubre de 2006, marca: PUM COLOMBINA (denominativa). Por otro lado, la figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 344 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. (…) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas”. (Proceso Nº 23-IP-96, publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA).

“En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso Nº 16-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 674 de 31 de mayo de 2001, marca: PURO VARELA Y LOGOTIPO).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. (…) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad[3]”.

(Proceso 160-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1271, de 2 diciembre de 2005, marca: SERVICONTROL denominativa). Sobre el tema el Tribunal ha sostenido: “En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.

Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344”. (Proceso 46-IP-2006, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

SEGUNDO: Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicho registro.

TERCERO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

CUARTO: A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la 486, no consagra expresamente la figura de la cancelación parcial por no uso, de un análisis normativo de la Decisión 344 y de algunos de los principios que gobiernan el derecho de marcas, se llega a la conclusión de que la figura de la cancelación parcial por no uso en el régimen de la Decisión 344 se desprende claramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.

Para demostrar un uso real y efectivo de la marca, es obligatorio que se demuestre que todos los productos amparados con esa marca estén siendo comercializados en el mercado bajo dicho signo distintivo, lo que permitiría una cancelación parcial en relación con los productos para los cuales la marca no esté siendo usada. En el evento de presentarse una acción de cancelación parcial por no uso, la Oficina de Registro Marcario deberá dar el trámite previsto en la normativa comunitaria y de ser procedente dicha cancelación, eliminar del registro aquellos productos que no hubiesen sido usados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-00350 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Un caso claro lo tenemos en el evento de que se cancele parcialmente una marca notoria, tal y como se mostró en el numeral anterior la presente interpretación prejudicial. [2] FERNANDEZ NOVOA, Carlos Fernando.

“EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1995, págs. 356 y 357. [3] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.