PROCESO 78-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literal a), 136 literal b), y 190 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal a), 191, 192 y 193 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2009-00151. Actor: OTS LOGISTICS GROUP LTD. Marca: VANGUARD (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de octubre de 2011.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: OTS LOGISTICS GROUP LTD. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA. iii.
DATOS RELEVANTES A.
HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad OTS LOGISTICS GROUP LTD., solicitó el 30 de enero de 2007 el registro como marca del signo denominativo VANGUARD, para amparar los siguientes servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: “Consolidación y distribución de mercancías”. 2.
Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 577 de 29 junio de 2007, la sociedad VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A., presentó oposición con base en los siguientes signos distintivos: • Nombre Comercial mixto VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA, para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca denominativa VANDECARGA, registrada en Colombia bajo el certificado 256913, para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca mixta VANDECARGA, registrada en Colombia bajo el certificado 295561, para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 22945 de 27 de junio de 2008, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo solicitado. 4. La sociedad VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.
La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 29576 de 20 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación. 6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 45061 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación revocando el acto impugnado, declarando fundada la oposición y negando el registro solicitado. 7.
La sociedad OTS LOGISTICS GROUP LTD, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. El Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro no es confundible con el nombre comercial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA VANDECARGA. Existen diferencias fonéticas, gráficas e ideológicas. 2. Agrega, que en el uso que se le da al nombre comercial mencionado el elemento preponderante es VANDECARGA.
Los otros son secundarios. El uso real y efectivo es lo que marca la protección del nombre comercial. El signo VANDECARGA es el que distingue la actividad comercial. 3. Sostiene, que los signos en conflicto no debieron analizarse de manera fraccionada. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que el signo solicitado para registro y el nombre comercial opositor son confundibles entre sí. • Manifiesta, que las palabras TRANSPORTADORA DE CARGA S.A., son tan sólo explicativas dentro del conjunto marcario. 2.
Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. En los documentos remitidos por el Consejo de Estado no se encuentra la contestación de la demanda por parte de la sociedad VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A VANDECARGA; tampoco se hace referencia a dicha contestación en el informe de la Corte consultante. IV. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. La Corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 136, literal b), 154 y 190 de la Decisión 486.
No se interpretará el artículo 154 ya que no es pertinente para resolver el asunto bajo examen. Se interpretarán los demás, restringiendo la interpretación del artículo 134 al literal a). De oficio, el Tribunal interpretará las siguientes normas: artículos 136, literal a), 191, 192 y 193 de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 190 “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” (…) Artículo 191 “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” (…).
Artículo 192 “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” Artículo 193 Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo.
El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. (…)”. VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos denominativos. D. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. E. Ámbito de protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 486. A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo VANGUARD. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.
Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.
En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo VANGUARD es confundible con el nombre comercial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA, y con las marcas VANDECARGA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. Establecen: 1) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Y 2) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o a una enseña comercial, si su uso pudiere originar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[1] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos VANGUARD y VANDECARGA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.
Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números y palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos parámetros, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos VANGUARD y VANDECARGA. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo VANGUARD y los signos mixtos VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. y VANDECARGA.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[2], logotipos[3], íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP- 98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra compuestos por cuatro palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).
En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo VANGUARD y los signos mixtos VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA y VANDECARGA. E. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. La demandante argumentó que el signo solicitado para registro no es confundible con el nombre comercial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA VANDECARGA.
Por lo tanto, se determinará el ámbito de protección del nombre comercial en el régimen de la Decisión 486. El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.[4] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 1.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.
En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo VANGUARD fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.
Protección en relación con signos idénticos y similares. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión y/o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión y/o de asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación y/o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos VANGUARD y VANDECARGA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo VANDECARGA y los mixtos VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA y VANDECARGA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
QUINTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00151, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [2] “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. [3] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.
Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo [4] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.