PROCESO 145-IP-2011 — Andean Community

PROCESO 145-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 238, 258, 259 literal a), y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº CASACIÓN 003982-2010.

Actor: Sociedad MARCO POLO SPORT S.A. Caso: COMPETENCIA DESELAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90 aerow. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 30 de noviembre de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: MARCO POLO SPORT S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI.

Tercera Interesada: NIKE INTERNATIONAL LTD. III. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD, el 6 de octubre de 2004 presentó denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual contra las sociedades CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., MARCO POLO SPORTS S.A. e IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. Argumenta que en el mercado estas empresas comercializan un balón que reproducen de manera casi idéntica a su marca figurativa constituida por el diseño de dicho balón, registrada en Perú bajo el certificado No. 93715, para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

El procedimiento se tramitó mediante expediente No. 221813-2004. 2. En el INDECOPI se encontraba tramitándose el expediente No. 224382- 2004, en relación con actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. El actor es el mismo, los denunciados también y se basa en el hecho de la comercialización del balón mencionado. 3.

La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD, solicitó que se acumulen los dos expedientes mencionados. El INDECOPI acumuló el expediente 224382-2004 al 221813-2004. 4. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución No. 9271-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006, declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, y la acción por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena; prohibió las prácticas y sancionó a las empresas involucradas. 5.

Las sociedades INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., HIRAOKA S.A.C., y MARCO POLO SPORTS S.A., presentaron recursos de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1219-2007/TPI-INDECOPI, de 25 de junio de 2007, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto impugnado. 7.

La sociedad MARCO POLO SPORT S.A., presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa. 8. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No. 10 de 25 de noviembre de 2008, resolvió declarar infundada la demanda. 9. La sociedad MARCO POLO SPORT S.A., presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. 10.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 9 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia apelada, declarando en consecuencia fundada la demanda y nula la Resolución impugnada. 11. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. y el INDECOPI, presentaron recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente. 12.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 27 de junio de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Sostiene, que la resolución del INDECOPI no fue motivada. 2. Manifiesta, que no se ha demostrado que en el sector pertinente el público consumidor asocie los productos MI BALON con la marca NIKE, generando con ello error en cuanto al origen empresarial. 3.

Agrega, que no existió aprovechamiento de la reputación ajena. Indica que todos los balones comercializados tienen inscrita de manera distintiva la marca MI BALON. Esta marca está dirigida a sectores de estrato popular, a diferencia de la marca NIKE, que se encuentra dirigida a sectores de estratos altos. 4. Argumenta, que la marca NIKE es un signo figurativo que carece de aptitud distintiva, ya que es usual en el mercado la utilización de este tipo de franjas y líneas.

En un signo no registrable, de conformidad con la normativa andina. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del INDECOPI. • Sostiene, que la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., tiene registrada a su nombre la marca constituida de dos esferas, donde la primera contiene tres líneas concéntricas y la segunda siete líneas verticales de distinto grosor.

Registrada bajo el certificado No. 93715 para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. • Argumenta, que es impertinente que la demandante cuestione la validez del certificado de registro anteriormente mencionado. Señalando que dicho criterio es dable para adelantar otra clase de acción. • Considera, que es absolutamente válido proteger el derecho de exclusiva sobre la marca figurativa antes mencionada. • Agrega, que lo que está en discusión es, si la sociedad demandante sin la debida autorización, usó comercialmente un signo confundible con la marca registrada por NIKE INTERNATIONAL LTD.

No se está discutiendo sobre la validez del acto administrativo que concedió el registro sobre dicha marca. • Manifiesta, que el Tribunal del INDECOPI después de determinar la comercialización del producto en el mercado, realizó un análisis comparativo de los signos en conflicto, llegando a la conclusión de que eran confundibles. • Aduce, que el Tribunal del INDECOPI determinó que la sociedad demandante fabricó y/o comercializó los balones referidos, conociendo la existencia del balón de NIKE INTERNATIONAL LTD., pretendiendo con esto aprovechar el prestigio que el balón estaba ganando en el medio nacional. 2.

Por parte de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. • Argumenta, que la gran campaña publicitaria y el esfuerzo empresarial y económico de NIKE INTERNATIONAL LTD, ha logrado que el consumidor identifique plenamente el diseño del balón de fútbol TOTAL 90 AEROW. Esto desató el interés de adquirir el balón durante el desarrollo de la Copa América Perú 2003, y durante los meses posteriores al evento. • Sostiene, que la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., obtuvo el registro de la marca figurativa plasmada en el balón mediante el certificado No. 93715, para amparar productos de clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. • Arguye, que la empresa demandante al comercializar balones de fútbol donde se reproduce la marca figurativa mencionada, ha violado los derechos de propiedad industrial de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD. • Agrega, que la empresa demandante incurrió en actos de competencia desleal consistentes en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena.

Es evidente que la demandante tuvo la intención de imitar deslealmente la marca figurativa. • Indica, que la autoridad competente le concedió la marca figurativa mencionada porque consideró que se trataba de un signo distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Por lo tanto debe ser protegido así como se protegen a todas las marcas. • Sostiene, que la demandante tenía la intención de confundir, ya que copió los colores y la disposición de los elementos gráficos de nuestros balones de fútbol, aprovechándose de la intensa inversión y campaña publicitaria realizada a nivel mundial. iV.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal no interpretará la norma solicitada, ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. En el presente caso no se está determinando la nulidad de un acto administrativo de concesión marcaria por confusión. El presente proceso versa sobre infracción de derechos marcarios y sobre competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.

El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: 154, 155 literal d), 238, 258, 259 literal a) y 267 de la Decisión 486 de la Comisión Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 486 (…) Artículo 154 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…) Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(…) Artículo 267 “Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”. (…)” VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Derecho al uso exclusivo de la marca.

El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Distinción con la acción de competencia desleal. B. Confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos figurativos. C. Elementos figurativos de uso común y su incidencia en el análisis comparativo de los signos distintivos.

D. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión. Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. E. Procedencia de la cancelación por no uso como medio de defensa en el procedimiento de infracción de Derechos de Propiedad Industrial, en el marco de la Decisión 486.

A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. En el procedimiento administrativo interno se acumularon dos expedientes; uno en relación con una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual, y el otro en relación con una denuncia de competencia desleal vinculada con la propiedad industrial.

Por tal motivo, se desarrollará el tema especificado en el título del presente acápite. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, tendiendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. La acción de infracción de derechos.

Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

B. confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS. Tal y como se advirtió en el literal A de la presente Interpretación prejudicial, para establecer la causal de infracción marcaria contenida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, la corte consultante deberá determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación que pudiere generar la utilización no consentida de la marca figurativa constituida por el diseño de un balón, que se encuentra registrada a nombre de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD.

Para lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos figurativos en conflicto, es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Asimismo, la Sala Consultante deberá aplicar los siguientes criterios para efectuar la comparación entre signos figurativos: Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina…”.

(Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1075, de 02 de junio de 2004. Marca Figurativa: “Figura de una hormiga”). En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos figurativos en conflicto, y de esta manera poder establecer si las sociedades CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., MARCO POLO SPORTS S.A. e IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C., han cometido una infracción de derecho marcario de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. ELEMENTOS FIGURATIVOS DE USO COMÚN Y SU INCIDENCIA EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El demandante argumentó que la marca NIKE es un signo figurativo que carece de aptitud distintiva, ya que es usual en el mercado la utilización de este tipo de franjas y líneas. Por tal motivo, se tratará el tema de los elementos figurativos de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces, terminaciones e inclusive gráficos o figuras, que individualmente considerados puedan estimarse como elementos de uso común, por lo cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Al realizar el examen comparativo de signos que se encuentran conformados por gráficos o figuras de uso común, se debe tener en cuenta que estos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción, a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos figurativos necesarios o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.[1] La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si los elementos gráficos de la marca figurativa constituida por el diseño del balón TOTAL 90 AEROW son de uso común y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia. D. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., sostuvo que la empresa demandante incurrió en actos de competencia desleal consistentes en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. En consecuencia, el Tribunal abordará el tema la competencia desleal por confusión con una marca registrada y por aprovechamiento de la reputación ajena.

Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, posteriormente se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, se determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada y por aprovechamiento de la reputación ajena. 1.

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial.

Teniendo como propiedad industrial aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, signos distintivos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial; por tal motivo la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.[2] De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.

Regula, entonces, los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y los mecanismos de protección. 2. Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: • Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. • En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999. Caso: “Régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y toroso productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." [3] “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". [4] De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”.[5] El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: • Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1. Que el acto o la actividad sea indebido. 2.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008.

Marca: “AMERICA TELECOM”). El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, presenta de las siguientes características: • No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. Caso: ‘ACCIÓN POR PRESUNTA INFRACCIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA “CALCIORAL”’). • La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. • Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…).

(FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.[6] El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. 3.

La competencia desleal por confusión con una marca registrada. Uno de los objetivos estructurales y transversales de la normativa de propiedad industrial es el de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, se trata de evitar, por un lado, que los productos y servicios ofertados por un empresario determinado se confundan con otros y, por otro, que los consumidores no caigan en error al adquirir dichos productos o servicios.

La utilización no consentida de una marca puede estar dirigida a generar confusión en relación con los productos y servicios que un competidor oferta en el mercado. Si se utiliza una marca confundible con la intención clara de perpetrar un acto de confusión para dañar a un competidor, estaríamos en el campo de la competencia desleal. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la corte consultante deberá concluir si la acción desplegada por las sociedades INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., HIRAOKA S.A.C., y MARCO POLO SPORTS S.A., puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con la utilización no consentida de una marca en el mercado. Si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado.

El análisis que haga la oficina nacional competente, o el juez nacional en su caso, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el competidor que utilizó la marca, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que la utilización de la marca se hubiera realizar con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. 4.

Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Ya habíamos advertido que los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad intelectual pueden ser de diferente índole, ya que variadas acciones en el mercado pueden ser deshonestas y causar perjuicios a un competidor determinado. El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal.

En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.

En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca.

PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257.

En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

SEGUNDO: La corte consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos figurativos en conflicto, para de esta manera poder establecer si las sociedades CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., MARCO POLO SPORTS S.A. e IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C., han cometido una infracción de derecho marcario de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si los elementos gráficos de la marca figurativa constituida por el diseño del balón TOTAL 90 AEROW son de uso común y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

CUARTO: La utilización no consentida de una marca puede estar dirigida a generar confusión en relación con los productos y servicios que un competidor oferta en el mercado. Si se utiliza una marca confundible con la intención clara de perpetrar un acto de confusión para dañar a un competidor, estaríamos en el campo de la competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la corte consultante deberá concluir si la acción desplegada por las sociedades INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., HIRAOKA S.A.C., y MARCO POLO SPORTS S.A., puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con la utilización no consentida de una marca en el mercado.

Si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. El análisis que haga la oficina nacional competente, o el juez nacional en su caso, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el competidor que utilizó la marca, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que la utilización de la marca se hubiera realizar con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales.

Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial. En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca.

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la acción desplegada por las sociedades INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., HIRAOKA S.A.C., y MARCO POLO SPORTS S.A., cumple los requisitos para se considerada una acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº CASACIÓN 003982-2010, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [2] El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” [3] JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 [4] NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " [5] GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47. [6] “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición.