PROCESO 153-IP-2011 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Actor: Papeles Nacionales S.A. Marca: “UPM FINESSE” (denominativa).
Proceso Interno N° 2007- 00306 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia VISTOS El Oficio Nº 1777, de 27 de julio de 2011, recibido el 04 de octubre de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00306.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 1.
ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Partes en el proceso interno Demandante: Papeles Nacionales S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.
Tercero interesado: UPM-KYMMENE CORPORATION. 1.2. Determinación de los hechos relevantes: La sociedad UPM-KYMMENE CORPORATION solicitó el 18 de noviembre de 2004 el registro del signo “UPM FINESSE” (denominativo) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005.
La sociedad demandante PAPELES NACIONALES S.A. presentó oposición contra dicha solicitud de registro con base en su marca registrada “FINEX” (denominativa) en la misma Clase 16. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al estudiar la solicitud, concedió el registro solicitado y declaró infundada la oposición interpuesta por la actora mediante Resolución Nº 15702, de 30 de junio de 2005.
Contra la anterior Resolución, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resuelto el de reposición mediante Resolución Nº 03939, de 22 de febrero de 2007 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. Mediante Resolución Nº 07856, de 23 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida.
La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó demanda por medio de apoderado el 21 de agosto de 2007. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 26 de noviembre de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la tercera interesada UPM KYMMENE CORPORATION. 1.3.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la demandante (PAPELES NACIONALES S.A.) fundamenta su petición con los siguientes argumentos: – Que las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio desconocen el contenido de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, en cuanto que, para que un signo sea registrable debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica. – Que el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo) no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares. – Expuso que “UPM FINESSE” (denominativo) es confundible con la marca “FINEX” (denominativa) de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que el elemento predominante que determina la confundibilidad de las marcas son las expresiones “FINESSE” y “FINEX”, que se destacan en las marcas en conflicto, lo que hace que la marca registrada a favor de KYMMENE CORPORATION, carezca de la distintividad extrínseca que exige la ley. – Manifestó que se viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque aunque “UPM FINESSE” (denominativa) y “FINEX” (denominativa) no son idénticas, no significa que no sean confundibles ya que las expresiones que destacan estos signos, tienen una fonética y ortografía similar. – Ambos signos confrontados distinguen los mismos productos de papel de la Clase 16, además que el elemento UPM dentro del signo solicitado no contribuye a minimizar el riesgo de confusión en el público consumidor. 1.4.
Contestación de la demanda Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad de las resoluciones impugnadas con base en los siguientes argumentos: – Adujo que actuó al amparo de la Decisión 486, por cuanto conforme al artículo 136 literal a), los elementos que integran las marcas en debate no presentan similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hagan confundibles entre sí. – Consideró que carecen de sustento legal los argumentos de la demandante, porque con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación de los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486. – Concluyó que no existe ningún impedimento legal ni causal de irregistrabilidad señalado en la Decisión mencionada que afectara la concesión de registro. 1.5.
Fundamentos del tercero interesado. La sociedad UPM KYMMENE CORPORATION, tercera interesada, expresó lo siguiente: – La demandante no demuestra la supuesta violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486. – Indicó que la expresión “UPM FINESSE” cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad expresados en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y del Consejo de Estado. – Mencionó que al cotejar los signos “UPM FINESSE” y “FINEX” se demuestra que éstos son diferentes, por lo cual no se viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a dicha interpretación, sin embargo, en relación con el artículo 134, sólo se interpretará el literal a), por ser el pertinente para el caso de autos. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISÓN 486 (…) Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” (…) Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” (…) Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”
1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios. En relación con los requisitos para el registro de un signo como marca, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha establecido que: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”[1] Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.
Ahora bien, conforme se desprende del propio término, el requisito de “perceptibilidad” apunta a que el signo pueda ser captado por alguno o algunos de los sentidos[2]. El requisito de “susceptibilidad de representación gráfica” implica que el signo a registrarse como marca pueda ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales, que abre el periodo de oposición por parte de terceros que se consideren afectados por el pedido. El requisito de “distintividad” es la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir, y permite también al titular de la marca diferenciar sus productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que se analizará en el acápite siguiente.
El Juez Consultante debe determinar en el presente caso si el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo), para distinguir productos de la Clase 16, cumple con los requisitos arriba mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. a) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.[3] Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el interés de los consumidores.
Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, y tiene como efecto que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Con vista a lo anterior, el Juez Consultante deberá verificar si entre el signo “UPM FINESSE” (denominativo) y el signo “FINEX” (denominativo) se presenta algún de tipo de identidad o similitud ortográfica, fonética y/o ideológica. b) Reglas para el cotejo marcario. Conforme se encuentra establecido en reiterada jurisprudencia[4] de este Tribunal, la Oficina Nacional competente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. c) Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.
En el proceso interno se alegó que el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo compuesto) para la Clase 16 era confundible con la marca registrada “FINEX” (denominativa) para la misma Clase 16. Por tal motivo, se abordará el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y simples. El signo denominativo, llamado también nominal o verbal, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.[5] Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. En el supuesto que el signo solicitado como marca sea un signo denominativo compuesto (es decir, integrado por dos o más palabras) y se tenga que juzgar sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
No habrá riesgo de confusión "cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error"[6] En consecuencia, “de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado".[7] Con base a estos criterios el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos “UPM FINESSE” y “FINEX”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos “UPM FINESSE” y “FINEX”, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre este clase de signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso interno Nº 2007-00306, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada de la presente interpretación y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 133-IP-2006, Marca: “TRANSPACK”, G.O.A.C N° 1451, de 09 de enero de 2007;
Proceso 128-IP-2006, Marca: “USA GOLD”, G.O.A.C. N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, entre otros. [2] Proceso 132-IP-2004, Marca: “DIADICON”, G.O.A.C Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004. [3] Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, G.O.A.C. N° 1648, del 21 de agosto de 2008. [4] Proceso 58-IP-2006, Marca: “GUDUPOP”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006;
Proceso 62-IP-2006, Marca: “DK”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006, entre otros. [5] Proceso 33-IP-2011, Marca: CUBA SI, G.O.A.C Nº 1978, de 16 de septiembre de 2011. [6] Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, G.O.A.C Nº 677, de 13 de junio de 2001. [7] Ibidem; Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta), G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998.