PROCESO 174-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión. Con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa). Actor: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Expediente interno: Nº 2006-00244. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Partes en el proceso interno: Demandantes: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

Tercera interesada: COÉXITO S.A. 1.2. Determinación de los hechos relevantes. El 09 de noviembre de 2004, la sociedad COÉXITO S.A. solicitó el registro de la marca TAXI DRIVER (denominativa) para distinguir “refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos y aditivos” de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005.

Posteriormente no se presentaron oposiciones. Mediante Resolución Nº 14395, de 23 de junio de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado. Las sociedades PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERIAS WILLARD S.A. presentaron demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 27 de octubre de 2006, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad COÉXITO S.A. 1.3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, las sociedades demandantes fundamentan su petición en los siguientes argumentos: - Que, la marca impugnada TAXI DRIVER (denominativa) es una marca integrada por expresiones inglesas o, mejor aún, universales, por lo que ambas expresiones en conjunto son de uso común, tomando en cuenta además que distingue justamente productos de la Clase 01.

En consecuencia, solicitan la nulidad de dicha marca en base al artículo 135 de la Decisión 486. - Consideran que la marca resulta irregistrable pues carece de distintividad, requisito esencial para su registro. Ello, por tratarse de un signo genérico, cuyo registro conllevaría a excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios, convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. - De igual forma manifiestan que la marca TAXI DRIVER (para distinguir repuestos, entre ellos, “baterías para automóviles) es una marca descriptiva de los productos a distinguir en la Clase 01, al estar directamente relacionada con los productos que distingue, lo que pone de manifiesto que describe el producto y el destino de éste, que es precisamente lo que constituye causal de irregistrabilidad. - Señalan que, de acuerdo con el artículo 135 literal e), una marca no puede ser registrada cuando exista relación directa o conexión entre la denominación solicitada y los productos que distingue. - Por último, indican que la marca TAXI DRIVER (denominativa), además de ser débil, está integrada por dos sustantivos comunes y generales y asimilados a la lengua por el común de los habitantes.

La población colombiana conoce el significado del término TAXI DRIVER, por lo que no cabe determinar que dicha denominación sea supuestamente de fantasía. 1.4. Contestación a la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad del acto administrativo sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, la marca TAXI DRIVER (denominativa) para la Clase 01 fue debidamente registrada, ya que cumple con el requisito de distintividad del artículo 135 de la Decisión 486. - Manifiesta que no es suficiente que el signo aparezca definido en un diccionario de la lengua de otro idioma para que se le considere “descriptivo de un producto o servicio” pues, si dicho signo no forma parte del conocimiento común entre el público consumidor en el territorio donde éste es solicitado, se podrá considerar susceptible de registro marcario. - Asimismo, señala que las sociedades actoras en su escrito de demanda no demuestran de manera fehaciente y contundente que el signo TAXI DRIVER forme parte del conocimiento común en el idioma castellano. - A su juicio, la expresión TAXI DRIVER goza del elemento de distintividad y la misma no conlleva al consumidor a confusión o engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de la Clase 01.

También indica que dicha expresión no designa de forma inmediata y directa un tipo de producto, porque no conlleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre y el producto a distinguirse. 1.5. Fundamentos del tercero interesado. Del informe presentado por el Juez Consultante se desprende que la sociedad COÉXITO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, manifestó que: - Si bien era cierto que las palabras que integran el signo tenían significado conceptual, esto es aceptado por la legislación marcaria tanto para las marcas arbitrarias como para las evocativas. - Que, en el presente caso, TAXI DRIVER corresponde a una marca arbitraria y evocativa respecto de algunos de los productos de la Clase 01.

También afirma que la marca registrada conforma un signo distintivo especial y registrable y que la misma es una composición de palabras que tiene significado conceptual en idioma inglés y que puede ser entendida por los consumidores cuya lengua nativa fuera el español. - Asevera que la marca en su conjunto, o cada una de las palabras por separado, no constituye palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada.

Su combinación da como resultado un signo arbitrario y distintivo, y no uno genérico como pretende demostrar la parte actora.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a dicha interpretación, sin embargo, no se procederá a interpretar el literal c) del artículo 135, por no ser pertinente en el caso de autos, y la interpretación del artículo 134 se circunscribirá al literal a).

De oficio se interpretará el artículo 150 de la mencionada Decisión. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)”. Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca establece que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”.

(Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004). El literal a) del artículo 135 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de suceptibilidad de representación gráfica y/o de perceptibilidad.

La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante deberá analizar en el presente caso si el signo solicitado TAXI DRIVER (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 de la referida Decisión.

2. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS, GENÉRICOS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. La actora alega que el signo solicitado “TAXI DRIVER” es de uso común, genérico y descriptivo para la Clase 01. Por tal motivo, el Tribunal se pronunciará sobre la registrabilidad de esta clase de signos. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando[1].

En el Proceso 025-IP-2009, marca: “TOTADENT”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1733, de 20 de julio de 2009, este Tribunal ha señalado que las palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). El Juez Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra “TAXI DRIVER” es descriptiva, genérica o de uso común para distinguir “refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos y aditivos”.

3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y LOS SIGNOS DE FANTASÍA. Es pertinente referirse a los signos en idioma extranjero ya que los signos solicitados incorporan las expresiones “TAXI DRIVER”, del idioma inglés. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitida su registro aumenta.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. LA MARCA EVOCATIVA. COÉXITO S.A. señaló que “TAXI DRIVER” corresponde a una marca arbitraria y evocativa con respecto a algunos de los productos de la Clase 01. Por ello, se hace necesario abordar este tema: La marca evocativa es la que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto; las mismas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario, que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. La marca evocativa cumple la función distintiva y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre más sea la proximidad de la marca evocativa con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de las marcas evocativas que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa a la marca, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una proximidad marcada con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

5. EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. EL EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO. Se interpretará este tema debido a que en el presente caso no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia procedió a realizar el examen de registrabilidad de oficio.

Este Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[2] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, determinando cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP- 2006.

Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Además, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo TAXI DRIVER (denominativo) es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la Clase 01.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

CUARTO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo denominativo TAXI DRIVER es evocativo, y de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

QUINTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, son de fácil registro y poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Sobre el tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [2] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005.

Marca: “BBVA Bancomer ( gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006.