PROCESO 152-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238, 240, 245, 247 y párrafo segundo del artículo 248, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 0291-2004-RE. Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador.
VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 19 de enero de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.
Las partes. Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY. Demandado: WARNER PHARMACEUTICAL S.A. III. DATOS RELEVANTES. a.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es titular de las siguientes patentes de invención: • Patente titulada “Formas Cristalinas I, II, y IV de la ATORVASTATINA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1706. • Patente titulada “Forma Cristalina III de la ATORVASTATINA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1697. • Patente titulada “ATORVASTATINA AMORFA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1701. 2.
La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., de conformidad con lo manifestado por la sociedad demandante, se encuentra comercializando en Ecuador, bajo la marca LIPOTRONIC, un medicamento que contiene ATORVASTATINA. 3. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, el 22 de marzo de 2004 presentó demanda de medidas cautelares de forma preventiva ante el Juez Civil de lo Pichincha. 4.
El Juzgado 12 de lo Civil de Pichincha decretó medidas cautelares en forma preventiva B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es la titular indiscutible de los derechos de propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido concedidas. 2.
Sostiene, que en el envase del producto comercializado se manifiesta claramente que la marca LIPOTRONIC corresponde a la ATORVASTATINA. 3. Arguye, que si LIPOTRONIC es una ATORVASTANINA amorfa, se debe tener en cuenta que la patente de procedimiento se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. 4. Argumenta, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. • Sostiene, que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana. • Argumenta, que no existen indicios precisos y concordantes en relación con la supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y el artículo 52 de la Decisión 486.
Las pruebas presentadas por la demandante no demuestra dichos indicios. iV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas a ser interpretadas. El juez consultante solicitó interpretación prejudicial facultativa de las siguientes normas: artículos 52, 238, 240, 245, 247 y 248. Su solicitud adoptó un escrito presentado por la sociedad demandante, donde se especificó la consulta prejudicial de la siguiente manera: “Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486… (…) La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de manera incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de probar que el procedimiento que ha usado en la fabricación del producto es distinto al patentado.
Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vendedor, y no al actor. Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es una obligación procesal independiente, que no requiere del cumplimiento de requisito adicional alguno. Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486: (…) En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención. Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma.
Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación nacional de cada País Miembro. Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la Decisión 486: (…) Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la presente causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01- 1706 y No. PI 01-1697, todas ellas referentes al principio activo ATORVASTATINA AMORFA o CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.
Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un tercero pueda explotar la invención patentada. Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486: (…) Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especificar cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas patentes, independiente de que el infractor sea un importador y/o distribuidor y/o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado, o el producto obtenido a través del procedimiento patentado, no obstante de conocer sobre la existencia de la patente de producto o procedimiento y de quien es su titular en Ecuador.
Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular de la patente. Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas cautelares en contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad ilícita, como puede ser la comercialización del producto infractor, y con el fin de asegurar las pruebas, a través del secuestro del producto infractor que se encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria señalada.
Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse, en que la norma comunitaria, permite al titular de una patente de procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres patentes de invención y cuyo titular es mi representada, permiten concluir razonablemente la comisión real de la infracción. Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la Decisión 486: (…) Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la norma en cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miembros a legislar y desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares dictadas en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por esta norma comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el plazo señalado en el ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en las legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486.
El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular de un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la medida. Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales contenidas en la norma nacional o derecho interno para medidas cautelares de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, según la normativa andina.” Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248 únicamente al párrafo segundo. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 486 (…) Artículo 52 “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
(…) Artículo 240 “En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” (…) Artículo 245 “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.” (…) Artículo 247 “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.” Artículo 248 (…) “Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida”.
(…)” VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. B. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida. C. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Las medidas cautelares y su vigencia cuando se decreta antes de iniciar la acción por infracción. D. Infracción sobre una patente de procedimiento. El objeto de la infracción. La carga de la prueba. Los medio de prueba y el principio de complemento indispensable. A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. La sociedad demandada argumentó que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
También sostuvo que no existen indicios precisos y concordantes en relación con la supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y el artículo 52 de la Decisión 486. Las pruebas presentadas por la demandante no demuestran dichos indicios. Por tal motivo, se analizará el tema de la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”.
Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Aplicación inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, el “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de preeminencia o prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.
En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.
Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000.
Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;
Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico.
El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.
En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.
Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). De este principio fundamental se desprende la obligación de los Países Miembros de observar el sistema comunitario andino, lo que implica, por un lado, adecuar su ordenamiento interno a los principios y regulaciones comunitarias y, por otro, crear las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos internos apliquen con preeminencia las normas comunitarias.
Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o expidan normas necesarias, para su correcta aplicación. (Principio de complemento indispensable). De conformidad con lo anterior, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. B. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE.
EL USO EXCLUSIVO. LA EXPLOTACIÓN NO CONSENTIDA. La sociedad demandante argumentó que es la titular indiscutible de los derechos de propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido concedidas. En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la Decisión 486: (…) Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la presente causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01- 1706 y No. PI 01-1697, todas ellas referentes al principio activo ATORVASTATINA AMORFA o CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.
Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un tercero pueda explotar la invención patentada.” Por lo tanto, se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, su uso exclusivo y la explotación no consentida. El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente.
Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (artículo 50 de la Decisión 486). Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. • Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.
El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.
Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.
En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema. Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.
Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.”[1] C. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU VIGENCIA CUANDO SE DECRETAN ANTES DE INICIAR LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN. En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “(…) Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas cautelares en contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad ilícita, como puede ser la comercialización del producto infractor, y con el fin de asegurar las pruebas, a través del secuestro del producto infractor que se encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria señalada.
Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse, en que la norma comunitaria, permite al titular de una patente de procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres patentes de invención y cuyo titular es mi representada, permiten concluir razonablemente la comisión real de la infracción. Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la Decisión 486: (…) Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la norma en cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miembros a legislar y desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares dictadas en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por esta norma comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el plazo señalado en el ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en las legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486.
El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular de un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la medida. Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales contenidas en la norma nacional o derecho interno para medidas cautelares de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, según la normativa andina.” (…)” De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye un análisis de las medidas cautelares que pueden ser decretadas en el marco de dicha acción. La acción de infracción de derechos.
Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3.
Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede decretar cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial.
Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares: • Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido. • La existencia de un derecho infringido.
Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar. • Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción. • Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas. • Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla. • Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.
El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del artículo 246).
Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Países Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248).
La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis: • Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento. • Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido.
Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna.
Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento.
No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.
La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial.
La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medidas cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna. 4.
Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.
Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.
Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;
Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486).
De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.
Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.
D. INFRACCIÓN SOBRE UNA PATENTE DE PROCEDIMIENTO. EL OBJETO DE LA INFRACCIÓN. LA CARGA DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA Y EL PRINCIPO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “(…) Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486: (…) Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especificar cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas patentes, independiente de que el infractor sea un importador y/o distribuidor y/o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado, o el producto obtenido a través del procedimiento patentado, no obstante de conocer sobre la existencia de la patente de producto o procedimiento y de quien es su titular en Ecuador.
Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular de la patente. “Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486… (…) La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de manera incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de probar que el procedimiento que ha usado en la fabricación del producto es distinto al patentado.
Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vendedor, y no al actor. Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es una obligación procesal independiente, que no requiere del cumplimiento de requisito adicional alguno. Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486: (…) En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención. Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma.
Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación nacional de cada País Miembro. (…)” Por lo tanto, en este literal se hablará sobre la infracción de una patente de procedimiento, la manera de probarla y la carga de la prueba.
En el literal B de la presente interpretación se delimitaron ciertos conceptos en relación con los derechos que confiere una patente. Se habló sobre el ius prohibendi como la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. Si la patente es de procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado.
De esto se desprende que cualquier persona que realice las actividades mencionadas, que bien puede ser un comercializador, un distribuidor, un fabricante o un importador, puede ser demandado mediante una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta las excepciones al derecho exclusivo que confiere la patente, las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la Decisión 486; asimismo, se debe tener en cuenta la previsión consagrada en el artículo 54 de la misma Decisión (agotamiento del derecho), que consiste en lo siguiente: el titular de la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos protegidos, que en el caso de las patentes de procedimiento serían los obtenidos por el procedimiento patentado, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado económicamente a dicho titular.
Como se puede observar, la normativa comunitaria acoge la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la distribución, comercialización o el uso por el consumidor final. Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patente, y facilita el acceso a los productos patentados.
En el caso de productos especiales como los medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general. La prueba en el procedimiento de infracción de una patente de procedimiento. El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: 1.
Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. 2.
Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240. Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: • Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.
Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. • O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.
Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.
La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.
También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.
En relación con el asunto probatorio comentado, el juez consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”. Esto quiere decir que el juez deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado.
También se advierte, que en el respectivo proceso el juez puede hacer uso de las norma internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc. La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.
El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.
SEGUNDO: De conformidad con el derecho exclusivo sobre la patente, su titular tiene dos tipos de facultades: ▪ Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. ▪ Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.
El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.
Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.
TERCERO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.
Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248).
La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis: • Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto de la medida y declarar posterior levantamiento. • Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido.
Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna.
Esto quiere decir que si la norma nacional no establece un término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento.
No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.
La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo anteriormente mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial.
La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medida cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna.
El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
CUARTO: El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: i. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado.
La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. ii. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240.
Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: ▪ Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.
Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. ▪ O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.
Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.
También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 0291-2004-RE, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.