PROCESO 012-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: CLIMYN (denominativa) Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Expediente Interno Nº 2008- 00332 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia. Terceros interesados: ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A. iii.
DATOS RELEVANTES. A. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 16 de junio de 2006 la sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A., solicitó el registro de la marca “CLIMYN” (denominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. - Tres sociedades presentaron oposición contra la mencionada solicitud de registro: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., sobre la base de su marca registrada “KLIM” (denominativa, Clase 05);
COLINAGRO S.A., sobre la base de sus marcas registradas “COLIMYL” (denominativa, Clase 05); (mixta, Clase 05); y SCHERING AKTIENCESELLSCHAFT, sobre la base de su marca registrada “CLIMENE” (denominativa, Clase 05). - Mediante Resolución Nº 1658, de 31 de enero de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado. - Contra la citada Resolución SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A y SCHERING AKTIENCESELLSCHAFT interpusieron recurso de reposición y subsidio de apelación. Al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial mediante Resolución Nº 44229, de 26 de diciembre de 2007.
Mediante Resolución Nº 9048 del 28 de marzo de 2008 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución Nº 1658, que concedió el registro de la marca “CLIMYN”. - Posteriormente, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A interpone acción contenciosa a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos 1658; 44229 y 9048.
Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2008 el Consejo de Estado admite la demanda. b.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. En su escrito de demanda, la actora SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ manifiesta que: - Las Resoluciones impugnadas vulneran los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. - Que, su marca registrada “KLIM” (que distingue productos dietéticos y farmacéuticos para inválidos y niños, incluyendo productos dietéticos tales como leche en polvo para inválidos y niños, Clase 05) es ampliamente reconocida a nivel mundial, en la que se ha invertido “grandes sumas de dinero en proteger, defender y promocionar su marca a nivel mundial, razón por la cual merece protección por parte de las entidades y autoridades competentes”. - Que, entre la marcas en conflicto existe similitud ortográfica, fonética y visual, existiendo en consecuencia riesgo de confusión directa e indirecta entre ambas.
Añade que, “al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca KLIM con Nestlé, éste podría verse inducido a error pensando que los productos amparados bajo la marca CLIMYN (al ser casi idéntica a KLIM) son una línea de productos de Nestlé”. - Que, existe identidad entre los productos que distinguen las marcas en conflicto (productos farmacéuticos).
C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - No se ha incurrido en violación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. - Que, la concesión del registro de la marca “CLIMYN” se ajustó a los requisitos legales establecidos en dicha la normativa comunitaria. - Indica que la marca solicitada no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. - Manifiesta que, “teniendo en cuenta que los signos enfrentados no son confundibles, no fue necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios pues nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identifican servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión y asociación”.
D. TERCERA INTERESADA. De los documentos enviados no se desprende que ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A haya presentado contestación a la demanda. IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser INTERPRETADAS. El Juez Consultante no indica específicamente los artículos de la Decisión 486 que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca el artículo 136 literal a) Decisión 486. En tal sentido, se interpretará de oficio los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a), A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”
1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.
Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica junto con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado.
El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo CLIMYN (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgo: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[1] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008, Marca: SHERATON, publicado en Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo marcario. La autoridad nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado “CLIMYN” (denominativo) y la marca registrada KLIM (denominativa). Por tal motivo, se abordará el tema de la comparación entre signos denominativos. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos criterios, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CLIMYN (denominativo) y la marca registrada KLIM (denominativa). 4. MARCAS FARMACÉUTICAS. Los signos en conflicto CLIMYN y KLIM amparan productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CLIMYN (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos CLIMYN y KLIM, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.
TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado CLIMYN (denominativo) y la marca registrada KLIM (denominativa), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario para ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2008- 00332, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlo Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.