PROCESO 089-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y 224 de la misma normativa.
Asunto: Infracción a los derechos de propiedad intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Expediente interno: Nº 2175-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido con fecha 09 de noviembre de 2011.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, República del Perú. Tercero interesado: M&M Repuestos y Servicios S.A. III.
DATOS RELEVANTES. A.
HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos y judiciales de los actos impugnados, se encuentran los siguientes - Con fecha 28 de octubre de 2005 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denuncia contra M&M Repuestos y Servicios S.A por infracción de sus derechos de propiedad industrial respecto de sus marcas registradas VOLVO, alegando que: a) es titular de las marcas de producto VOLVO y logotipo y VOLVO (para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) las cuales son notoriamente conocidas tanto en Perú como a nivel internacional, siendo además marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada y que gozan también de prestigio como signo que identifica el servicio de reparación; b) M&M Repuestos y Servicios S.A., sin contar con su autorización, utiliza las marcas VOLVO tanto como letrero principal en su establecimiento como en sus comprobantes de pago, en los cuales, en la parte central y en caracteres destacados se muestra la denominación VOLVO; c) Ni VOLVO TRADEMARK HOLDING AB ni alguna de sus empresas vinculadas ha vendido a la emplazada repuestos de marca VOLVO, por tanto, la emplazada no ofrece repuestos originales VOLVO y en el supuesto negado de que así fuera, ello no la autoriza a usar como nombre comercial la denominación VOLVO, debiendo en todo caso precisar que no son distribuidores oficiales de los productos VOLVO; d) la emplazada ejerce esta conducta de mala fe pues pese a que por cartas notariales se le ha conminado a cesar en el uso infractor de la marca VOLVO, no lo ha hecho. - La Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI admitió la denuncia, corrió traslado de ella y dispuso se practique una diligencia de inspección en el local de M&M Repuestos y Servicios S.A. En dicha diligencia “se observó el uso de la denominación VOLVO en facturas y boletas, se tuvo a la venta una caja con la denominación NWO, NWO Nr.
RDL 1317-VOLVO, otra NWO y adherido con un sticker la denominación VOLVO 167294, fecha agosto de 2004, made in brazil (sic), código de barras, una caja de repuestos Mable con la denominación `aplicación volvo’, los cuales se observaron en una vitrina de exhibición. Al preguntarle desde cuando (sic) utiliza la denominación VOLVO, manifestó que desde hace 1 año, al preguntarle desde cuando (sic) y quien (sic) le provee los productos con el sticker con la denominación VOLVO, señaló que desde hace más de tres años y que le compraron los productos Mable NWO a empresas brasileras, indicando que éstos son productos alternativos no originales, pero cuando la gente conocedores (sic), les solicitaban volvo original le compraban a Modasa”. - Mediante Resolución 4832-2006/OSD-INDECOPI de 7 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción toda vez que consideró que el signo VOLVO estaba siendo “utilizado de buena fe, a título informativo y no como nombre comercial, y además no es susceptible de inducir al público a error o confusión respecto del origen empresarial de las actividades económicas sobre las cuales se aplica, por lo que no se puede considerar su uso como una infracción a los derechos de propiedad industrial de la firma reclamante”. - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB apeló de dicha decisión. Mediante Resolución 1634-2006/TPI-INDECOPI de 28 de octubre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la mencionada decisión. Consideró que la marca VOLVO y diseño era utilizada con fines informativos y que en el presente caso se configuraba el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones Nºs 4832-2006/OSD y 1634-2006/TPI, a fin de que se declare su invalidez e ineficacia. Solicita asimismo se declare fundada la acción por infracción y que se prohíba a M&M Repuestos y Servicios S.A. usar la marca VOLVO en letreros, paneles, comprobantes de pago, papelería, material publicitario, etc. - Con fecha 31 de enero de 2008 la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.
En dicha sentencia se consideró que; a) de las pruebas se desprende que el uso de la denominación Volvo fue de “índole informativo, y no como nombre comercial, en tal sentido se aleja el supuesto del posible uso que confunde e induce a error al público consumidor”; b) los hechos en controversia se encuentran dentro de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486; c) que, de acuerdo a lo acreditado en autos “se concluye que la marca VOLVO no ha sido determinada como notoria por INDECOPI”. - Contra dicha sentencia, VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso recurso de apelación. - Con fecha 18 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú revocó la sentencia apelada y reformándola declaró fundada la demanda.
Los principales fundamentos de la sentencia son los siguientes: a) que, de lo constatado en la diligencia de inspección ordenada por la entidad administrativa se puede concluir que “dicha actividad no puede catalogarse como de buena fe, toda vez que al registrar etiquetas con la denominación VOLVO a los productos alternativos que vende de distinta procedencia, lo que en esencia, podría generar confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial del producto (…)”; b) que, “en relación a la notoriedad de la marca que invoca la demanda (sic), resulta irrelevante para el caso, toda vez que la notoriedad o no de ella, no depende para que el tercero la utilice en su beneficio, pues sólo basta que sea de buena fe o para propósito de información, lo que como se ha concluido en los párrafos precedentes, ello no se ha verificado en el presente caso…”.
INDECOPI y M&M Repuestos y Servicios S.A. interpusieron recurso de casación. El 8 de noviembre de 2010 se declaró improcedente el recurso interpuesto por el INDECOPI y procedente el recurso interpuesto por M&M Repuestos y Servicios S.A., por lo cual se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina B.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. VOLVO TRADEMARK HOLDING AB fundamenta su demanda con los siguientes argumentos: - Que, las marcas VOLVO son notoriamente conocidas tanto en el Perú como a nivel internacional, siendo también “marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada”. Señala también que las marcas VOLVO gozan de prestigio como signos que identifican el servicio de reparación. - Que, sin contar con su autorización, M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza con mala fe la marca VOLVO y diseño: a) como letrero principal de su establecimiento comercial y b) en sus facturas.
Agrega que M&M Repuestos y Servicios S.A. no ofrece repuestos originales VOLVO. - Que, en la diligencia de inspección se demostró que M&M Repuestos y Servicios S.A. vende productos con marca falsificada VOLVO. Sin embargo, la autoridad administrativa no lo sancionó por dicho hecho. - Señala que, un tercero no autorizado por el titular de una marca “está legitimado para usar esa marca sólo en la medida en que venda repuestos o productos legítimos y debidamente marcados por el titular, sólo en la medida en que anuncie al mismo tiempo el tipo de productos con que cuenta, sin inducir a pensar que se tiene toda la gama de productos; y que el uso de la marca debe hacerse en los anuncios, como establece la ley, es decir, en los medios a través de los cuales se difunde la publicidad comercial, sea ésta en la prensa, la radio, la televisión, el internet, el correo o correo electrónico y canales parecidos”.
Sin embargo, agrega la demandante, dicho tercero “no puede utilizar esta marca, ni los logotipos corporativos asociados a la marca, en paneles fijos o movibles colocados en el frontis de los locales comerciales en tanto que ese uso no cumple con el propósito de ‘anuncio de la oferta de productos legítimos’”. Igualmente, se debe considerar prohibido el uso de la marca en los comprobantes de pago emitidos en tanto tales documentos no cumplen con el propósito del anuncio.
C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, INDECOPI manifiesta lo siguiente: - Que, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 se puede determinar que la marca VOLVO no es notoria, pues la demandante no demostró dicha notoriedad en el procedimiento administrativo que dio origen a las resoluciones ahora impugnadas.
Indica que las pruebas presentadas no demuestran ni la extensión del conocimiento de la marca VOLVO “ni acreditan el ámbito de difusión y el uso constante de la misma en una cantidad suficiente que demuestre su implantación entre el público consumidor peruano o andino”. - Que, “M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza la marca VOLVO y diseño para informar que tanto las actividades relacionadas con la comercialización de repuestos como los mismos repuestos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial que ofrece están dirigidos, entre otros, a los vehículos distinguidos con dicha marca”. - Que, se puede observar en la fotografía y facturas presentadas en el expediente administrativos que ”M&M también ha incluido los signos ZF y logotipo y SKF y logotipo en el letrero del frontis de su local y SKF y diseño, BOSCH y diseño y ZF y logotipo en sus facturas, lo que confirma que las marcas referidas no son utilizadas para identificar sus actividades económicas ni para distinguir los productos que ofrece, no habiéndose presentado medio de prueba alguno que desvirtúe que dicho uso haya sido efectuado de buena fe y/o se haya limitado al propósito de información”. - Señala también que “en el letrero ubicado en el frontis del local de M&M Repuestos y Servicios S.A se aprecia que, debido a su ubicación y tamaño, es la denominación ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ la que será percibida como el nombre comercial de dicha empresa, siendo razonable suponer que el signo VOLVO y diseño será considerado como una referencia de que en el local de la emplazada se reparan vehículos marca VOLVO y/o se venden repuestos marca VOLVO”.
Agrega que “lo mismo sucede con las facturas emitidas por M&M, en la cuales, si bien la denominación VOLVO aparece en el centro de las mismas, también se muestran -en tamaño similar- las marcas SKF, BOSCH y ZF y el nombre comercial ‘M&M Repuestos y Servicios S.A.’ ”. - Que, el uso del signo VOLVO por parte de M&M cumplía con las condiciones previstas por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.
Ello porque sólo lo ha venido utilizando “como referencia para hacer conocer a sus clientes que vende productos automotores de dicha marca”. D. TERCERO INTERESADO. Por su parte, M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. presentó los siguientes argumentos: - Que, la demandante no ha aportado pruebas que “reflejen de manera objetiva que los signos registrados VOLVO y VOLVO y figura hayan logrado un posicionamiento en el mercado en el nivel que corresponde a los signos notoriamente conocidos”. - Que, M&M RESPUESTOS Y SERVICIOS S.A. no vende repuestos con marca falsificada VOLVO, “pues las cajas que se observaron en la diligencia de inspección pertenecen a las marcas: NWO y MAHLE, que son repuestos alternativos”. - Señala que su empresa “cumple con brindar información relevante al consumidor sobre la existencia de repuestos originales Volvo que le permitan evaluar idóneamente la adquisición del bien.
El uso en las facturas de la denominación Volvo es una publicidad que tiene como objeto INFORMAR al usuario de la existencia de repuestos originales Volvo. No se ha inducido de ninguna manera al público en error u originado situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca”. (el subrayado no es nuestro). - Que, han procedido de buena fe y que no se ha hecho uso a título de marca de la denominación Volvo, indicando que sólo usaron la denominación para informar la venta de repuestos originales Volvo que son adquiridos a concesionarios autorizados Volvo.
Resalta que dichas compras las realizaron desde antes de la interposición de la acción por infracción ante el INDECOPI. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTEPRETADAS. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486. Se procederá a dicha interpretación y también se interpretarán de oficio los artículos 154, 155, 157 y 224 de la Decisión 486. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) Artículo 154.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
(…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros. Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que “dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.
Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular”[1]. De lo anterior se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.
Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”.[2] Según lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los mencionados derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.[3] Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.[4] No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado.
Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.[5] La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria.
Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);
(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).[6] Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”[7]. A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.
Conforme se verá en Punto 3. de esta providencia, en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 el titular de una marca no podrá impedir que terceros la usen en el mercado, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en el referido artículo 157.
2. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. En el proceso interno, tanto el INDECOPI como la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima consideraron que la notoriedad de la marca VOLVO, alegada por la demandante, no había sido comprobada convenientemente. Por ello, el Tribunal considera pertinente hacer referencia al tema de la prueba de la notoriedad de una marca.
En reiterada jurisprudencia este Tribunal se ha pronunciado en extenso sobre el tema de las marcas notorias, entre las cuales se destacan las providencias dictadas en los procesos 68-IP-2005 (Marca: “GIAN PIER´S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006; 149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 de febrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSABOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734, de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca: “TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP- 2010 (Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de 2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 de marzo de 2012), entre otras.
Para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara…”.[8] Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad.
Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.[9] c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad.
El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad del signo; su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”[10]. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si, sobre la base de las pruebas aportadas por la demandante y con vista a los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, ha quedado acreditada la notoriedad de la marca VOLVO alegada por la demandante.
3. LIMITACIONES AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. Conforme se ha indicado, el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. En el presente caso, en el proceso interno el punto en debate entre las partes se centra en que si los hechos referidos en el punto A. supra pueden considerarse comprendidos (o no) dentro de las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.
Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal[11].
Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”.
Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.[12] Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE[13] que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”[14].
El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.
Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.[15] Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: - Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada;
En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.[16] Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. En el proceso interno, los hechos controvertidos son: i) el uso de la marca VOLVO (junto con la denominación en destaque “M&M Repuestos y Servicios S.A.”) en el letrero principal ubicado en el frontis del establecimiento de M&M Repuestos y Servicios S.A., ii) el uso de la marca VOLVO (junto con la denominación de la empresa y el logotipo de otras marcas) en las facturas y comprobantes de pago de M&M Repuestos y Servicios S.A. y iii) el hecho que en la diligencia de inspección efectuada por INDECOPI, se habría encontrado en una vitrina de exhibición “etiquetas con la denominación VOLVO” adheridas a “los productos alternativos que vende M&M Repuestos y Servicios S.A”.[17] El Juez consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso, en el caso en concreto, de la marca VOLVO.
Uso no autorizado de marca ajena. Requisitos concurrentes de licitud (segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486). El artículo 157 segundo párrafo establece tres requisitos concurrentes que determinan que el uso en el mercado de una marca ajena, sin consentimiento de su titular, pueda ser considerado lícito, o dicho en otras palabras, que determinan que el titular no pueda oponerse o impedir el uso de su marca por parte de terceros.
Estos son, a saber, que dicho uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Corresponde en consecuencia al Juez Consultante verificar si en el caso analizado se cumplen los mencionados requisitos de licitud.
La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".[18] Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.
Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.
En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”[19] En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios[20], es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son[21]: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.
Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas: iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.
Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.
Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios.
Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad.
Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado.
Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”[22] (el subrayado es nuestro).
Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores. Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.
Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal ha considerado necesario conciliar dicha protección especial con las limitaciones al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486.
Ello porque “las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155”.
Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si el uso en cuestión “expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud (del artículo 157) y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486”.[23] Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca VOLVO se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486.
A este fin, se deberá tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: El registro de un signo como marca configura el acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, dicho derecho exclusivo y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado ya que la propia normativa andina establece ciertas limitaciones y excepciones que se encuentra consagradas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada Decisión.
SEGUNDO: La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que deberá ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia alguno de los factores que se tomarán en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo. El Juez Consultante deberá determinar si es que, sobre la base de las pruebas aportadas por la demandante y con vista a los factores enunciados por el mencionado artículo 288, ha quedado acreditada la notoriedad de la marca VOLVO alegada por la demandante.
TERCERO: La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Implica también su protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, conforme a lo señalado en la presente providencia.
CUARTO: Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro marcario, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial.
Tratándose de signos notoriamente conocidos, también se deberá apreciar si el uso en cuestión expone a dicho signo a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los requisitos de licitud expresamente señalados en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en dicha disposición.
QUINTO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso de la marca VOLVO, a fin de verificar si los hechos y los medios empleados pueden ampararse en las limitaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”, publicado en G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000. [2] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347. [3] Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001. [4] Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008. [5] Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en G.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997. [6] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [7] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [8] Proceso 149-IP-2007 ya citado. [9] Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008. [10] Proceso 149-IP-2007 ya citado. [11] Proceso 10-IP-94, publicado en G.O.A.C Nº 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembre de 1997. [12] Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649. [13] Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas.
Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. [14] Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº 45, Caso “ADIDAS”. [15] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [16] Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de 2012. [17] Según se refiere en la Sentencia del 18 de agosto de 2009 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú. [18] JAECKEL KOVAKS, Jorge.
“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en G.O.A.C. Nº 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido. [19] Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido. [20] Proceso 69-IP-2000 ya citado. [21] Proceso 40-IP-2011 ya citado. [22] Proceso 137-IP-2009 ya citado. [23] Proceso 40-IP-2011 ya citado.