PROCESO 132-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259, y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. Asunto: Competencia Desleal.
Actor: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Expediente Interno Nº 12205-CS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: 1.1. LAS PARTES. Demandantes: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Demandado: Kimberly Clark World Wide Inc. 1.2. Actos demandados y pretensiones.
PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador interponen demanda verbal sumaria en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., por actos de competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial. Solicitan que en la sentencia “se condene y se establezca”, entre otros, lo siguiente: - El derecho exclusivo de las demandantes sobre los signos “FAMILIA”, según detalle que consta en el escrito de demanda. - La infracción de la demandada a los derechos exclusivos de las demandantes sobre las siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 de 17 de octubre de 1977. - La competencia desleal del demandado por “auspiciar y permitir el uso de la denominación “FAMILIA” por parte de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. para identificar servilletas de papel, con el claro y exclusivo propósito de causar daño … (a las demandadas), crear confusión en el consumidor, beneficiarse del prestigio comercial o `good will` de los productos legítimos marca FAMILIA® de las demandantes y “beneficiarse del desarrollo de mercado, posicionamiento, promoción y publicidad de los productos FAMILIA® logrado y realizado” por las demandantes. - La prohibición a la demandada de “utilizar directa o indirectamente la marca FAMILIA®, la palabra `Familia´ o cualquier otra similar o derivada de ella, para identificar servilletas de papel, papel higiénico, papel facial y toallas de papel a (sic) la República de Ecuador”. - La indemnización por los daños y perjuicios causados por la demandada por los actos antes señalados.
II. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes hechos: - La demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 de 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada). - Por su parte, una de las demandantes (PRODUCTOS FAMILIA S.A.) es titular en Ecuador de las marcas: i) “FAMILIA (y diseño)”, Clase 16 – título Nº 1092 de 17 de octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989 bajo el Nº 383-89), y ii) “FAMILIA y diseño”, Clase 16 – título Nº 1093 de 17 de octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989, bajo el Nº 384- 89). - PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. es licenciataria de las marcas FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, cuyo titular es PRODUCTOS FAMILIA S.A. B. Fundamentos de la demanda.
Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. fundamentan su demanda en los siguientes argumentos: - Señalan ser titulares prioritarias de la marca notoria FAMILIA y que el carácter notorio de ella, su reconocimiento por parte del consumidor, el esfuerzo comercial realizado para su desarrollo, el mercado captado, su utilización global para identificar toda una línea de productos, y su valor como identificativo del Grupo Familia y de sus productos, determinan que la marca FAMILIA deba recibir una protección mayor contra su uso indebido y contra actos de competencia desleal. - Que, sus productos marca FAMILIA tienen una amplia participación en el mercado ecuatoriano y, en muchos casos, una participación mayoritaria.
Indican que las servilletas de papel marca FAMILIA son el producto líder en su ramo con una participación de mercado mayor al 55% y que el papel higiénico tiene una participación de mercado superior al 45%. El resto del mercado se divide entre otros competidores, entre los que destaca KIMBERLY-CLARK. - Manifiestan que, hasta mediados del año 2004, ni la demandada, ni Kimberly Clark Ecuador S.A., ni ninguna otra empresa distinta de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR habían comercializado en Ecuador productos sanitarios de papel bajo la marca “FAMILIA”.
A partir de ese año, “con pleno conocimiento de causa y del perjuicio que ello significaba” para las demandantes, Kimberly Clark Ecuador S.A. y Kimberly Clark Perú S.R.L., con el “conocimiento, aceptación y aprovechamiento” de la demandada, iniciaron la producción, importación, almacenamiento, comercialización y venta de servilletas de papel bajo la marca “FAMILIA” en Ecuador. - Que, se viene comercializando en diversos establecimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bucaré 598, Urb.
Camacho, La Molina… Producto Peruano. Importado y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A (…)”. - Que, “independientemente de las acciones que se adelantan en contra de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competencia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly- Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido expresamente en distintas instancias…”. - Invocan los literales d) y e) del artículo 155 y literales a) y b) del artículo 156 de la Decisión 486 y señalan que “el uso ilegítimo de los diseños de la marca FAMILIA® por parte de Kimberly-Clark Worldwide, Inc, Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. consiste fundamentalmente en haber fabricado para su venta en Ecuador, importado hacia el Ecuador, almacenado en Ecuador y colocado en el mercado ecuatoriano servilletas de papel bajo la marca “Familia”, utilizando un empaque similar al registrado por Productos Familia S.A. para un producto idéntico (servilletas de papel)”. - Indican también que “el producto ilegítimo se comercializa en un empaque que reproduce el diseño de letra y la grafía de la marca FAMILIA® de Productos Familia S.A”. y que, tratándose del mismo producto fabricado y comercializado por las demandantes (servilletas de papel), “su venta se realiza a través de los mismos canales de distribución. Por ello, señalan, “este producto confunde al consumidor sobre su origen y características”. - Destacan que, “la marca FAMILIA® posee ciertos elementos adicionales que fortalecen aún más su protección como signo distintivo.
FAMILIA ® ha sido la marca única a través de la cual Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. han identificado toda una gama de productos a lo largo de los años. En las distintas variantes y combinaciones de la marca FAMILIA®, se reitera el uso predominante de la palabra “familia” en una grafía o tipo de letra en minúsculas.
Ello convierte al signo FAMILIA® en una marca global o eje central de una familia o grupo de marcas. Todas ellas representan tal grado de identidad que permiten al usuario identificar con certeza el origen común de los productos que identifican”. Agregan que, “precisamente ese grado de identificación de una marca global o familia de marca hace que cualquier uso indebido o infracción de tales marcas conlleve un mayor riesgo de confusión en el consumidor.
Ello ocurre en el caso materia de esta acción, debido a la utilización de empaques similares, pero sobre todo, a la utilización de una grafía similar en la palabra “familia”, que como queda dicho, es el elemento común de la marca global FAMILIA®…”. - Que, si bien la demandada “tendría derechos sobre la palabra “Familia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en Ecuador lo cual incluso ha dado lugar a su cancelación en primera instancia, ello en ningún caso le otorga a la demandada la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales … e, incluso, violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños registrados y, por demás notorios, de su exclusiva propiedad”. - Manifiestan que también se presenta un supuesto de competencia desleal por parte de la demandada, por actos de confusión y asociación en el público consumidor (artículo 259 literal a) de la Decisión 486). - Que, debido a la notoriedad de su marca y a la “particular vinculación que se produce entre este signo y la identificación comercial de su titular, es innegable que el uso ilegítimo por parte de la demandada provoca la dilución del activo intangible de mayor valor para PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., cual es la marca corporativa o grupo de marca FAMILIA”. - Que, “la existencia del producto ilegítimo `familia’ induce al consumidor a adquirir un producto en el entendido de que cuenta con las características y virtudes de los productos originales FAMILIA®…, cuando en realidad se trata de un producto distinto”.
Este “desplazamiento o traslado por error del consumidor de productos legítimos FAMILIA® hacia el producto infractor genera una apropiación indebida de clientela (…), en base a actos ilegítimos y de competencia desleal”, causando un perjuicio a las demandantes. - Que, se engaña al consumidor sobre el verdadero origen del producto toda vez que “el empaque utilizado para las servilletas de papel “Familia” comercializadas por Kimberly Clark Ecuador S.A. es sustancialmente similar al utilizado por Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. y genera confusión en el consumidor”.
Indican también que “ambos empaques consisten en fundas de plástico de fondo transparente con la denominación FAMILIA escrita en letras minúsculas de similar grafía. Se utiliza similares colores azul, rojo y blanco, y sin que la variación en su combinación y proporción otorgue distintividad”. - Alegan que constituyen actos de competencia desleal los siguientes hechos: (i) permitir y auspiciar el uso de la marca “Familia” para identificar servilletas de papel, (ii) fabricar servilletas de papel bajo la marca “Familia” para su exportación hacia Ecuador, (iii) importar servilletas de papel bajo la marca “Familia para su comercialización en Ecuador”, (iv) almacenar, comercializar y vender servilletas de papel marca “Familia” en Ecuador, (v) utilizar un empaque similar al utilizado por Productos Familia S.A., y (vi) pretender beneficiarse del mercado, prestigio, inversión y reputación comercial de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A (….)”. - Manifiestan que también existe mala fe por parte de la demandada como agravante de la competencia desleal (artículo 234 de la Decisión 486).
Dicha mala fe se configuraría por lo siguiente: a) con conocimiento de sus actos y del perjuicio que ello causa, haber iniciado la comercialización de un producto de la misma especie, utilizando la marca líder de su competidora que ha estado en el mercado por muchos años y que goza de gran reputación comercial; b) “reproducir la presentación gráfica de la denominación `Familia’ y utilizar una similar combinación de colores presentes en el empaque de servilletas de papel marca FAMILIA® de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.” C. Contestación a la demanda y planteamiento de reconvención. En su contestación a la demanda KIMBERLY-CLARK WORLWIDE, Inc. señala que: - En el segmento de artículos de papel y del hogar mantiene un importante portafolio de marcas a nivel internacional, dentro del cual consta la marca FAMILIA con registros y solicitudes en varios países, sobre todo en la Comunidad Andina, desde la década del setenta. - Que, la demanda es total y absolutamente improcedente en la medida que KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es la legítima propietaria de la marca FAMILIA en el Ecuador y en varios países a nivel mundial.
Señala que los registros que posee respecto de la marca FAMILIA le conceden todos los derechos y prerrogativas que consagra la ley y que, en función de esos derechos – que en el Ecuador datan desde 1976 -, está en todo su derecho de utilizar la marca FAMILIA. - Reitera que es titular del primer registro en el Ecuador de la marca FAMILIA. - Que, el ejercicio de los derechos otorgados por el registro de su marca FAMILIA bajo ningún concepto constituye un acto de competencia desleal. - En cuanto a la similitud de los signos señala que, “esta similitud recae en que las demandantes utilizan exactamente la misma marca” que le pertenece a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc..
Por ello, agrega, ha iniciado acciones de nulidad contra las marcas registradas a favor de las demandantes, pues la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. - Manifiesta que mal puede presentarse acción de competencia desleal en relación con una marca que fue otorgada con posterioridad a una idéntica ya vigente; por lo tanto, los registros de PRODUCTOS FAMILIA S.A siempre carecieron de distintividad y por lo tanto son nulos. - Alega “falta de legítimo derecho de las demandantes pues demandan a quien tiene derecho preferente, es decir, al titular del primer registro en el Ecuador de las denominaciones FAMILIA y demandan a sabiendas que el Tribunal en el Perú basado en los mismos precedentes de la Decisión Andina que se aplica en el Ecuador rechazó las acciones emprendidas en contra de Kimberly-Clark y declaró de manera contundente que la marca FAMILIA de Productos Familia no es una marca notoria”. - Que, en su calidad de titular de la marca FAMILIA la puede utilizar directamente o a través de cualquiera de sus filiales o compañías relacionadas sin que este derecho de orden privado pueda tener limitación alguna.
Resalta que, a pesar de no ser necesario, ha otorgado autorización a sus filiales para la comercialización y uso de su marca FAMILIA en Perú y en el Ecuador. - Que, el artículo 159 de la Decisión 486 prevé una situación similar a la del presente proceso, “en la que se encuentren registros sobre una misma marca a nombre de distintos titulares en los cuales lo que se habla (sic) es que se prohíbe la comercialización de las mercancías mientras las partes no lleguen a un acuerdo que permita dicha comercialización”.
Resalta que, “en sentido estricto, toda vez que el primer registro en el Ecuador corresponde a KIMBERLY CLARK, productos FAMILIA nunca debió haber iniciado comercialización alguna en el Ecuador, sin previamente haber llegado a un acuerdo comercial con KIMBERLY CLARK tal como la norma sobre este caso así lo ordena”. - Que, sus productos son debidamente marcados e identificados de acuerdo a la legislación y que claramente señalan que se trata de un producto de KIMBERLY-CLARK, quien, al tener registrada la marca FAMILIA, puede en consecuencia utilizarla para “marcar” sus productos.
Agrega que los empaques presentan diferencias pero que, como existe evidente similitud entre su marca FAMILIA y la marca FAMILIA de las demandantes, ha planteado en otro proceso una acción de nulidad de registro de marca. - Que, “no hay posibilidad de que exista mala fe al ejercer un derecho consagrado en la ley”, es decir, “el derecho del titular del registro debidamente concedido, más aún si se trata del primer registro de la marca FAMILIA” en el Ecuador. - Que, en la Comunidad Andina, y más concretamente en el Perú, la marca de las demandantes no es notoria. - Que, existe mala fe por parte de las demandantes al haber cambiado su denominación comercial por PRODUCTOS FAMILIA S.A. en 1986, es decir, una década después de que Scott Paper Company registrara la marca FAMILIA en varios países, entre ellos el Ecuador. - Que, “tampoco existe indemnización alguna que deba cubrir KWC (KIMBERLY-CLARK WORLWIDE) por una competencia desleal por utilizar la marca FAMILIA, imposible de compaginar con el hecho contundente y que no admite excepción de que KCW es el titular del primer registro de la marca FAMILIA en el Ecuador así como de otros en la CAN que data de los años setentas”. - Asimismo, plantea reconvención contra las demandantes señalando que son ellas las que incurren en actos de competencia desleal y mala fe al intentar impedir que KIMBERLY-CLARK WORLWIDE comercialice sus productos FAMILIA en Ecuador.
Solicita que se reconozca que: i) el registro Nº 735 de la marca FAMILIA, de su propiedad, es el primer registro de dicha marca en el Ecuador, ii) que, en su calidad de titular de la marca FAMILIA (registro Nº 735), tiene los derechos y beneficios que la ley le otorga y en consecuencia puede usar su marca FAMILIA directamente o a través de sus empresas filiales; iii) que las demandantes han iniciado una serie de acciones en su contra y en contra de sus filiales “tendientes a eliminar la marca FAMILIA pese a que tenían perfecto conocimiento de la existencia del registro 735-76 y de otros a nivel internacional” a su favor; iv) que las demandantes no tienen derecho para impedirle el uso de su marca FAMILIA; v) que las demandantes han alegado, como base fundamental de todas las acciones legales iniciadas contra KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, la notoriedad de su marca FAMILIA (registros Nºs 1093 y 1092), “a sabiendas que en aplicación de la Decisión 486 que obviamente rige en el Ecuador las autoridades del Perú e incluso la Corte Suprema han definido que la marca FAMILIA de Productos Familia S.A. no es una marca notoria”; vi) que se reconozca que las demandantes deben suspender de manera inmediata las acciones legales iniciadas en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE pues mientras exista la marca FAMILIA (registro Nº 735) dichas acciones no tienen base legal alguna; vii) que se reconozca que, en estricta aplicación del artículo 159 de la Decisión 486, se debe ordenar a las demandantes que propongan un acuerdo de uso de la marca FAMILIA a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE; viii) que las demandantes deben asumir los daños y perjuicios causados tanto a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE como a sus filiales, así como los costos de defensa que han tenido que cubrir en los varios juicios que las demandantes han planteado en su contra.
D. Alegato de las demandantes y contestación a la reconvención. Las demandantes también señalan que: - “El hecho de que Kimberly-Clark Worldwide Inc. pueda o no ser titular de la marca “Familia” no es materia ni se discute en este proceso, ni desvirtúa la infracción cometida en virtud de que el uso realizado engaña al consumidor ecuatoriano, perjudica al principal competidor del Grupo Kimberly, y daña y diluye el activo principal de Productos Familia S.A.” - “Si bien Kimberly-Clark Worldwide Inc. puede tener derechos sobre la palabra “Familia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en Ecuador, ello en ningún caso le otorga la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales, e incluso, violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños registrados, y por demás notorios, de su exclusiva propiedad”. - Señala que “la acción por competencia desleal es claramente oponible incluso frente a los titulares legítimos que en abuso del derecho que emana de un registro marcario realicen actos contrarios al normal, libre y transparente desarrollo del comercio y perjudiquen a un competidor.
Todo ello es independiente de los derechos de propiedad intelectual que pueda poseer el competidor desleal, los cuales en nada validan su uso engañoso y desleal para perjudicar a un tercero”. - Indica que resulta absurdo lo manifestado por la demandada en el sentido que la marca FAMILIA no es notoria en el Ecuador en virtud de lo resuelto en otro país y varios años atrás. - Que el artículo 159 de la Decisión 486, cuya aplicación solicita la demandada, no guarda relación con el presente caso. - Niega que la reconvención tenga conexión con la presente demanda y solicita que sea desechada en su integridad.
III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259 y 267 de la Decisión 486. Adicionalmente, se procederá a interpretar, de oficio, los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
(…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
(…) Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción, b) la indemnización de daños y perjuicios, c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción. d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciador; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
(…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
(…) Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. (…)”.
1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. En el presente caso, las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador alegan la infracción a sus derechos exclusivos sobre las siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 de 17 de octubre de 1977.
Por otro lado, la demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 desde el 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada). Al respecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el denominado “sistema atributivo” para la protección de signos distintivos, sistema en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. Es decir, gozará de los derechos inherentes a la marca quien la registre primero en la oficina correspondiente.
Conforme ha indicado este Tribunal en jurisprudencia anterior, “el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP-2004, Marca: CALCIORAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.
En consecuencia, tiene mejor derecho el que registró primero en el tiempo la marca. Este Tribunal también ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000). El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”.
(Proceso 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968, publicado en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001). El Tribunal aclara igualmente que, de acuerdo a la Decisión 486, también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, “la finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por estas razones, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, la Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);
(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo)[1]. En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486 señala que: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. (…) En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.
En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMILIA (denominativa) para la Clase 16, registro Nº 735 y; b) PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092.
Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso la sociedad Kimberly Clark World Wide Inc. ha iniciado acciones de nulidad en contra de las marcas registradas a favor de las demandantes, ya que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc.”.
2. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIFERENCIA CON LA ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL. En su demanda, PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. alegan infracción a sus derechos sobre las marcas “FAMILIA y diseño” (registros Nº 1093 y Nº 1092), así como actos de competencia desleal realizados por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. Por su parte, la demandada alega que no cabe hablar de infracción de derechos ni de competencia desleal ya que simplemente está ejerciendo los derechos que le confiere el registro (anterior) de su marca FAMILIA (registro Nº 735).
En el título XV de la Decisión 486 se regula lo referente a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Conforme establece el artículo 238, el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión “podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En lo que respecta al sujeto pasivo de la acción por infracción, en jurisprudencia anterior el Tribunal ha señalado que “se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). En lo concerniente al objeto de la acción por infracción, el Tribunal ha señalado que su objeto es “precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto”.
El artículo 241 establece una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente, que incluyen “el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras”. Según ha precisado este Tribunal, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y la acción por competencia desleal, “si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados”[2].
En relación con la diferenciación existente entre ambas figuras, Alberto Bercovitz señala que: “Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo.
Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo sobre la marca sin tener que entrar a considerar las circunstancias del caso (…). Lo que se plantea aquí es la violación del derecho absoluto que tiene el titular de la marca para utilizarla en relación con productos o servicios determinados.
En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola ningún derecho absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esa actuación competitiva, por sus circunstancias concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal.
Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas; porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad. Puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos.
El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene además un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor.
Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa.
Este es precisamente un fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad[3]. Asimismo, el Tribunal ha indicado que “si bien el acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal”.
En el proceso interno, el Juez Consultante deberá tener en especial consideración las particularidades del presente caso, en cual, el uso de la marca FAMILIA está amparado, tanto para las demandantes como para la demandada, en la existencia de marcas similares registradas en el Ecuador a nombre de titulares diferentes.
3. DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA MALA FE COMERCIAL. Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. fundamentan su demanda en que se viene comercializando en diversos establecimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bucaré 598, Urb.
Camacho, La Molina (…) Producto Peruano. Importado y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A.(…).”. Agregan que, “independientemente de las acciones que se adelantan en contra de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competencia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly- Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido expresamente en distintas instancias (…)”.
Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor” (Proceso 38-IP-98, Patente de “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIENAMINA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 26 de marzo de 1999).
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".
(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.
Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.
Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, Caso: COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006).
Actos de competencia desleal El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).
El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). En consecuencia, las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: Sujeto activo.
El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.
En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial.
Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.
En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.
De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.
En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.
4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. Las demandantes alegan la notoriedad de su marca FAMILIA en el Ecuador, por lo que para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486, en su artículo 224, entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
“En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara”[4]. Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad.
Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”[5]. c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad.
El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad del signo; su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”[6]. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si, sobre la base de las pruebas aportadas por las demandantes y con vista a los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, ha quedado acreditada la notoriedad de las marcas “FAMILIA y diseño” (registros Nº 1093 y Nº 1092) alegada por la demandante.
5. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro” (Proceso 71-IP-2007. Marca Denominativa “MONARC”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: El artículo 154 de la Decisión 486 recoge el denominado “sistema atributivo” para la protección de signos distintivos, sistema en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. Es decir, gozará de los derechos inherentes a la marca quien la registre primero en la oficina correspondiente. En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMILIA (denominativa) para la Clase 16, registro 735 y; b) PRODUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092.
Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso se han iniciado acciones de nulidad contra las marcas registradas a favor de las demandantes.
SEGUNDO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.
Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares que tienen como objeto proteger los derechos de la propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.
TERCERO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.
El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.
El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.
CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. • Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. • Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Alegada la notoriedad de una marca, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.
QUINTO: El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.
El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 69-IP-2000. [2] Proceso 145-IP-2007. [3] BERCOVITZ, Alberto.
“Significado de la Ley y Requisitos Generales de la Acción por Competencia Desleal”. En: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 19-20. [4] Proceso 149-IP-2007. [5] Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008. [6] Proceso 149-IP-2007.