PROCESO 80-IP-2012 — Andean Community

PROCESO 80-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 39 y 44 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 40 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00284. Actor: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Patente: “PROCESO PARA LA APLICACIÓN POR UN ALTO VACÍO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE BARRERA DE ÓXIDO DE ALUMINIO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de agosto de 2012. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. La sociedad FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., solicitó el 31 de mayo de 2005 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “PROCESO PARA LA APLICACIÓN POR ALTO VACÍO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE BARRERA DE ÓXIDO DE ALUMINIO”. 2.

La solicitud fue publicada el 31 de octubre de 2006 en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 569. 3. La sociedad FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., el 17 de mayo de 2007 solicitó y pagó el examen de patentabilidad. En esta fecha también requirió de una nueva publicación, ya que el resumen publicado no coincidía con el presentado en la solicitud. 4.

El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 14756 de 25 de mayo de 2007, decidió declarar abandonada la solicitud. 5. La sociedad FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 6. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 5300 de 22 de febrero de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado. 7.

La sociedad FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 8. La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., basó su demanda en los siguientes argumentos: 1. Que la publicación del resumen de la patente fue efectuada en forma indebida y, por lo tanto, el término para solicitar el examen de patentabilidad no comenzó a contarse desde tal publicación. Entre el resumen presentado en la solicitud de patente y el publicado existen diferencias sustanciales. 2.

Sostiene, que como consecuencia de la publicación indebida es nulo todo lo actuado y, por lo tanto, cualquier término que comience a correr desde ahí es inexistente. 3. Indica, que de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486, si la Superintendencia hubiera considerado que el resumen no describía correctamente la invención debió haber requerido al solicitante para que lo modificara. 4.

Manifiesta, que la Decisión 486 no faculta a la Superintendencia para que de oficio realice modificaciones a la solicitud. 5. Agrega, que la sociedad FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., solicitó y pagó el examen de patentabilidad mediante memorial radicado el 17 de mayo de 2007. 6. Arguye, que el artículo 44 de la Decisión 486 no debería impedir el otorgamiento de una patente de invención. Dicho artículo está creado para determinar si el solicitante tiene la intención de continuar con el trámite respectivo.

Lo sustancial debe primar sobre lo meramente procesal. C. La contestación a la demanda. De conformidad con el Oficio No. 1025 de 12 de junio de 2012, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, no se envió la contestación de la demanda por cuanto mediante auto de 8 de marzo de 2012 se resolvió no tenerla en cuenta. iV.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. La Corte consultante solicitó la interpretación de los siguientes artículos: 39 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se realizará la interpretación solicitada y, de oficio, del artículo 40 de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas enunciadas: Decisión 486 (…) Artículo 39 “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad”.

(…) Artículo 40 “Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación”. (…) Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. (…)”. VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino sobre las normas del derecho interno de los Países Miembros.

B. El examen de forma en el marco de la Decisión 486. La publicación de la solicitud de patente. El contenido de la publicación y las facultades de la oficina de patentes. C. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud. A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

En el presente caso, el Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2- IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115- IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Artículo 144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. B. El EXAMEN DE FORMA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. EL CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN Y LAS FACULTADES DE LA OFICINA DE PATENTES. La sociedad demandante argumentó que la publicación del resumen de la patente fue efectuada en forma indebida y, por lo tanto, el término para solicitar el examen de patentabilidad no comenzó a contarse desde tal publicación. Indicó que entre el resumen presentado y el publicado existen diferencias sustanciales.

Una vez transcurrida esta etapa del examen de forma, se genera en cabeza de la oficina nacional competente la carga de publicar la solicitud si se da lo siguiente (artículo 40 de la Decisión 486): a. Que hayan transcurrido dieciocho (18) meses desde la presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad invocada, cuando fuere el caso. b. Que el solicitante expresamente lo requiere después concluido el examen de forma.

Es decir, aunque no hayan transcurrido los dieciocho meses contemplados por la normativa comunitaria, el solicitante, una vez agotado el examen de forma, puede pedir la publicación y continuar con el trámite. Ahora bien, la forma de la publicación, los medios y el contenido, deben sujetarse a lo regulado por la normativa nacional sobre la materia.

Esto quiere decir que el legislador comunitario, mediante el mencionado artículo 40 de la Decisión 486, quiso que la normativa interna estableciera los parámetros para efectuar la publicación de la solicitud de patente. El Tribunal, no obstante lo anterior, advierte que las normas nacionales sobre la materia deben expedirse sobre la base de la finalidad que tiene la publicación de la solicitud de patente.

Para que sea operativo el principio de contradicción por los terceros interesados, la publicación de la solicitud de patente debe cumplir con todos los requisitos y elementos para que dichos terceros se enteren de manera fidedigna del contenido de la solicitud y, de esta manera, pueden presentar oposiciones si consideran que sus derechos podrían ser vulnerados.

Si la publicación no da cuenta de los puntos esenciales del objeto a patentarse, no cumpliría con la finalidad de información clara y concisa. Por tal razón, la normativa interna aplicable debe interpretarse de la manera más concordante con la finalidad de información y contradicción que soporta la figura de la publicación. Si no existiere normativa interna vigente sobre la materia, las prácticas de la oficina nacional competente también deben dar cuenta de dicha finalidad.

El Tribunal encuentra propicio el espacio para aclarar que no es necesario que en la publicación se transcriba el resumen de la solicitud de patente, primero porque eso no lo prescribe la normativa comunitaria y, segundo, porque si se considera que otro tipo de información realiza de mejor manera la finalidad de la publicación, se estaría precautelando con esto el derecho de contradicción de los terceros afectados.

La corte consultante deberá establecer si la publicación de la solicitud de patente se realizó de conformidad con la normativa interna sobre la materia, siempre interpretando las disposiciones aplicables en concordancia con la finalidad de la publicación en el trámite de patentabilidad. C. LA MANIFESTACIÓN DEL SOLICITANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD.

La sociedad demandante argumentó que mediante un memorial de 17 mayo de 2007 solicitó y pagó el examen de patentabilidad. Indicó que el artículo 44 de la Decisión 486 no debería impedir el otorgamiento de una patente de invención; que dicho artículo está creado para determinar si el solicitante tiene la intención de continuar con el trámite respectivo.

En este marco, el Tribunal considera necesario referirse al alcance que tiene la manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. En la Interpretación prejudicial expedida en el proceso 21-IP-2010, el Tribunal estableció cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y las consecuencias de no solicitarlo.

Los | | |examinar si la |Países Miembros podrán cobrar una tasa | | |solicitud es o no |para la realización de este examen. Si | | |patentable. |transcurriera dicho plazo sin que el | | | |solicitante hubiera pedido que se | | | |realice el examen, la solicitud caerá en| | | |abandono. | Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.

Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas.

Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes[1]: • Publicación de la solicitud de patente. • Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. • Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia”[2]. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: La forma de la publicación, los medios y el contenido, deben sujetarse a lo regulado por la normativa nacional sobre la materia. Esto quiere decir que el legislador comunitario, mediante el mencionado artículo 40 de la Decisión 486, quiso que la normativa interna estableciera los parámetros para efectuar la publicación de la solicitud de patente.

Las normas nacionales sobre la materia deben expedirse sobre la base de la finalidad que tiene la publicación de la solicitud de patente. Para que sea operativo el principio de contradicción por los terceros interesados, la publicación de la solicitud de patente debe cumplir con todos los requisitos y elementos para que dichos terceros se enteren de manera fidedigna del contenido de la solicitud y, de esta manera, pueden presentar oposiciones si consideran que sus derechos podrían ser vulnerados.

TERCERO: Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes: • Publicación de la solicitud de patente. • Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. • Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00284, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (e) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1317, de 04 de abril de 2006. [2] Interpretación Prejudicial de 9 de junio de 2010, expedida en el proceso 21-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1871, de 31 de agosto de 2010.