PROCESO 101-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 167, 170, 224 y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: “FAMILIA” (mixta).
Expediente Interno Nº 164-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012. 1.
Antecedentes 1. Las partes Demandante: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú y la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. 2. Actos demandados La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa: - Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió revocar la Resolución Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, en consecuencia, confirma la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006 que declaró fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de marca de producto FAMILIA (mixta) manteniéndolo vigente únicamente para distinguir papel higiénico y servilletas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 3 de enero de 2005, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo “FAMILIA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. - El 22 de junio de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada en parte la acción de cancelación; y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro del signo FAMILIA (mixto) a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. En dicha Resolución se precisó que la referida marca quedaba registrada para distinguir únicamente “papel higiénico y servilletas de papel” de la clase 16 de la Clasificación Internacional. - El 17 de julio de 2006, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso el recurso de reconsideración en contra de la Resolución referida. - El 18 de diciembre de 2006, la Gerencia de Estudios Económicos presentó el informe No. 072-2006/GEE con su opinión técnica sobre los argumentos económicos y estadísticos del recurso de reconsideración presentado. - El 16 de abril de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra la Resolución Nº 9277-2006/OSD- INDECOPI; y, en consecuencia, fundada la acción de cancelación de registro del signo FAMILIA (mixto) a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. para distinguir papeles de toda clase incluyendo “papel higiénico y servilletas de papel” de la clase 16 de la Clasificación Internacional. - El 20 de abril de 2007, la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 3 de enero de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, en consecuencia, confirmar la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006, que declaró fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de la marca de producto FAMILIA (mixta), manteniéndolo vigente únicamente para distinguir papel higiénico y servilletas, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008. - El 23 de marzo de 2009, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 10 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. - El 9 de junio de 2009, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 23 de marzo de 2009. - El 26 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada. - El 15 de octubre de 2010, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 26 de mayo de 2010. - El 5 de septiembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 164-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 14-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “PRODUCTOS FAMILIA S.A. de la República de Colombia (…) es titular de la marca FAMILIA en distintos países.
Esta titularidad ha sido registrada con anterioridad al año 1986 en Colombia, donde está catalogada como una de las marcas más queridas, famosas y notoriamente conocidas”. - “(…) el Tribunal del INDECOPI cometió un ERROR al no haber decidido la cancelación del registro de la marca, pues las cifras mencionadas revelan una clara ausencia de uso efectivo de la marca FAMILIA en el mercado peruano de papel higiénico y de servilletas”. - “(…) habiéndose establecido que la participación de la marca FAMILIA es inferior a una milésima parte del mercado peruano de papel higiénico y, por otro lado, es menor a las tres milésimas partes del mercado de servilletas, podemos afirmar que dichas participaciones no configuran el USO EFECTIVO acorde con las características de estos productos (de consumo masivo), ni de la empresa titular del registro de la marca FAMILIA que los provee”. - “(…) la carga de la prueba corresponde al titular de la marca.
Sin embargo, ha quedado demostrado que KC ÚNICAMENTE HA CUMPLIDO CON ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FORMAL DEL USO (A TRAVÉS DE LAS FACTURAS), NO ASÍ CON EL ASPECTO CUANTITATIVO (adviértase que toda su actividad en el procedimiento administrativo se circunscribe a presentar las facturas, pero no efectúa el análisis que nosotros hemos realizado), quizás el más importante y sobre el cual nuestra empresa sí ha reparado con la finalidad de acreditar que la titularidad de KC sobre la marca Familia únicamente refleja en los registros, no así en el mercado”. c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la empresa KC ha comercializado en el mercado peruano, de forma constante y continua, papel higiénico y servilletas familia entre el 2 de enero de del (sic) 2002 y el 2 de enero del 2005, en la cantidad y modo que corresponde a dichos productos y además de manera externa y pública (no formal o simbólica)”. - “(…) deberá apreciarse si los productos son por ejemplo de consumo masivo o, si los mismos están destinados a un público especializado.
(…) En el presente caso, los productos (papel higiénico y servilletas) constituyen productos de consumo masivo, tal como fue considerado a lo largo del procedimiento administrativo que ha dado origen al presente proceso”. - “(…) exigir, como pretende la demandante, que la marca FAMILIA presente los mismos volúmenes de venta que la marca líder de la empresa KC, resulta no solamente absurdo, sino además atentatorio contra el Régimen Económico establecido en nuestra carta Magna”. - “La Sala apreciará que el Tribunal del INDECOPI efectuó un análisis global de los medios de prueba, los cuales visto en su conjunto dieron lugar a la conclusión de que la empresa KC sí había usado su marca FAMILIA en el mercado nacional para distinguir papel higiénico y servilletas”. - “De hecho, la empresa KC no estaba en la obligación de probar el uso de su marca a lo largo de todo el periodo relevante (los 3 años seguidos).
Antes bien, debía sólo demostrar que NO ERA CIERTO que había dejado de usar la marca los 3 años consecutivos a la presentación de la cancelación. A tal efecto, debió acreditar el uso de su marca en algún segmento de dicho período, siempre que el nivel de comercialización acreditado correspondiera a la naturaleza del producto”. d) Tercero Interesado La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Productos Familia S.A. demostró el uso de su marca FAMILIA, no sólo para un producto, sino de la forma y modo que corresponde normalmente a los artículos: -papel higiénico; -servilletas de papel; en el territorio peruano durante el periodo relevante, es decir, desde el 3 de enero de 2002 al 3 de enero de 2005 (…)”. - “(…) el doctor Otamendi señaló en su informe, luego de realizar precisiones doctrinarias que las pruebas presentadas por Kimberly Clark Worldwide, Inc. demostraban el uso de la marca FAMILIA del mondo (sic) y forma que normalmente corresponde a una marca que distingue papel higiénico y servilletas de papel”. - “Cierto es que formalmente la Oficina de Signos Distintivos, puede solicitar informes a otras dependencias de Indecopi y otras instituciones, sin embargo, consideramos que en el presente caso la Oficina de Signos Distintivos, quien es competente por ley para determinar lo que es un concepto jurídico: el uso de una marca, incurrió en un error al solicitar a un ente no capacitado ni competente en temas jurídicos, como es la Gerencia de Estudios Económicos, se pronuncie sobre si en el presente caso se había o no demostrado el uso de la marca FAMILIA”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de agosto de 2012. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro del signo “FAMILIA” (mixto), fue presentada el 3 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 167, 170, 224 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) CAPÍTULO V De la Cancelación del Registro “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
(…) “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. (…) “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
(…)”. Consideraciones - Cancelación parcial del registro de una marca notoria por falta de uso; Procedimiento; - Prueba de uso de una marca; - Cancelación respecto de una marca notoria; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.
1. CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO DE UNA MARCA NOTORIA POR FALTA DE USO. PROCEDIMIENTO. Tomando en cuenta que: - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo “FAMILIA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. - La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada en parte la acción de cancelación; y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro del signo FAMILIA (mixto), inscrito a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. El Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación parcial del registro de una marca notoria por falta de uso.
Para abordar mejor este tema, se analizará, primero, la cancelación de un registro marcario por falta de uso y su procedimiento, luego, la prueba de uso de una marca, y, finalmente, la cancelación respecto de una marca notoria. El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso.
El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.
En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.[1] El artículo 165 atribuye competencia a la Oficina Nacional Competente para cancelar el registro de una marca y establece que ésta procede cuando “sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.
Asimismo, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”. Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo mencionado, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente[2].
Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".[3] En efecto, como se indicó, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación: ▪ Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. ▪ Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. ▪ Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.
3.2. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA. En el presente proceso se ha controvertido acerca de la prueba de uso de la marca “FAMILIA”: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. ha alegado que “(…) la carga de la prueba corresponde al titular de la marca. Sin embargo, ha quedado demostrado que KC ÚNICAMENTE HA CUMPLIDO CON ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FORMAL DEL USO (A TRAVÉS DE LAS FACTURAS), NO ASÍ CON EL ASPECTO CUANTITATIVO (adviértase que toda su actividad en el procedimiento administrativo se circunscribe a presentar las facturas, pero no efectúa el análisis que nosotros hemos realizado), quizás el más importante y sobre el cual nuestra empresa sí ha reparado con la finalidad de acreditar que la titularidad de KC sobre la marca Familia únicamente refleja en los registros, no así en el mercado”; el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), ha argumentado que “(…) la empresa KC ha comercializado en el mercado peruano, de forma constante y continua, papel higiénico y servilletas familia entre el 2 de enero de del (sic) 2002 y el 2 de enero del 2005, en la cantidad y modo que corresponde a dichos productos y además de manera externa y pública (no formal o simbólica)” y que “La Sala apreciará que el Tribunal del INDECOPI efectuó un análisis global de los medios de prueba, los cuales visto en su conjunto dieron lugar a la conclusión de que la empresa KC sí había usado su marca FAMILIA en el mercado nacional para distinguir papel higiénico y servilletas”; en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a dicho tema.
La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Es decir, en el presente caso, se debe probar el uso desde el 3 de enero de 2002 hasta el 3 de enero de 2005, fecha en la que se presentó la solicitud de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.
Asimismo, el Tribunal ha establecido que “si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso” (Proceso 79-IP-2012.
Interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012. Marca: figurativa). Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.
El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.
De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc[4]”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro.
Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.
Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3.
Restricciones a las importaciones. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca mixta “FAMILIA” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 170 de la Decisión 486 y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.
3.3. CANCELACIÓN RESPECTO DE UNA MARCA NOTORIA. Tomando en cuenta que se ha debatido dentro del proceso interno la viabilidad de la cancelación por no uso de la marca notoria, el Tribunal estima adecuado referirse a ese tema. La figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 486 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”.[5] El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria.
Sobre el tema en particular, el Tribunal estima pertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006, que en un caso similar, relativo a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresó lo siguiente: “Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos: Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.
En conclusión, no resultaría justo el aprovechamiento por parte de un tercero del esfuerzo de quien ha colocado en la categoría de notoria una marca, y si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una íntima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.
En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.
En todo caso, si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83 de la Decisión 344), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.
Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.
De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 83 de la Decisión 344”.
3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. argumentó que “Cierto es que formalmente la Oficina de Signos Distintivos, puede solicitar informes a otras dependencias de Indecopi y otras instituciones, sin embargo, consideramos que en el presente caso la Oficina de Signos Distintivos, quien es competente por ley para determinar lo que es un concepto jurídico: el uso de una marca, incurrió en un error al solicitar a un ente no capacitado ni competente en temas jurídicos, como es la Gerencia de Estudios Económicos, se pronuncie sobre si en el presente caso se había o no demostrado el uso de la marca FAMILIA”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, sin embargo, esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.
Alegada la notoriedad de una marca, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. 2.
La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no haya sido usada, conserva el estatus de notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación. Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria.
De la conclusión a la que se arribe dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude la Decisión 486, ya que a la postre no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una notoria, conforme lo establece el artículo 136 de la Decisión 486. 3. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.
Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 164-2011, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.
El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. [2] PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] PROCESO 15-IP-99. Marca "BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.