PROCESO 094-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Cancelación de la marca: “NUTTELINI” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00355. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 10 de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de septiembre de 2012.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: SOCIEDAD FERRERO S.P.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: - La sociedad FERRERO S.P.A. mediante escrito presentado el 02 de junio de 2006 solicitó la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el Nº 159.334 a favor de COLOMBINA S.A. - La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 18520, de 26 de junio de 2007 resuelve cancelar por no uso el registro de la marca nominativa NUTTELINI, registrada con certificado Nº 159.334 a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la clasificación internacional de Niza. - Una vez recibida la notificación de la cancelación de la marca, la sociedad COLOMBINA S.A. presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión, el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 15618, de 23 de mayo de 2008, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 18520 de 26 de junio de 2007. - A través de Resolución Nº 9834, de 22 de febrero de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 18520 de 26 de junio de 2007.

Al resolver el recurso de apelación confirmó las decisiones anteriores, agotándose así la vía gubernativa. - La sociedad COLOMBINA S.A. presentó demanda, con fecha 19 de julio de 2010, por medio de apoderado ante el Consejo de Estado. - El Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia admitió la demanda mediante auto calendado el 11 de marzo de 2011, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, y al doctor Álvaro Correa Ordoñez, representante legal de la sociedad FERRERO S.P.A. 3.

Fundamentos de la demanda: Como fundamentos de su demanda COLOMBINA S.A. manifiesta que: - “Es errónea la interpretación hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se hizo una sesgada e incorrecta valoración de las pruebas de uso presentadas, para culminar sentenciando que la marca no se usa en relación con los productos para los que fue registrada, es decir para los productos de la Clase 29”. - Adujo que “la entidad demandada basó su decisión en que se trataba de productos a base de chocolate, los cuales corresponden a la Clase 30, concluyendo así que para la Clase 29, clase en la que fue concedido el registro, no se probó el uso de la marca.

Sin embargo, no tuvo en cuenta que los ingredientes del producto que identifica la marca NUTTELINI (denominativa) como la “manteca de cacao” y las “mezclas que contienen grasa para untar” pertenecen a la Clase 29”. - Indicó que “la Superintendencia ha señalado que la cancelación por no uso es utilizada para eliminar una marca que constituye un obstáculo para el registro de otras, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que quien solicitó la cancelación de la marca es un competidor en el mercado que ha convivido con la marca por años sin que haya sido obstáculo para registrar sus propias marcas”. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: En su contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) señala que: - El titular no ha demostrado el uso de la marca NUTTELINI (denominativa) respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional. Se debe verificar si el uso de la marca respecto de “bebida en polvo instantánea achocolatada, pasta con sabor a leche y nueces”, puede entenderse como uso de la marca respecto de “jaleas, mermeladas o compotas”, es decir, respecto de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional. - Se puede afirmar que el titular del registro de la marca NUTTELINI (denominativa) demuestra el uso de la marca respecto de productos tales como “bebida en polvo instantánea achocolatada, pasta con sabor a leche y nueces” productos no amparados por su registro en la Clase 29 y si bien los productos están acompañados por ingredientes como la leche, éste no es su principal ingrediente, no siendo la materia prima predominante de los productos en estudio, como sí lo serían el cacao y el azúcar, aparte de que, en la lista de productos de la Clase 30 éstos si aparecen. - Finalmente es claro para esta administración que los mencionados productos no son jaleas, compotas, ni mucho menos mermeladas, pues éstos, a diferencia de los primeros son elaborados a base de fruta y azúcar, mientras que los productos amparados por la marca NUTTELINI (denominativa), son elaborados a base de chocolate y azúcar, mas no a partir de frutas. - Resaltó que la legitimación para iniciar la acción de cancelación por no uso se circunscribe a “cualquier persona interesada”, solo exigiendo “demostrar un interés en la cancelación” y entregando a las Oficinas Nacionales la potestad de evaluar dicho interés. En conclusión, la afirmación de que la marca no se usa es suficiente a efectos de calificar al accionante como persona interesada, en el entendido que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción. 5.

Fundamentos del tercero interesado En relación con los fundamentos de la demanda, la sociedad FERRERO S.P.A. manifiesta que: - La sociedad FERRERO S.P.A., manifestó que no le asistía razón a la demandante cuando afirmaba que se había vulnerado el artículo 165 de la Decisión 486. - Señaló que la sociedad actora no demostró dentro del proceso el uso de la marca NUTTELINI (denominativa) en relación con los productos comprendidos en la Clase 29, pues muchos de los documentos por ella presentados carecían de las formalidades exigidas a las pruebas para su validez jurídica y, además, no correspondían al período probatorio relevante para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación. - Arguyó que no se podía adoptar una decisión diferente por cuanto la sociedad actora no demostró ninguno de los tres presupuestos que permiten determinar el uso efectivo de una marca, a saber: a) Que se use para los productos y servicios para los cuales fue registrada; b) Que se use en el modo y la cantidad que normalmente corresponde para el tipo de producto o servicio; y, c) Que se demuestre su uso dentro del período exigido por la ley, esto es, dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación. - Indicó que sí le asistía un interés legítimo para interponer la acción de cancelación, en especial por cuanto la marca NUTTELINI (denominativa) registrada en la Clase 29, constituye un verdadero obstáculo en la medida en que le impide registrar NUTELLA a su favor. - En conclusión, la Superintendencia aplicó e interpretó correctamente el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

En el presente caso, el juez solicita la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, se procederá a interpretar de oficio los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 165.- La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

(…)”. A. CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO. CANCELACIÓN PARCIAL DE UN REGISTRO. CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS. En el presente caso, la sociedad FERRERO S.P.A. solicitó la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el Nº 159.334 a favor de COLOMBINA S.A. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución Nº 18520 resuelve cancelar por no uso el registro de la marca NUTTELINI (denominativa).

Es por ello que resulta pertinente desarrollar los siguientes temas. • Cancelación de la marca por no uso. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 07 de marzo de 2005). Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. • Cancelación parcial de un registro. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.

Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados. • Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 Los artículos 165 a 170, salvo el 169, de la Decisión 486 establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a) Legitimación para adelantar el trámite. b) Oportunidad para adelantar el trámite. c) Falta de uso de la marca. d) Carga de la prueba. La prueba del uso. e) Causales de justificación para el no uso de la marca. f) Procedimiento. g) Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. 4. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. • Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto, la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo, la decisión de la Oficina Nacional Competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. B. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN POR NO USO. El artículo 165, párrafo 5, de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: i. Fuerza mayor. ii.

Caso fortuito. iii. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. C. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA. En el presente caso, COLOMBINA S.A. manifiesta que “es errónea la interpretación hecha por la SIC del artículo 165 de la Decisión 486, por cuanto se hizo una sesgada e incorrecta valoración de las pruebas de uso presentadas, para culminar sentenciando que la marca no se usa en relación con los productos para los que fue registrada, es decir para los productos de la Clase 29”.

Por ello, resulta pertinente analizar el tema de prueba de uso de una marca. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

Asimismo, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, figurativas, etc. Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada y si, además, de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.

El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc[1]”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo transcrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella.

D. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR UN TRÁMITE DE ACCIÓN DE CANCELACIÓN. En el presente caso, la sociedad FERRERO S.P.A. solicitó la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa). Indicó que sí le asistía un interés legítimo para interponer la acción de cancelación, en especial por cuanto la marca NUTTELINI (denominativa) registrada en la Clase 29, constituye un verdadero obstáculo en la medida en que le impide registrar NUTELLA a su favor.

Por ello resulta pertinente en este caso analizar el tema de la legitimación y oportunidad. a) Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b) Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no es necesario recurrir al principio de uso real y efectivo de la marca, el cual establece que una marca se encontrará en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Entre las principales características de la figura de cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 podemos mencionar las siguientes: a) Legitimación para adelantar el trámite; b) Oportunidad para adelantar el trámite; c) Falta de uso de la marca; d) Carga de la prueba. La prueba del uso; e) Causales de justificación para el no uso de la marca; f) Procedimiento.

La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

SEGUNDO: El artículo 165, párrafo 5, de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca: a) Fuerza mayor; b) Caso fortuito; c) Pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

TERCERO: El titular de la marca está en la obligación de usar la marca y debe probar que ha hecho uso de ella. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro, y no al solicitante. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

CUARTO: El trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. El solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.

La oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villrroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] PROCESO 4-IP-2008.

Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.