PROCESO 073-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 26 literal k), 32, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: ESCO CORPORATION. Patente: “MONTAJE DE DESGASTE”.
Expediente Interno Nº 2008- 00445. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el 12 de septiembre de 2012. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 27 de agosto de 2012.
Antecedentes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes: Demandante: ESCO CORPORATION. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: – El 16 de febrero de 2007, la sociedad demandante ESCO CORPORATION solicitó patente de invención correspondiente a “Montaje de Desgaste” ante la SIC. – Mediante Oficio Nº 4525, notificado por fijación en lista de fecha 19 de abril de 2007, la SIC requirió a la solicitante que “debe allegar copia del documento en que costa la cesión del derecho a la patente otorgado por el(los) inventor(s) al(los) solicitante(s) o a su(s) causante(s)”. – La solicitante cumple dentro del plazo con presentar COPIA del documento de cesión. – Por medio de la Resolución Nº 41837, de 13 de diciembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio, al decidir sobre la solicitud, declaró abandonada la solicitud de patente con base en que el cumplimiento de las obligaciones por parte del solicitante había sido parcial, toda vez que el documento presentado no se encontraba debidamente legalizado. – La sociedad actora en contra de la Resolución Nº 41837 interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Resolución Nº 20623, de 23 de junio de 2008, confirmando la decisión inicial, agotándose así la vía gubernativa. – La sociedad demandante ESCO CORPORATION presentó ante el Consejo de Estado demanda por medio de apoderado el 14 de noviembre de 2008. 3.
Fundamentos de la demanda: La sociedad demandante ESCO CORPORATION, presentó demanda alegando lo siguiente: – Sostuvo que la entidad demandada incurrió en error pues en el primer requerimiento solicitó a la actora que allegara COPIA del documento en que constaba la cesión del derecho a la patente, más no hizo observación alguna respecto a la necesidad de que presentara dicho documento legalizado. – Señaló que no le era dable a la Superintendencia exigirle al solicitante la legalización o apostilla del documento que requirió, toda vez que no es este un requisito que consagre la norma comunitaria, en cuanto que la Decisión 486 sólo exige la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante, sin que de ello se pueda inferir que se trata de un documento legalizado. – De igual forma, consideró que la Superintendencia aplicó indebidamente la figura del abandono pues no tuvo en cuenta la manifestación por parte del solicitante de mantener la solicitud de patente, para lo que aportó el documento exigido por la norma comunitaria. – Según el artículo 32 de la Decisión 486: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión”. – “Esta conducta de la Administración de requerir, con fundamento en normas nacionales, exigencias formales adicionales a las establecidas en las normas comunitarias, ya ha sido objeto de estudio por parte de la Secretaría General de la CAN, gracias a un reclamo que por incumplimiento de las normas comunitarias efectuó un solicitante de patente contra la República del Perú”. – La SIC declara el abandono de la solicitud, sin haber requerido expresamente en el Oficio Nº 4525 la necesidad de que dicho documento sea legalizado. – “La interpretación del artículo 39 en cuanto al abandono debe ser restrictiva, ya que contiene una sanción para el administrado y, en consecuencia, jamás podrá ser aplicada en un caso similar o, como doctrinalmente se conoce, por analogía”. 4.
Fundamentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda manifestando lo siguiente: – La parte solicitante fue requerida para que dentro del término de dos meses complementara la solicitud, según lo establecido en la Decisión 486. – Aseveró que la parte solicitante dio cumplimiento en forma parcial, dentro del término para ello, toda vez que el documento aportado donde constaba la cesión de derechos de los inventores al solicitante no se encontraba legalizado o, en su defecto, debidamente apostillado. – Señaló que de la norma comunitaria se infiere que es obligatorio que los solicitantes de patentes respondan en forma satisfactoria los requerimientos que se les formulen.
Por lo anterior, y como quiera que la sociedad actora no dio respuesta satisfactoria al requerimiento formulado, se procedió a declarar el abandono de la solicitud de patente, con base en lo establecido en la norma comunitaria. – “Si bien la parte demandante dio respuesta a lo requerido en el oficio del 14 de junio de 2007, se allegó el documento en el que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante sin estar debidamente legalizado, conforme al artículo 259 del CPC, o en su defecto debidamente apostillado, de igual manera no se certifica por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la calidad de traductores oficiales de las personas que efectúan la traducción de los documentos, es decir, que no cumplió con los requisitos exigidos, dando así aplicación el artículo 39 de la Decisión 486”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 2.
Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 26 literal k), 32, 38 y 39 de la Decisión 486. Teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 16 de febrero de 2007, es decir, durante la vigencia de la Decisión 486, aquella es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad, por lo que procede la interpretación de los artículos solicitados.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.
(…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.
(…) Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (…)”.
1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.[1] Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.[2] Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.
Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
2. LA SOLICITUD DE PATENTE Y EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. Tomando en cuenta que en el presente proceso se hace relación al trámite de la solicitud de la patente “MONTAJE DE DESGASTE”, y al examen de forma, el Tribunal considera pertinente abordar dichos temas. Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud.
Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.
A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.
Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.
Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos.
Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”[3].
Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.
El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo.
3. REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE UNA PATENTE. Tomando en cuenta que la demandante solicitó el otorgamiento de la patente de invención “MONTAJE DE DESGASTE” y presentó documento de cesión de los inventores, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia de una patente. El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa.
Disponiendo, además, que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente. En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.
Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencian de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.
De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales. Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen.
Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro. Finalmente, debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.
Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”[4]. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente.
Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 56 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca de los requisitos del documento de cesión de los inventores, se estima adecuado abordar dicho tema.
El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.
El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente.
Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)”. De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k).
Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.
Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 035-IP-2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1096, de 26 de julio de 2004), ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.
En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. En caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.
Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.
4. ABANDONO DE LA SOLICITUD. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud del privilegio de patente de invención titulada “MONTAJE DE DESGASTE”, por considerar que no se cumplieron los requisitos formales para la solicitud de la misma, se estima adecuado abordar el tema del abandono de la solicitud.
En este escenario es conveniente referirse al examen de forma y a la publicación en el régimen de la Decisión 486. El tránsito normativo de la Decisión 344 a la 486 generó ciertos cambios, tal y como lo muestra el siguiente cuadro comparativo: | |RÉGIMEN DE LA |RÉGIMEN DE LA | | |DECISIÓN 344 |DECISIÓN 486 | |Examen de |Artículos 21 – 22 |Artículos 38 – 39 | |forma |(aspectos formales indicados |(requisitos de forma de que | | |en la Decisión) |tratan los artículos 26 y 27)| | | | | | |Plazo para responder las |Plazo para completar los | | |observaciones que formule la |requisitos: dos meses | | |Oficina Nacional: 30 días |siguientes a la fecha de la | | |hábiles siguientes a la fecha|notificación. (prorrogable | | |de la notificación de las |por una sola vez y por un | | |observaciones.
(prorrogables |período igual). | | |por una sola vez y por un | | | |período igual). | | | | | | | |Consecuencia: Si el |Consecuencia: Si el | | |peticionario no presenta |solicitante no completa los | | |respuesta a las observaciones|requisitos indicados, la | | |o no complementa los |solicitud se considerará | | |antecedentes la solicitud se |abandonada y se perderá la | | |considera abandonada. |prelación. | |Publicación e |Artículos 23 – 26 |Artículos 40 – 43 | |intervención | | | |de terceros |La Oficina Nacional publicará|Transcurridos dieciocho (18) | | |la solicitud, de conformidad|meses contados a partir de la| | |con las disposiciones |fecha de presentación de la | | |nacionales, dentro de los |solicitud o desde la fecha de| | |dieciocho (18) meses, |prioridad que se hubiese | | |contados a partir de la fecha|invocado, el expediente | | |de la solicitud o de la fecha|tendrá carácter público y | | |de prioridad que se hubiese |podrá ser consultado, y la | | |reivindicado, y una vez |Oficina Nacional ordenará la | | |terminado el examen de forma,|publicación de la solicitud | | |publicará el aviso de |de conformidad con las | | |conformidad con la |disposiciones nacionales. | | |reglamentación que al efecto | | | |establezca cada País Miembro.| | | | |El solicitante puede pedir | | |El expediente no podrá ser |que se realice la publicación| | |consultado por terceros |en cualquier momento, siempre| | |mientras no se efectúe la |que se hay concluido el | | |referida publicación… Una vez|examen de forma. | | |efectuada la publicación, el | | | |expediente tendrá carácter |Dentro del plazo de sesenta | | |público. |días, siguientes a la | | | |publicación, quien tenga | | |Dentro del plazo de treinta |Interés legítimo podrá | | |días hábiles siguientes a la |presentar, por una sola vez, | | |publicación, quien tenga |oposición fundamentada que | | |legítimo interés, podrá |pueda desvirtuar la | | |presentar por una sola vez |patentabilidad. | | |observaciones fundamentadas | | | |que puedan desvirtuar la | | | |patentabilidad. | | Por lo tanto, en el marco de la Decisión 344 se establecían dos causales para el abandono: 1.
Si no se presenta respuesta a las observaciones; y, 2. Si no se complementan los antecedentes de la solicitud. Por otro lado, la Decisión 486 señala que el abandono se da “si el solicitante no completa los requisitos indicados”. Asimismo, el artículo 39 de la Decisión 486, a diferencia de la Decisión 344, sí regula el aspecto de la pérdida de la prelación: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.
Este “derecho de prelación” viene determinado por el principio que señala “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir, según el día y la hora en que se presente la solicitud de registro ante la Oficina Nacional, toda vez que quien primero solicita el registro de una marca tiene mejor derecho, sobre quien lo hace posteriormente.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.
A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 2.
De no presentarse respuestas a las observaciones o de no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 3. El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la Oficina Nacional Competente.
La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro.
En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 4. Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo.
En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos.
Tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso. 5.
Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación. El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.
A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.
Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.
Publicada en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 717, de 18 de septiembre de 2001. [4] Proceso 43-IP-2001, ya citado.