PROCESO 077-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 134 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 135 literales a), b) y c) de la misma Decisión. Marca: TRIDIMENSIONAL.

Actor: sociedad UNILEVER, NV. Proceso interno Nº 2008-000342. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 literal f) y 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-000342.

El auto de 18 de septiembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad UNILEVER, NV.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: sociedad LLOREDA S.A. Sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A.; y Sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A. a) Hechos. 1. El 27 de julio de 2006, la sociedad UNILEVER, N.V. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de un signo TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 567 de 31 de agosto de 2006. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones las sociedades LLOREDA S.A., FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A. Y ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. argumentando que el signo solicitado es la forma usual de los empaques en los que se comercializan diferentes tipos de productos alimenticios en las Clases 20 y 30. 3.

Por Resolución Nº 40605 de 30 de noviembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por ACEGRASAS S.A. y negó el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad UNILEVER N.V y la sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 167 de 11 de enero de 2008, decidió revocar el artículo primero de la Resolución impugnada declarando “(…) fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Acegrasas S.A., Lloreda S.A. y Fábrica de Grasas y Productos Químicos S.A. Grasco S.A. (…)” y confirmó la Resolución impugnada en lo referente a la negativa de registro del signo TRIDIMENSIONAL solicitado. 5.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 11059 de 15 de abril de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 40605. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad UNILEVER N.V. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad UNILEVER N.V. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486. 2. El empaque solicitado como marca TRIDIMENSIONAL fue creado para el producto BECEL (margarina) y consiste en una base y una tapa con una forma ondulada que resulta ser distintiva y genera un impacto visual particular. 3.

Afirma que la “forma ondulada y curvilínea de la tapa y base del empaque, evocan la forma que queda en la margarina una vez que se retira un poco del producto con un cuchillo. Así ese efecto de onda que queda en el producto es el mismo que mi representada intentó reproducir en el empaque del mismo, haciéndolo aún más creativo y novedoso”.

Además, es “diferente a otros empaques del mismo producto (…)”. 4. Presenta gráficos de empaques de otras marcas manifestando que las tapas y los envases son rectos y para concluir que la forma del empaque cuyo registro se solicita como marca “cuenta con elementos, formas y caracteres que son particulares y novedosos, los cuales se perciben fácilmente y servirán a mi representada para que el público consumidor reconozca el producto, por la forma especial de su empaque”.

Por lo que la marca tridimensional solicitada “reviste características especiales que permiten distinguirla de otras formas ya conocidas”. 5. Se violó el artículo 134 literal f) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado cumple con lo dispuesto por este artículo por ser un envase novedoso y caprichoso. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que: 1. Con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. Cita y transcribe el artículo 136 literal c) de la Decisión 486. 3. La marca tridimensional “fue sometida a un riguroso análisis de registrabilidad por parte de mi poderdante, a efectos de establecer que la marca que se solicita corresponda a un diseño original y no a la forma usual de un producto o su envase, por cuanto resulta jurídicamente inadmisible otorgar su exclusividad cuando ésta resulta ser la presentación tradicional o acostumbrada de los productos o servicios”. 4.

Afirma que los envases son necesarios para los productos de la Clase 30. 5. El envase solicitado como marca tridimensional “está compuesto por una base rectangular con hundimiento central, y los lados paralelos, con una tapa del mismo tamaño, la forma del envase es rectangular, unos más alargados que otros, eso depende del tamaño en que el empresario presente el producto al consumidor, estas disposiciones geométricas corresponden a una forma usual con que los empresarios suelen presentar en el mercado algunos de los productos que ampara la clase solicitada (…) por lo que el signo evoca un origen empresarial en especial, en cambio puede llevar a confusión con cualquier otro envase de estos productos, lo que lo hace inviable para ser apropiado en forma exclusiva”. 6.

“El diseño curvo impreso a la marca no le da un rasgo de distintividad suficiente diferente a indicar un envase utilizado para el empaque de productos de esta clase y tampoco indica el origen empresarial”. Por lo tanto “no es posible para la sociedad demandante por vía de la presente acción (ni por ninguna otra) apropiarse de manera exclusiva y en detrimento de los intereses de los demás competidores de una forma (envase) utilizada normalmente para presentar productos de la Clase 30”. d) Terceros interesados.

La sociedad LLOREDA S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando: 1. La correcta aplicación del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486. Alega la falta de distintividad del signo tridimensional solicitado “al ser una forma usual para distinguir productos de la clase 30 internacional, no porta distintividad intrínseca suficiente para distinguir productos de esa clase”. 2.

El signo tridimensional solicitado tampoco goza de distintividad extrínseca ya que “comparte las características que componen los envases comúnmente utilizados por mi representada y otros empresarios para envasar productos comprendidos en las clases 30 y 29 (…)”. De esta manera el signo solicitado “resulta irregistrable por no ser apropiable por un solo competidor, so pena de privar a los demás competidores de una forma que sea utilizada común y normalmente para presentar algunos productos alimenticios comprendidos dentro de las mencionadas clases”. 3.

Las líneas curvas que tiene el signo tridimensional “no son lo suficientemente particulares y distintivas (…)”. 4. Recalca que el signo tridimensional solicitado constituye una forma usual de los envases utilizados para productos de las Clases 29 y 30. La sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando: 1.

Coadyuva las excepciones de mérito presentadas por la sociedad LLOREDA S.A. 2. Se dio una correcta aplicación el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 ya que el signo tridimensional solicitado no es lo suficientemente distintivo para productos de la Clase 30 al constituir una forma usual de envases para este tipo de productos. 3.

La pequeña variación de las curvas en el envase no le concede distintividad. 4. El signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo135 literal c) de la Decisión 486 ya que “El envase en cuestión consiste pues exclusivamente en el empaque usual de productos de su género”. No se encuentra en el expediente contestación a la demanda por parte de la sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. únicamente se encuentran los alegatos de conclusiones.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 literal f) y 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL, fue el 27 de julio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 134 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de conformidad a lo facultado por la normativa comunitaria se interpretará el artículo 135 literales a), b) y c) de la mencionada Decisión y no se interpretará el artículo 145 solicitado por no ser aplicable al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Signos tridimensionales. En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. Registrabilidad de signos tridimensionales. En el proceso interno se discute la registrabilidad de un signo tridimensional, motivo por el cual se tratará el tema de la registrabilidad de signos tridimensionales.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca.

Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” ( ) “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”.

(Proceso N° 23-IP- 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 379, de 27 de octubre de 1998). Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. (ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.

España 1990. Tomo 13. Año 1989 - 1990, pág. N° 14). La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Entonces, el Juez Nacional deberá decidir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniendo, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si a la forma del producto la acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, éste será registrable.

En conclusión y de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal “cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular”.

(Proceso 136-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1591 de 25 de febrero de 2008, marca tridimensional: FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS). Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. 3.

Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo TRIDIMENSIONAL solicitado constituye la forma usual de un envase de un producto. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen´”.

(Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE). La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público.

Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993.

Pág. 827). Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En el caso que nos ocupa estamos frente a una prohibición contenida en el segundo supuesto. Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público ( ).

En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales (…)”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

(…) Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. Proceso N° 84- IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003). De igual manera el Tribunal ha manifestado: “La norma (…) prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas (…).

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 07-IP-2012 de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa).

El juez consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo TRIDIMENSIONAL solicitado a registro por la sociedad UNILEVER, N.V. es una forma común o necesaria en la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

TERCERO: El juez consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo TRIDIMENSIONAL solicitado a registro por la sociedad UNILEVER,N.V. es una forma común o necesaria en la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2008- 000342, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO