PROCESO 9-IP-2013 — Andean Community

PROCESO 09-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Expediente Interno: Nº 2009-00131. Lema comercial: SI ES MUJER LATINA (denominativo). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio Nº 037, de 16 de enero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 17 de enero de 2013, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00131.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedente del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, los siguientes: II. Las partes. Demandante: CONFECCIONES LEONISA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: MARROCAR S.A. 1.

Determinación de los hechos relevantes: – El 27 de marzo de 2007, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. – Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad MARROCAR S.A. interpuso oposición en contra de la solicitud de registro mencionada en base a su marca registrada MUJER LATINA (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. – Mediante Resolución Nº 30384, de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y concedió el registro como lema comercial de la expresión SI ES MUJER LATINA, solicitado por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. – Mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. – Mediante Resolución Nº 37985, de 30 de septiembre de 2008, la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la decisión inicial, y concediendo el recurso de apelación presentado. – Mediante la Resolución Nº 42848, de 30 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 30384, declarando así fundada la oposición interpuesta y denegada la solicitud de registro del lema comercial solicitado, agotándose de esta manera la vía gubernativa. 2.

Fundamentos de la demanda: La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., manifestó lo siguiente: – “Entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA y la marca registrada, puede perfectamente concluirse que no guardan semejanza, pues el conjunto del lema comercial solicitado: SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, es suficientemente distintivo frente al conjunto MUJER LATINA compuesto por expresiones genéricas de uso común por constituir precisamente uno de los objetos, objetivos o destinos de algunos de los productos comprendidos en la Clase 25 de la nomenclatura marcaria vigente”. – “La aplicación de estos criterios conduce en el caso que nos ocupa a establecer que igual opinión debe prevalecer en tratándose de afirmar que entre la solicitud del lema comercial SI ES MUJER LATINA asociada a la marca LEONISA, como continuación del lema ya registrado SI ES MUJER, y a la marca registrada, no existen semejanzas literales, fonéticas y gráficas suficientes, que puedan inducir al público a error y por consiguiente ambos signos, uno como lema de propaganda o frase publicitaria y la otra como marca – por cierto, y al menos connotadamente débil, podrán coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”. – “Tanto la marca registrada como el lema comercial solicitado evocan cada una idea propia, distinta a las de los demás signos, tratándose entonces de expresiones de fantasía”. – “En adición a lo anterior, deberá tener en cuenta que la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., hoy LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la Clase 25 Internacional, conforme al Certificado de Registro Nº 250109 vigente hasta el próximo 07 de Marzo de 2010, hecho este que no tuvo en cuenta al expedir el certificado de registro en que se basa la sociedad MARROCAR S.A. para presentar el escrito de observaciones contra la solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA”. 3.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), manifestó lo siguiente: – “El fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. – “Tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixta solicitada) Clase 25 presentan evidentes semejanzas con la marca MUJER LATINA Clase 25 existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor”. – “De otra parte, el lema comercial solicitado SI ES MUJER LATINA (denominativo) Clase 25 de la nomenclatura vigente solicitada por la Sociedad Confecciones Leonisa S.A. para utilizarse con la marca LEONISA (mixta) Clase 25, reproduce totalmente la marca previamente registrada agregando ‘SI ES’ lo cual no la hace suficientemente distintiva, después de un primer impacto general, CON la marca registrada son susceptibles de crear confusión y, que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos”. 4.

Fundamentos del tercero interesado: El tercero interesado MARROCAR S.A. manifestó que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. No resulta pertinente la interpretación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Además, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 134 literal a), 175, 176, 177 y 179 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 175 Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176 La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 177 No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 178 Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo 179 Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. (…)”. 1. concepto de lema comercial. Requisitos para el registro de lemas comerciales.

En el presente caso, CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro.

Dentro del Proceso 93-IP-2012[1], este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486). Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, caso “ONE STEP UP mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 949, de 18 de julio del mismo año). Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: • Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486). • El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486).

Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. • El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). • El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486). (…)”. El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486).

En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales. Requisitos para el registro de los lemas comerciales. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Marca: “DIADICON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio. • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud de registro se opuso MARROCAR S.A. en base a su marca registrada MUJER LATINA (denominativa) de la misma Clase 25. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[2] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o de asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En el presente caso, CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo) y se opuso MARROCAR S.A. en base a su marca registrada MUJER LATINA (denominativa) de la misma Clase 25. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Las reglas para la comparación entre signos denominativos son las siguientes: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

CASO: DENOMINACIÓN “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de julio de 2005). En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo) y la marca registrada MUJER LATINA (denominativa).

4. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. En el presente caso, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., manifestó lo siguiente: “Entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA y la marca registrada, puede perfectamente concluirse que no guardan semejanza, pues el conjunto del lema comercial solicitado: SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, es suficientemente distintivo frente al conjunto MUJER LATINA compuesto por expresiones genéricas de uso común por constituir precisamente uno de los objetos, objetivos o destinos de algunos de los productos comprendidos en la Clase 25 de la nomenclatura marcaria vigente”.

La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir, circunstancias que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos de uso común y genéricos. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio.

Para determinar si una expresión o partícula es de uso común, se debe analizar el lenguaje que utiliza el público consumidor para referirse a un determinado producto o servicio. Estás expresiones de uso común, al igual que las genéricas, no pueden ser apropiadas por ningún empresario y, en consecuencia, no pueden ser registradas como marcas de manera exclusiva.

Si las palabras genéricas o de uso común se combinan con otras que le otorguen distintividad al conjunto marcario, sí se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario[3].

El Juez Consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen palabras de uso común o genéricas para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas palabras genéricas o de uso común.

5. LAS MARCAS EVOCATIVAS. En el presente caso, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., manifestó que: “Tanto la marca registrada como el lema comercial solicitado evocan cada una idea propia, distinta a las de los demás signos, tratándose entonces de expresiones de fantasía”. Por ello, abordaremos el siguiente tema. En cuanto a las marcas evocativas, éstas sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”[4].

Se consideran marcas evocativas las que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, la marca evocativa, a diferencia de la descriptiva, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”[5] Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema.[6] A continuación se transcribirá lo pertinente: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).

(…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )". EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. Un signo puede registrarse como lema comercial si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación, que pudiera existir entre los signos denominativos SI ES MUJER LATINA y MUJER LATINA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La Corte Consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen palabras de uso común o genéricas para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas genéricas o de uso común.

QUINTO: La marca evocativa sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia de la descriptiva, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 93-IP-2012.

Marca: “MULTIAMIGOS” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 2148, de 7 de febrero de 2013. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [4] Ibídem. Pág. 215. [5] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996. expedida dentro del proceso 4-IP-95.