PROCESO 12-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de los artículos 166, 167 y 170 de la misma Decisión. Actor: Sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno Nº 2009-00558. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte (20) de febrero de 2013. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: la sociedad PROCAPS S.A. 2. Actos demandados Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH plantean que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 07497 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la cancelación total por no uso de la marca “FIGURATIVA”, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en consecuencia, cancelar parcialmente el registro de la marca “FIGURATIVA”, en el sentido de excluir de su cobertura a los siguientes productos “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos de esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”; en consecuencia, la marca “FIGURATIVA” distinguirá “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución No. 17845 de 20 de abril de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 35994 de 17 de julio de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 07497 de 24 de febrero de 2009. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 4 de abril de 2008, las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH presentaron solicitud de cancelación por falta de uso del registro del signo “FIGURATIVO”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad PROCAPS S.A. - El 18 de julio de 2008, la sociedad PROCAPS S.A. contestó la solicitud de cancelación. - El 24 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 07497, por medio de la cual resolvió negar la cancelación total por no uso de la marca “FIGURATIVA”, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en consecuencia, cancelar parcialmente el registro de la marca “FIGURATIVA”, en el sentido de excluir de su cobertura a los siguientes productos “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos de esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”; en consecuencia, la marca “FIGURATIVA” distinguirá “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, dentro del término legal, interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. - El 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17845 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 17 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 35994, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 07497 de 24 de febrero de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI GLOWWORMS acompañada de la figura registrada como marca (…)”. - “(…) dentro del expediente no aparecen pruebas ni facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI GLOWWORMS, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La sociedad PROCAPS S.A., dentro de la oportunidad legal para ello, aportó las pruebas pertinentes con el fin de desvirtuar las afirmaciones de la Solicitud de Cancelación (…)”. - “En las facturas aportadas por PROCAPS S.A., se observa una casilla relacionada con los productos adquiridos dentro de los cuales se encuentran los productos TROLLI acompañados de la expresión SOUR GLOWWORMS, expresiones que hacen alusión a la marca Figurativa Certificado No. 281113 registrada siendo así, la forma como son referenciados los productos en las facturas, coincide con la forma como éstos son comercializados como quiera que, en los respectivos empaques, la marca Figurativa (…), va acompañada de la expresión SOUR GLOWWORMS y la marca TROLLI, todo en conjunto y cada una guardando su individualidad”. - “(…) de acuerdo con lo expuesto sobre uso simultáneo de marcas, se aclara que la marca Figurativa (…) fue usada en el mercado conjuntamente con la marca TROLLI y las expresiones ya indicadas sin embargo, cada una, tiene una posición importante, conservan distancia suficiente y, individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que amparan;

TROLLI permite diferenciar el origen empresarial y la marca Figurativa (…) indica el tipo o forma de la goma además, cabe recalcar, al ser la marca Figurativa, impronunciable, es lógico que vaya acompañada de la expresión para facilitar al público su solicitud”. - “(…) conforme a las pruebas allegadas (…) se obtuvo que, frente a la marca Figurativa (…) se probo (sic) el uso en el mercado, de dulces, específicamente, gomas de gelatina, las cuales pertenecen a la Clase 30, por lo cual se cancelo (sic) parcialmente el registro limitándolo, a ‘dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería’”. - “La modalidad de comercialización, (…) la efectuó la sociedad ALINOVA S.A., debidamente autorizada por PROCAPS S.A., a través de comercialización y venta; facturación que expidió, entre otras, a nombre de Carulla y Éxito, de las facturas aportadas se dedujo que ALINOVA S.A., era el proveedor, que los almacenes que le compraban, los distribuidores y que éstos, colocaban el producto, a disposición del consumidor final, en forma y cantidad, usual para este tipo de productos en el mercado”. d) Tercero Interesado La sociedad PROCAPS S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Aparentemente el apoderado de las demandantes desconoce que un registro de marca figurativo solo (sic) exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué diseños adicionales o expresiones de más (sic) se usen en conjunto con aquella”. - “Con cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente administrativo se determinó un valor probatorio, y adicionalmente se valoraron todas las piezas en conjunto, llegando a la conclusión de que las pruebas acreditaron el uso de la marca figurativa en cuestión para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período establecido para el caso, de manera que se restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales productos”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de febrero de 2013. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo solicitado y correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación del registro del signo “FIGURATIVO”, fue presentada el 4 de abril de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) CAPÍTULO V De la Cancelación del Registro “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

(…) Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. (…)”.

Consideraciones - Cancelación parcial del registro de una marca por falta de uso; - Procedimiento; - Prueba de uso de una marca (la marca usada en el mercado de una manera y registrada de otra).

1. CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO. PROCEDIMIENTO. Tomando en cuenta que: - Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH presentaron solicitud de cancelación por falta de uso del registro del signo “FIGURATIVO”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad PROCAPS S.A. - La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 07497, por medio de la cual resolvió negar la cancelación total por no uso de la marca “FIGURATIVA”, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en consecuencia, cancelar parcialmente el registro de la marca “FIGURATIVA”, en el sentido de excluir de su cobertura a los siguientes productos “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos de esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

El Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación del registro de una marca por falta de uso, haciendo énfasis en la cancelación parcial, asimismo, hará referencia al procedimiento que se deberá adelantar en dicho trámite. El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso.

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.[1] El artículo 165 atribuye competencia a la Oficina Nacional Competente para cancelar el registro de una marca y establece que ésta procede cuando “sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.

Asimismo, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”. Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo mencionado, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente[2].

Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".[3] En efecto, como se indicó, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. En el presente caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente el registro de la marca “FIGURATIVA”, en el sentido de excluir de su cobertura a los siguientes productos: “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos de esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

En cuanto a la cancelación parcial de un registro marcario, el artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. El Tribunal, en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 50-IP- 2011, ha establecido los requisitos que se desprenden para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.

“Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”[4].

Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación: ▪ Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. ▪ Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. ▪ Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

3.2. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA. En el presente proceso se ha controvertido acerca de la prueba de uso de la marca “FIGURATIVA”; adicionalmente, la parte actora manifiesta que “(…) el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada (…)”, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la prueba de uso de una marca, y en éste se abordará la marca usada en el mercado de una manera y registrada de otra.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Es decir, en el presente caso, se debe probar el uso desde el 4 de abril de 2005 hasta el 4 de abril de 2008, fecha en la que se presentó la solicitud de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

En el presente caso se discute sobre el uso de una marca en forma diferente a la manera en que se encuentra registrada. Sobre este tema el Tribunal ha dicho lo siguiente: “si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso” (Proceso 79-IP-2012. Interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 2012.

Marca: figurativa). Y que, “la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”[5]. En consecuencia, corresponde, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, analizar si la forma en la que ha sido usada la marca FIGURATIVA, no altera el carácter distintivo de la marca registrada.

Por otro lado, es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.

El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc[6]”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.

Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3.

Restricciones a las importaciones. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Corresponde, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, establecer si la prueba del uso de la marca “FIGURATIVA” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 170 de la Decisión 486 y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 2.

El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. 3. Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, analizar si la forma en la que ha sido usada la marca FIGURATIVA, no altera el carácter distintivo de la marca registrada. 4.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. 5. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria, asimismo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios probatorios permitidos en la legislación nacional.

Estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada y deben ser presentados en los plazos prescritos por la norma comunitaria. 6. La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta haya sido o no usada de manera real y efectiva en el mercado.

Corresponde, entonces, con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador establecer si la prueba de uso de la marca “FIGURATIVA” ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 170 de la Decisión 486 y que el uso de esta marca haya sido realizada con anterioridad a la demanda de cancelación respectiva.

En el presente caso, se debe probar el uso desde el 4 de abril de 2005 hasta el 4 de abril de 2008, fecha en la que se presentó la solicitud de cancelación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00558, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. [2] PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] PROCESO 15-IP-99. Marca "BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] PROCESO 50-IP-2011. Cancelación de la marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta). Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] PROCESO 50-IP-2011, ya citado. [6] PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.