TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 182-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: PANDURATA ALIMENTOS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Marca: “CHOCOTONIK” (denominativa). Expediente Interno: 2008-00184 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3075 de 29 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 22 de octubre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00184.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. Partes: Demandante: PANDURATA ALIMENTOS LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO & CIA. S.A. y CASA LUKER S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 11 de mayo de 2006, las sociedades SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO & CIA. S.A. y CASA LUKER S.A., solicitaron el registro de la marca “CHOCOTONIK” (denominativa) para proteger productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., presentó oposición en contra del registro del signo solicitado sobre la base del registro del signo CHOCOTTONE (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 14587 de 23 de mayo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “CHOCOTONIK” (denominativa).

En contra de la antes citada resolución, PANDURATA ALIMENTOS LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución 35417 de 29 de octubre de 2007 la Superintendencia de Industria y de Comercio resolvió el recurso de reposición, ratificando la Resolución 14587. Por Resolución 44145 de 26 de diciembre de 2007 la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, confirmando definitivamente la concesión del registro del signo “CHOCOTONIK” (denominativo).

PANDURATA ALIMENTOS LTDA. presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia demanda contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 14587 de 23 de mayo de 2007, 35417 de 29 de octubre de 2007 y 44145 de 26 de diciembre de 2007.

El 19 de noviembre de 2009, el Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dio contestación a la demanda contenciosa administrativa. Mediante providencia de 28 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la acción de nulidad. La sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA. en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta que existe violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por falta de aplicación al existir el signo “CHOCOTTONE” (mixto) registrado a su nombre. Enuncia que la Superintendencia de Industria y Comercio efectúo un cotejo inadecuado y parcial entre el signo “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) previamente registrado.

Afirma que el examinador se abstuvo de efectuar el análisis de registrabilidad y aplicación de los criterios para el cotejo de marcas. Sostiene que en la comparación hay que tener en cuenta que el elemento denominativo suele ser el que generalmente se destaca en el conjunto de una marca, y que en su signo “CHOCOTTONE” (mixto), al no contener una gráfica sino una grafía especial, predomina la parte denominativa.

Mantiene que el signo “CHOCOTONIK” (denominativo) reproduce casi en su totalidad su marca “CHOTOTTONE” (mixta), únicamente difieren en la terminación y teniendo en cuenta que normalmente el consumidor promedio lo que hace es dar una ligera observación de los signos, sin fijarse en los detalles. Manifiesta que los signos en conflicto poseen similitud gráfico-visual, fonético-auditiva y conceptual ideológica, a más de proteger los mismos productos.

Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. La Superintendencia de Industria y Comercio dentro de su contestación enunció: La legalidad de las resoluciones emitidas y ajustadas plenamente a derecho. Que efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas, “CHOCOTONIK” (denominativa) y “CHOCOTTONE” (mixta), no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido son percibidos de diferente manera.

Que si bien ambas comparten el término “CHOCO”, tal circunstancia no las hace confundibles, esto por cuanto dicha expresión es evocativa de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que contienen chocolate que es de uso común y debe permanecer en la esfera de pertenencia general de los empresarios del sector alimenticio.

Afirma que sonora y auditivamente son completamente distintas. Enuncia que entre los signos “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) existen elementos ortográficos y fonéticos diferenciadores entre sí, que en consecuencia hacen que el signo sea suficientemente distintivo para los consumidores permitiendo su coexistencia en el mercado.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. De la revisión efectuada no reposa en el expediente contestación realizada por parte de la sociedad SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO & CIA. S.A. y CASA LUKER S.A. 5. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, excepto de los artículos 134 literal a) y 135, por no ser aplicables al presente caso. 6. CUESTIONES A INTERPRETARSE. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza.

De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Las partículas de uso común y signos descriptivos. Las marcas evocativas. Los signos débiles. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

La sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA. afirma que los signos en conflicto “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) poseen similitud gráfico-visual, fonético-auditiva y conceptual ideológica, a más de proteger los mismos productos, en razón de lo cual este Tribunal abordará el tema relacionado al riesgo de confusión y las reglas para comparar dos marcas.

La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este órgano jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta.

Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El Juez consultante deberá comparar el signo “CHOCOTONIK” (denominativo) y “CHOCOTTONE” (mixto) y analizar si crean posible riesgo de confusión entre los consumidores.

COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado “CHOCOTONIK” (denominativo) y la marca registrada “CHOCOTTONE” (mixta). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “CHOCOTONIK” (denominativo) y la marca registrada “CHOCOTTONE” (mixta) verificando cuál es el elemento que predomina en la marca mixta.

LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y SIGNOS DESCRIPTIVOS. En consideración a que la Superintendencia de Industria y Comercio afirma que el término “CHOCO” es un término de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal analizará el tema de los términos de uso común y las palabras descriptivas. Ratificando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 34-IP-2013, el Tribunal respecto a los signos descriptivos ha manifestado que: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva”. (…) El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

“El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas, de uso común o descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas, comunes o descriptivas, las palabras o partículas genéricas, de uso común o descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras genéricas, de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. El juez consultante deberá determinar si el término “CHOCO” es una raíz de uso común y descriptiva para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. D. LAS MARCAS EVOCATIVAS.

LOS SIGNOS DÉBILES. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que el signo “CHOCOTONIK” es evocativo para “chocolates”, por lo que se tratará el tema de los signos evocativos y débiles. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto.

Las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (…) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )". Así las cosas, la corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar al riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

CUARTO: El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 182-IP-2014