PROCESO 158-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: FIGURATIVA. Expediente Interno: Nº 2009-00427. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 25 de abril de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. VISTOS: Mediante Oficio Nº 2385, de 22 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 23 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00427.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: ALLERGAN, INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: VIDEOSERPEL LTD. 2. Determinación de los hechos relevantes: – El 1 de septiembre de 2006, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó solicitud de registro de la marca FIGURATIVA, para distinguir “servicios de educación en los campos de la estética y reconstrucción del seno, cirugía estética facial y anti-obesidad, pérdida de peso y mantenimiento de peso, distribución de material en conexión a lo anterior”, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. – El 31 de mayo de 2007, se publicó el extracto en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 576, bajo el Nº 619. – Estando dentro del término legal, el 12 de julio de 2007, la sociedad VIDEOSERPEL LTD. presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud, con fundamento en la confundibilidad de la marca solicitada con sus marcas: FIGURATIVA Nº 252746, en Clase 41 de la Clasificación Internacional y TELEVISA (mixta) Nº 252478 en Clase 41 de la Clasificación Internacional. – Mediante la Resolución Nº 43446, de 30 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad VIDEOSERPEL LTDA., y denegó el registro de la marca solicitada. – La sociedad ALLERGAN, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 43446 de 30 de octubre de 2008. – Mediante Resolución Nº 53675, de 18 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando en todas sus partes la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación. – Mediante Resolución Nº 10793, de 4 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión impugnada y declaró agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la demanda: La demandante ALLERGAN, INC. manifestó lo siguiente: – “Al comparar la marca solicitada frente a la marca de propiedad de VIDEOSERPEL LTDA., encontramos que cada una de ellas tiene una composición completamente diferente, que permitirá al consumidor recordarlas en forma independiente”. – “Las marcas FIGURATIVA y TELEVISA (mixta) no son semejantemente confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual con la marca FIGURATIVA de mi representada”. – “En la actualidad existen varias marcas registradas que contienen diseños de círculos y óvalos con trazos lineales en la Clase 41, a nombre de diferentes titulares y coexisten con las marcas del opositor.

(…) Es posible colegir que la marca solicitada por mi representada también podrá coexistir con todas ellas, sin crearle riesgo de confusión alguno al consumidor”. – “La marca figurativa solicitada es una marca derivada de las marcas registradas de propiedad de mi representada ALLERGAN, INC. De conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, al ser la marca solicitada una marca derivada de la ya registrada, ALLERGAN, INC. tiene un derecho de preferencia para registrar la marca FIGURATIVA”. – “Los servicios que se identifican con la marca FIGURATIVA solicitada se caracterizan por ir dirigidos a un público con unas características específicas, como los son aquellos que se han practicado o que planean practicarse una cirugía y, por lo tanto, se trata de servicios muy especializados que, por su naturaleza, son ofrecidos en un mercado particular y están dirigidos a un público específico, hecho que elimina cualquier riesgo de confusión, en la medida en que tienen una naturaleza y función muy diferente a los servicios de entretenimientos y educación de una cadena televisiva”. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente: – “El signo solicitado FIGURATIVA y los signos registrados TELEVISA (mixta) y FIGURATIVA presentan similitudes que generan riesgo de confusión, toda vez que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la figura de las marcas registradas, es decir, en ambos casos la figura es un óvalo, se encuentran divididos por franjas, el signo solicitado FIGURATIVA insinúa en el centro un círculo, que si bien no se define totalmente, se muestra con las divisiones del óvalo de forma irregular, siendo más gruesas del lado izquierdo y más delgadas del lado derecho, permitiendo que el consumidor caiga en error de confusión, y contrario a lo afirmado por el demandante el signo solicitado no es distintivo”. – “Se observa que el signo solicitado, se relaciona con los servicios de las marcas opositoras, respecto al servicio de educación, existiendo conexidad competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor, al entender que las marcas enfrentadas, tienen la misma procedencia empresarial, por lo cual, no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores como al titular de las marcas previamente registradas”. 5.

Fundamentos de tercero interesado El tercero interesado VIDEOSERPEL LTDA. manifestó lo siguiente: – “El método que el demandante propone para analizar si la marca no es confundible con las marcas de mi representada no es acertado, porque sensiblemente olvida los siguientes factores: 1. El demandante no compara todos los signos objeto de controversia, lo que hace que sus apreciaciones sean sesgadas.

Una comparación completa, en su conjunto y de manera sucesiva permite concluir que los signos en cotejo sí presentan similitudes suficientes para crear confusión en el público consumidor, pues no es coincidencia que tanto el signo pretendido como los registrados contengan la forma ovalada con una circunferencia en el centro, graficada con trazos lineales horizontales, donde se resalta la alta circunferencia. 2.

La comparación desde el punto de vista ortográfico que hace el actor no responde a la naturaleza de los signos que se deben comparar. El examen de confundibilidad debe centrarse, debido a la naturaleza de los signos comparados, en la parte gráfica. Además, dos de los signos comparados (el pretendido y el opositor) se conforman exclusivamente por su parte gráfica, sin incluir elementos adicionales que marquen algún tipo de diferencia o que permitan intuir que su naturaleza responde más a un análisis nominativo que gráfico.

De modo que, no es admisible una comparación ortográfica, porque los signos comparados no son mixtos o nominativos, sino gráficos o figurativos. 3. Similitudes desde el punto de vista conceptual. Debido a los trazos semejantes que comparten los signos en cotejo, el aspecto ideológico que evocan los signos es idéntico: un ojo humano o una circunferencia dentro de un óvalo.

De manera que, sea cual sea el signo que vea el consumidor entre los tres comparados, retendrá y entenderá el mismo concepto, lo que según la jurisprudencia, aumentará el grado de confusión”. – “Respecto a la coexistencia de marcas que advierte el demandante, es importante resaltar que si bien las mismas contienen círculos u óvalos con rayas, las mismas contienen elementos nominativos o gráficos adicionales que sí la distancian de las marcas opositoras, (…) por lo que el argumento de la demandante sobre la coexistencia de marcas similares no aplica”.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La solicitud de registro fue presentada el 01 de septiembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable. Por tanto, se procederá a interpretar de oficio, el artículo 134 literal b) de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: 1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. En el presente caso, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó solicitud de registro de la marca FIGURATIVA, para distinguir “servicios de educación en los campos de la estética y reconstrucción del seno, cirugía estética facial y anti-obesidad, pérdida de peso y mantenimiento de peso, distribución de material en conexión a lo anterior”, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala que: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. • La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. • La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión 486 en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado FIGURATIVO cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el presente caso, la sociedad VIDEOSERPEL LTD. presentó oposición en contra del signo solicitado FIGURATIVO, en base a sus marcas registradas: FIGURATIVA de la Clase 41 y TELEVISA (mixta) de la Clase 41. Por ello, resulta pertinente abordar el siguiente tema.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[1].

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: • La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. • La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. • La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados[2] por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1370, de 14 de julio de 2007.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS Y COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS Y MIXTAS. En el presente caso, la sociedad VIDEOSERPEL LTD. presentó oposición en contra del signo solicitado FIGURATIVO, en base a sus marcas registradas: FIGURATIVA de la Clase 41 y TELEVISA (mixta) de la Clase 41. En vista de que es necesario efectuar una comparación entre las marcas en conflicto, resulta pertinente abordar el siguiente tema. • La marca figurativa El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.[3] Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: – El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. – El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. • Comparación entre marcas figurativas El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas. • Comparación entre una marca figurativa y una marca mixta.

Las marcas mixtas son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado.

No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N° 023–IP-2004, marca: Figurativa “Figura de una hormiga”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1075, de 02 de julio de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas.

En este orden de ideas, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. LA MARCA DERIVADA. En el presente caso, la sociedad ALLERGAN INC, señaló que: “La marca figurativa solicitada es una marca derivada de las marcas registradas de propiedad de mi representada ALLERGAN, INC. De conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, al ser la marca solicitada una marca derivada de la ya registrada, ALLERGAN, INC. tiene un derecho de preferencia para registrar la marca FIGURATIVA”.

Por ese motivo, desarrollaremos el siguiente tema. Nos remitiremos a continuación al Proceso 140-IP-2007 que desarrolla ampliamente el tema de “marca derivada”. Al respecto se señala que: “La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo.

En este sentido el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que consagra el Régimen de Propiedad Industrial, no trata lo relativo a las marcas derivadas y defensivas, sin embargo este Tribunal considera ilustrativo para la mejor resolución de la controversia sometida a la decisión del juez nacional consultante, referirse a conceptos doctrinarios que abordan características y particularidades de esta clasificación de marcas.” (Proceso 103-IP-2004.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1147, de 03 de diciembre de 2004). Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas: “(…) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000.

Interpretación Prejudicial de 13 de junio de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001).[4] El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los servicios que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 de enero de 2004).[5] Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal.

Merece especial importancia el hecho de que la marca derivada provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene un protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. El primero se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; el segundo se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias.

En relación con las dos primeras hipótesis el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcario y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor.

En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad de registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente.” 5.

CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó solicitud de registro de la marca FIGURATIVA, para distinguir “servicios de educación en los campos de la estética y reconstrucción del seno, cirugía estética facial y anti-obesidad, pérdida de peso y mantenimiento de peso, distribución de material en conexión a lo anterior”, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad opositora, VIDEOSERPEL LTD., se basó en la confundibilidad de la marca solicitada con sus marcas: FIGURATIVA Nº 252746, en Clase 41 de la Clasificación Internacional y TELEVISA (mixta) Nº 252478 en Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza para amparar “servicios de entretenimiento y educación, principalmente producción, presentación, sindicación y encadenamiento de programas de entretenimiento por radio y televisión, de noticias, de educación y de asuntos de actualidad, organización, producción y administración de shows, competencias, conferencias, conciertos, representaciones de teatro y eventos deportivos, arrendamiento de aparatos de televisión y de grabaciones de sonido y video, suministro de servicios de información y consultoría.” Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) señaló que: “Se observa que el signo solicitado, se relaciona con los servicios de las marcas opositoras, respecto al servicio de educación, existiendo conexidad competitiva, por su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor (…)”.

Por ello, resulta pertinente abordar el siguiente tema. Los signos en conflicto amparan servicios diferentes de la misma Clase 41 de la Clasificación Internacional, por lo que es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad y, por lo tanto, la identificación de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios. El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un servicio pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un servicio no puede utilizarse otro, es decir, que los servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[6] El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los servicios e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los servicios.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de servicios, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.[7] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

En la comparación de marcas mixtas y figurativas, si la denominación de la marca mixta causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa.

CUARTO: El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabilidad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos, o si es derivado de una marca notoria, de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas en la Clase 41. En ese contexto, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [2] El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [3] Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. [4] Esta posición ha sido reiterada en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 91-IP-2002 del 5 de febrero de 2003, 97-IP-2002 del 5 de febrero de 2002, 9-IP-2005 del 14 de abril de 2005 y 55-IP-2006 del 20 de junio de 2006. [5] Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005. [6] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. [7] Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.