PROCESO 071-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente: “TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR”. Actor: sociedad TONGAAT HULETT LIMITED. Proceso interno Nº 2011-00260.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, referente a los artículos 39 y 44 a 49 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 2011-00260;

El auto de 15 de mayo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad TONGAAT HULETT LIMITED. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. a) Hechos 1.

El 8 de junio de 2009, la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED solicitó “entrada en fase nacional, Capítulo 2, de la solicitud de patente de invención titulada TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR de la solicitud de patente PCT/IB2007/054534 (…)”. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 608 de 30 de septiembre de 2009, al que no se presentaron oposiciones.

El demandante manifiesta que “la publicación salió con errores (…) pues en el punto ‘(57) Resumen’ lo publicado no corresponde al resumen presentado con la solicitud de patente PCT/IB2007/054534, sino a las tres primeras reivindicaciones de las 21 reivindicaciones de la solicitud de patente”. 3. El 29 de abril de 2010 la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED pagó las tasas oficiales del examen de patentabilidad. 4.

Por Resolución Nº 23342 de 30 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró “abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución”.

La Superintendencia argumentó su decisión en el plazo concedido en el artículo 44 de la Decisión 486 ya que “contados seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de fondo, razón por la cual se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44”.

Contra dicha Resolución la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED presentó recurso de reposición. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que por Resolución Nº 66250 de 29 de noviembre de 2010, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad TONGAAT HULETT LIMITED en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1.

Con la emisión de la Resolución Nº 23342, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Decisión 486 “que le ordenan hacer el examen de patentabilidad cuando le sea pedido por el solicitante de la patente”. Agrega que cuando se presentó el recurso de reconsideración la Superintendencia “no resolvió todas las cuestiones que le fueron planteadas en el recurso (…)”. 2.

Recalca que no acepta que la Superintendencia no se haya pronunciado sobre su solicitud presentada el 29 de abril de 2010 en la que se pide que se realice el correspondiente examen de patentabilidad argumentando que el expediente se encontraba en el Despacho. 3. No acepta la posición de la Superintendencia de no haber hecho referencia al caso fortuito y fuerza mayor argumentados por no haber presentado la solicitud de examen de patentabilidad con anterioridad. 4.

En la alegación de caso fortuito y fuerza mayor de la presentación tardía de la solicitud de patentabilidad, debida a motivos personales, se debía tomar en cuenta la buena fe de dicha alegación. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que: 1. De acuerdo al artículo 44 de la Decisión 486 “el solicitante se encontraba en la obligación de solicitar el estudio de patentabilidad (…)” y que “la consecuencia que señala el mencionado artículo 44 ante la falta de petición de dicho examen de patentabilidad es la declaratoria de abandono de la solicitud, como evidentemente se hizo”. 2.

Agrega que “el solicitante contó con un plazo de 6 meses a partir de la publicación para solicitar la realización del examen (…)”. 3. El demandante alega que la Superintendencia violó la norma comunitaria interna “al no tener en cuenta entre otros aspectos de fuerza mayor por su situación familiar e igualmente la de su colaboradora que pudieron resistir (sic), debiendo agregarse por parte de mi representada que dentro del momento en que era oportuno no se allegó ninguna prueba sobre este particular y que tuvieron plazo para pagar las tasas hasta el 30 de marzo de 2010 pero las pagaron hasta el 29 de abril de 2010”. 4.

Por lo que, “era deber del solicitante de pedir dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, o sea desde el 30 de septiembre de 2010, que se examine si la invención es patentable, allegando la tasa establecida para la realización del examen. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Decisión 486, que así lo ordena.

También establece dicha norma, que si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud cae en abandono”.

CONSIDERANDO

Que, los artículos 39 y 44 a 49 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de patente de invención fue en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ésta es la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 44 y 45 de la Decisión 486; y conforme a lo facultado por la norma comunitaria no se interpretarán los artículos 39, 46, 47, 48 y 49 de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. (…)”. 1. Del procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención. El Tribunal considera oportuno referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, por ser aplicable al caso concreto.

Con el fin de otorgar una patente que confiera a su titular el derecho de impedir que terceros exploten, sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente: Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 151-IP-2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, (…) y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”. (Proceso 151-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1284 de 13 de enero de 2006, patente: “ÁCIDO CRISTALINO [R- (R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-β, δ-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL- 4[(FENILAMI-NO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1- HEPTANOICO.

SAL DE CALCIO (2:1)”. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23342, por medio de la cual declaró “abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución”.

Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”. Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 de 18 de septiembre de 2001, patente de modelo de Utilidad: Tanque Compuesto). 2.

De la solicitud del examen de patentabilidad. Del pago de las tasas correspondientes. Del abandono de la solicitud. En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.

Del artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, es decir 6 meses contados desde la publicación de la solicitud, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

El Tribunal ha sostenido: “La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (…), su conversión (…), división (…) o fusión (…), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla”.

(Proceso 151-IP-2005, ya citado). Este procedimiento, abierto a solicitud del peticionario, finaliza con un nuevo pronunciamiento de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la patente. Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Por otra parte, la norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización de dicho examen, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro. El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…).

Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país (…)”. (Proceso 109-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 660, de 10 de abril de 2000, caso: LA BELLA). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

La Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486. Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

SEGUNDO: La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2011- 00260, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO