[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 122-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales e) y f), 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FIGURATIVA. Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. (PROCAPS). Proceso interno Nº 2007-00155. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de julio del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 2007-00155.

El auto de 19 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. (PROCAPS).

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. b) Hechos. 1. El 18 de noviembre de 2004, la sociedad PROCAPS S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de una marca figurativa, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 549, sin que ningún tercero presentara oposición al respecto. 3. Mediante Resolución núm. 12363, de 27 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro solicitado por considerar que el signo carecía de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, puesto que es la forma usual de algunos de los productos que se pretenden identificar, por lo cual se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal c), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

Contra dicha Resolución la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución núm. 19835, de 27 de julio de 2006, en el sentido de confirmar la decisión de denegar el registro de la marca figurativa. 5. Inconforme con la decisión, la sociedad PROCAPS S.A. interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien a través de la Resolución núm. 32299, de 29 de noviembre de 2006, resolvió confirmar las decisiones antes mencionadas, quedando así agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad actora PROCAPS en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Las Resoluciones atacadas vulneraron los artículos 134, 135 literales a), b) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación en la medida en que se denegó el registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que un signo pueda constituirse como marca, dentro de los cuales indudablemente se encuentra la distintividad. 2.

La marca solicitada es totalmente registrable ya que las características especiales que la componen le atribuyen la suficiente distintividad como para constituirse en marca, y precisamente la figura está delimitada en un recuadro, tiene efectos visuales y de luz que imposiblemente constituyen un uso común y además, es un color específico. 3.

Ningún comerciante distinto a PROCAPS S.A. ha utilizado este signo o alguna de sus características por lo que la calificación de uso común es equivocada. Lo que pretende la demandada es justamente la protección de la asociación que ya tienen los consumidores respecto de su marca mixta que incluye las mismas cualidades gráficas acompañadas con las palabras de PROCAPS CÁPSULA LÍQUIDA y evitar que el signo sea imitado por terceros.

Ésta será una de las denominadas marcas DÉBILES. 4. En cuanto a la perceptibilidad, la marca debatida es tan perceptible que precisamente por aceptar tal calidad, la Superintendencia denegó su registro. 5. La entidad demandada vulnera también el artículo 135 literal c) de la citada Decisión 486 por indebida aplicación, toda vez que si bien las formas usuales representadas por sí solas no pueden ser apropiadas en exclusiva por un solo titular, éstas sí podrán ser registradas en la medida que se encuentren acompañadas por otros elementos característicos y novedosos tales como: colores, imágenes, figuras, trazados, entre otros, que le impriman distintividad, y en este caso el registro pretendido no es sólo sobre la forma básica de una cápsula de medicamentos, por lo que erró la Superintendencia al denegar el registro, pues la figura está acompañada de otros múltiples factores que la sustraen de la “forma usual” y la llevan al campo de la autonomía del signo. 6.

La marca será irregistrable si es exclusivamente la forma usual del producto o envase que identifica y esto no sucede en este caso. Además, señala los distintos tipos de cápsulas existentes para concluir que los signos de PROCAPS S.A., combinados y dispuestos en su especial sentido otorgan la distintividad requerida por la ley para poder diferenciarla y apartarla de una cápsula común. 7.

Finalmente invoca como argumento de sus pretensiones lo dispuesto por el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, en cuanto establece que podrá registrarse como marca un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. 8. PROCAPS S.A. no podrá impedir con el registro de su marca FIGURATIVA la utilización por terceros de la forma TRIDIMENSIONAL de una CÁPSULA.

Sólo pretende el registro de una marca FIGURATIVA, es decir aquella representable mediante impresión gráfica y con un espectro BIDIMENSIONAL. Las decisiones atacadas estarían ajustadas a derecho si el registro fuese para una marca TRIDIMENSIONAL. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La SIC contesta la demanda manifestando que: 1.

La marca FIGURATIVA presentada por la empresa PROCAPS S.A. no tiene la capacidad de identificar un producto que le permita distinguirse dentro de la generalidad de productos que pretende identificar toda vez que dista de ser singular o particular. Carece de distintividad. 2. La marca FIGURATIVA no presenta elementos especiales que la hagan diferenciable de los productos comprendidos en la clase 5, especialmente medicamentos de administración oral como las pastillas, pastas y grageas, las cuales no pueden ser concedidas a favor de una sola persona de manera exclusiva dado que otros competidores las necesitan. 3.

La marca FIGURATIVA no reúne el requisito de distintividad y, por ende, se halla incursa en la causal de irregistrabilidad del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO, fue el 18 de noviembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretarán los artículos 134, 135 literales a), b) y c) y 150 de la Decisión 486.

Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales e) y f). Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; b) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En case se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 1.

La marca y los requisitos para su registro. La distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004) El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132.) La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006, Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. El Tribunal manifiesta que únicamente será registrable un color, de acuerdo al literal e) del artículo 134, cuando esté debidamente delimitado por una forma, es decir un color aisladamente solicitado no podrá ser objeto de registro, conforme se desarrollará más adelante.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, como fue solicitado, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

La causal de irregistrabilidad absoluta: La falta de distintividad. En el presente caso, la demandante ha alegado que la marca FIGURATIVA es registrable para distinguir productos de la Clase 05, ya que las características especiales que la componen le atribuyen la suficiente distintividad como para constituirse en marca. Alega que, “precisamente la figura está delimitada en un recuadro, tiene efectos visuales y de luz y es de un color específico”.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.) El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado FIGURATIVO es distintivo respecto de los productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Registro de un color delimitado por la forma. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado a registro constituye el uso de un color específico, que tiene efectos visuales y de luz. Por lo tanto, este Tribunal considera pertinente citar el Proceso 132-IP- 2012. Marca: “FIGURATIVA”, publicado en la Gaceta Oficial N 2168, de 18 de marzo de 2013.

“(…) La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

A contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (…).

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, marca: “Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1809, de 22 de marzo de 2010.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma. (…)”. En este sentido, corresponde al Juez Consultante determinar si el color específico que tiene efectos visuales y de luz se encuentra debidamente delimitado por una forma y si cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión. 4.

Clases de signos. Signos figurativos. Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad PROCAPS S.A. solicitó el registro de un signo “FIGURATIVO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984. Pp. 29 y ss.) Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. En consecuencia, el Juez Nacional deberá analizar la registrabilidad del signo solicitado, ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable. 5.

Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los productos o que consistan en la forma impuesta por la naturaleza o función del producto. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO solicitado, específicamente la representación gráfica BIDIMENSIONAL de una CÁPSULA, constituye o no la forma usual de un producto.

En efecto, la demandante alegó que la SIC erró al denegar el registro, pues la figura está acompañada de otros múltiples factores que la sustraen de la “forma usual” y la llevan al campo de la autonomía del signo. Agregó que, la marca será irregistrable si es exclusivamente la forma usual del producto o envase que identifica y esto no sucede en este caso.

Además, señala los distintos tipos de cápsulas existentes para concluir que los signos de PROCAPS S.A., combinados y dispuestos en su especial sentido otorgan la distintividad requerida por la ley para poder diferenciarla y apartarla de una cápsula común. Este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el Proceso 136-IP-2007.

Marca Tridimensional: “FIGURA DE UN PERFIRL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS”, publicado en la Gaceta Oficial N 1591, de 25 de febrero de 2008: Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen´”.

(Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: “ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1387, de 23 de agosto de 2006). La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”.

(BAYLOS CORROZA Hermenegildo. TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827.) Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.

“Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

“El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

“Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. “En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. (Proceso 195- IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso N° 84-IP-2003, Marca: “consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1002, de 28 de octubre de 2003.

Y en el proceso 113-IP-2003, marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES, expresó el Tribunal dentro del tema lo siguiente: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

“Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). ( ) Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.

( ) En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

( ) Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.

(Procesos 195-IP-2007 y 113-IP- 2003, ya citados). Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.”[1] En el caso de autos, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto de que el signo figurativo está delimitado en un recuadro, con efectos visuales y de luz, y es de un color específico. 6.

Marcas farmacéuticas. El signo ampara productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. “Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. “El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo (…) para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. “Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 146-IP-2012, marca: “COMODIN” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 2041, de 16 de abril de 2012, citando al Proceso N° 68-IP-2001.

Caso: Liberación arancelaria, publicado en la Gaceta Oficial N° 765, de 27 de febrero de 2002). Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. De conformidad con lo anterior, la corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por PROCAPS, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. 7.

Examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente. El Tribunal en múltiples Interpretaciones prejudiciales[2] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “1.El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 195-IP-2007, ya mencionado y citando al Proceso 180-IP-2006, marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007) Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

TERCERO: Pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma, siempre que no caigan en alguna otra causal de irregistrabilidad.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad PROCAPS S.A. es una forma común o necesaria en la Clase 05 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por PROCAPS, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

SEXTO: El examen de registrabilidad debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007- 00155, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 122-IP-2013. ----------------------- [1] ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46. [2] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 200; Proceso 03-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005; y Proceso 167-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005.