[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 138-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.
Marca: CLOPIL (denominativa). Proceso Interno Nº 17768-NR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de julio del año dos mil trece. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 21 de junio de 2013. 1.
Las partes: Demandante: SANOFI-AVENTIS. Demandados: EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Tercero interesado: LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: – El 30 de noviembre de 2006, la empresa LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca CLOPIL (denominativa), para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; materias para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Todos ellos pertenecientes a la clase internacional Nº 5. – El 12 de febrero de 2007, Sanofi-Aventis presentó oposición con fundamento en la falta de distintividad del signo, además en razón de que la Organización Mundial de la Salud ha solicitado a los gobiernos de los países miembros que se impida el registro como marcas de las denominaciones constantes en los registros de la Denominación Común Internacional (DCI). – La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa Nº 92512, de 27 de febrero de 2008, denegó la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro solicitado. – La sociedad opositora solicita que en sentencia se declare la nulidad e ilegalidad de la Resolución Administrativa Nº 92512, y se disponga la anulación de todos los actos emitidos como consecuencia de esta Resolución, dejando sin efecto el registro de la marca CLOPIL (denominativa). 3.
Fundamentos de la demanda: La demandante Sanofi-Aventis manifestó lo siguiente: – La denominación “CLOPIL” es irregistrable como marca debido a las semejanzas que existen con la DCI “CLOPIDOGREL”, declarada como tal desde el año 1987 por la OMS. – La OMS ha solicitado a los gobiernos de los países miembros, por intermedio de las oficinas nacionales competentes, que se impida que las denominaciones constantes en los registros de los DCI sean consideradas como marcas registradas, o que a terceras personas se otorguen derechos sobre ellas.
En el Ecuador se ha incorporado dentro de la “Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano” (RO # 59 de 17 -abril-2000). – “Podemos apreciar que la marca solicitada por LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. (CLOPIL) induce a confusión, reproduce en su totalidad el nombre internacional protegido, eliminando simplemente las sílabas DO y GREL.
Además las denominaciones enfrentadas comparten raíces idénticas”. – “Podemos determinar que si se permite el registro de la presente marca, se estaría adquiriendo un monopolio sobre una denominación descriptiva de la función del producto, y si ello es así, el hecho de emplear un diminutivo o un vocablo, no es suficiente para dotar al signo de capacidad distintiva intrínseca, que es justamente lo que la Organización Mundial de la Salud quiere evitar”. – Citando al Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador: “Cada vez el análisis de registrabilidad por parte de la administración debe ser más severo y riguroso, más todavía si se considera de modo fundamental la realidad del país, en este caso el Ecuador, cuyas peculiaridades en el consumo de medicamentos son un factor que no puede soslayarse para tal objeto; pues para nadie es desconocido que la comercialización al público por parte de farmacias y boticas, de la más amplia gama de productos médicos farmacéuticos, se la realiza sin la exigencia de la receta del facultativo”. – “Al permitir el registro de la marca CLOPIL se estaría afectando a diferentes productos identificados por marcas de nuestra representada y de otras compañías farmacéuticas en el mundo entero que utilizan el principio activo CLOPIDOGREL, por lo que de concederse el registro solicitado por LABORATORIOS LA SANTÉ S.A., permitiría que la contraparte participe en condiciones desiguales con productos similares”. – “La Resolución que es objeto de la presente demanda señala que al mirar en conjunto los signos CLOPIL y CLOPIDOGREL, no se genera confusión”, lo que no puede ser fundamento válido (falta de debida motivación) para conceder el registro de dicho signo. “El cotejo realizado de aquella manera por la autoridad competente es incorrecto, puesto que no se debió cotejar el signo solicitado CLOPIL, con CLOPIDOGREL”. – “En la Resolución que impugnamos NADA SE DICE AL RESPECTO, por lo que se ha infringido lo estipulado en los literales e), f) y g) del Art. 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 4.
Fundamentos de la contestación a la demanda: El PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL contestó la demanda alegando que: Defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridades competentes y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. Alega la improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.
El PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO contestó señalando únicamente el casillero para recibir notificaciones. En el expediente no obra la contestación del DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. El tercero interesado LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. a través de su representante legal contestó legitimando la calidad del Estudio Jurídico GUDBERTO ORTIZ & HIJOS & ASOCIADOS como su Apoderado Especial y señalando el casillero para recibir notificaciones.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la normas cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de junio de 2013. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), f) y g) de la Decisión 486. Se procederá a realizar la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA DISTINTIVIDAD. En el presente caso, se ha solicitado y registrado la marca CLOPIL (denominativa) en la Clase 05 de la Clasificación Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “CLOPIL” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
2. LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD ABSOLUTA. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la demandante ha alegado la falta de distintividad de la marca CLOPIL (denominativa) para distinguir productos de la Clase 05, por ser similar a la denominación común internacional “CLOPIDOGREL”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.
La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002).
El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado CLOPIL (denominativo) es distintivo respecto de los productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 05. En el presente caso, la empresa LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca CLOPIL (denominativa) para proteger: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; materias para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Todos ellos pertenecientes a la clase internacional Nº 5. La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.
Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase. El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 05 que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 05, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas”.
(Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2021, de 21 de febrero de 2012). Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.
La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.
Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”.
(Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1985, de 28 de septiembre de 2011). En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe apreciar de manera minuciosa si la confusión o el error por parte del consumidor, respecto del producto, puede acarrear riesgo para la salud humana, animal y vegetal.
Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.[1]
4. LOS SIGNOS CONFORMADOS POR PARTÍCULAS DE USO COMÚN, GENÉRICAS Y/O DESCRIPTIVAS (CLOPI-) QUE LO HACEN SIMILAR A UNA DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL (CLOPIDOGREL). En el presente caso, Sanofi-Aventis presentó oposición con fundamento en la falta de distintividad del signo, además en razón de que la Organización Mundial de la Salud ha solicitado a los gobiernos de los países miembros que se impida el registro como marcas de las denominaciones constantes en los registros de la Denominación Común Internacional (DCI).
La demandante Sanofi-Aventis manifestó que la denominación “CLOPIL” es irregistrable como marca debido a las semejanzas que existen con la DCI “CLOPIDOGREL”, declarada como tal desde el año 1987 por la OMS. La OMS ha solicitado a los gobiernos de los países miembros, por intermedio de las oficinas nacionales competentes, que se impida que las denominaciones constantes en los registros de los DCI sean considerados como marcas registradas, o que a terceras personas se otorguen derechos sobre ellas.
La demandante agrega que: “Podemos apreciar que la marca solicitada por LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. (CLOPIL) induce a confusión, reproduce en su totalidad el nombre internacional protegido, eliminando simplemente las sílabas DO y GREL. Además las denominaciones enfrentadas comparten raíces idénticas. (…) Podemos determinar que si se permite el registro de la presente marca, se estaría adquiriendo un monopolio sobre una denominación descriptiva de la función del producto, y si ello es así, el hecho de emplear un diminutivo o un vocablo, no es suficiente para dotar al signo de capacidad distintiva intrínseca, que es justamente lo que la Organización Mundial de la Salud quiere evitar.
(…) Al permitir el registro de la marca CLOPIL se estaría afectando a diferentes productos identificados por marcas de nuestra representada y de otras compañías farmacéuticas en el mundo entero que utilizan el principio activo CLOPIDOGREL”. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si es que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CLOPIL (denominativo) y la denominación común internacional CLOPIDOGREL.
Al respecto, este Tribunal ha constatado que la denominación CLOPIDOGREL es un principio activo[2] y una Denominación Común Internacional (DCI)[3]. La DCI es el nombre farmacológico común para los medicamentos, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objeto de lograr su identificación internacional. En efecto, la OMS estableció el sistema de DCI o también denominado “International Nonproprietary Name” (INN).
La DCI se aplica a un único fármaco y cada fármaco no puede recibir más de una DCI, pudiendo guardar relación con la actividad del fármaco que designa, lo que las hace especialmente útiles a la hora de prescribir o buscar información sobre el mismo[4]. Por tanto, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado CLOPIL (denominativo) se encuentra conformado por partículas de uso común, genéricas y/o descriptivas, que lo hagan similar a la denominación común internacional “CLOPIDOGREL”, tomando en cuenta los siguientes criterios: Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
Al respecto, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos, es decir, sufijos, prefijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Menos aún cuando éstas informan exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado. Empero, si las partículas de uso común se encuentran con otras partículas que le otorgan distintividad al signo solicitado a registro, el signo es susceptible de registro. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.
Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
Partículas genéricas y/o descriptivas en la conformación de marcas farmacéuticas. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TUBESA S.A.’”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).
Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.
En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.
A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. En lo que se refiere al signo descriptivo, la jurisprudencia comunitaria y calificada doctrina han manifestado que las denominaciones descriptivas, son aquéllas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sostiene el Tribunal que “El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. De llevarse a cabo, el registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.
(Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004). El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.
Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio”.
(Proceso 92-IP-2004, ya citado). En primer lugar, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula CLOPI- del signo solicitado “CLOPIL” es una partícula de uso común, genérica y/o descriptiva en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y proceder en consecuencia. En segundo lugar, el Juez deberá analizar si el signo solicitado CLOPIL es similar a la denominación común internacional “CLOPIDOGREL” al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
5. LA MARCA DÉBIL. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.[5] Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.[6]
6. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDEN O NIEGAN EL REGISTRO MARCARIO. La demandante argumentó que los actos administrativos demandados carecen de debida motivación. En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro Marcario, haciendo énfasis en la motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.
El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[7] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto, quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantenerlo en secreto, y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 3.
El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 05, que no sean farmacéuticos debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas. 4.
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso, genéricas y/o descriptivas; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las marcas farmacéuticas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común, genéricas y/o descriptivas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula CLOPI- del signo solicitado “CLOPIL” es una partícula de uso común, genérica y/o descriptiva en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y proceder en consecuencia. El Juez deberá analizar si el signo solicitado CLOPIL es similar a la denominación común internacional “CLOPIDOGREL” al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 5.
Si uno de los elementos que integran el signo es de uso común, genérico y/o descriptivo, o si evoca una cualidad o principio activo del producto farmacéutico, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. 6. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 138-IP-2013 ----------------------- [1] Proceso 78-IP-2003.
Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Principio activo (active principle): Sustancia o mezcla de sustancias afines dotadas de un efecto farmacológico específico o que, sin poseer actividad, al ser administrados al organismo la adquieren luego que sufren cambios en su estructura química, como es el caso de los profármacos.
Sinónimos: fármaco, ingrediente activo. Véanse ENTIDAD TERAPEÚTICA, y FÁRMACO. Tomás Arias, Glosario de medicamentos: desarrollo, evaluación y uso, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Washington, D.C., 1999, p. 178. Disponible en web: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=14564 &itemid=270&lang=en [3] Denominación Común Internacional para las sustancias farmacéuticas, DCI (International Nonproprietary Name for pharmaceutical substances, INN).
Nombre recomendado por la OMS para cada medicamento. Cada denominación se presenta en latín, español, francés, inglés y ruso. La finalidad de la Denominación Común Internacional es conseguir una buena identificación de cada fármaco en el ámbito internacional. La Denominación Común Internacional no tiene carácter oficial a menos que la autoridad sanitaria de un país determinado así la acepte.
Ese país puede aceptarla en su totalidad o con ciertas variaciones. Así las denominaciones oficiales en los Estados Unidos, el Reino Unido, el Japón o en los países que reconocen a la Farmacopea Europea, reciben el nombre de USAN, BAN, JAN y Farmacopea Europea, respectivamente. Tomás Arias, Glosario de medicamentos: desarrollo, evaluación y uso, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Washington, D.C., 1999, pp. 59-60.
Disponible en web: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=14564 &itemid=270&lang=en [4] Para mayor información ver: El documento sobre las Denominaciones comunes internacionales, del Consejo Ejecutivo EB110/3, de la Organización Mundial de la Salud, 2002. Disponible en web: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB110/seb1103.pdf [5] BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984.
Págs. 78 y 79. [6] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs. 191 y 192. [7] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.