[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 142-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Interpretación, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 193 de la misma Decisión. Actor: RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. Marca: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixta). Nombre comercial: “INTER RAPIDÍSIMO” (mixto). Expediente Interno Nº 2009-00184. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2013. 1.

Las partes: Demandante: RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. Demandados: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“SIC”). Tercera Interesada: INTER RAPIDÍSIMO S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: – La sociedad INTER RAPIDÍSIMO S.A. solicitó el registro de la marca y nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO para distinguir servicios de la Clase 39, solicitudes que fueron debidamente publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. – Mediante la Resolución Nº 46769, de 21 de noviembre de 2008, con Certificado Nº 46769, la SIC concedió el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) en la Clase 39. – Mediante la Resolución Nº 55305, de 24 de diciembre de 2008, la SIC concedió el registro del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) en las Clases 35, 38 y 39. – El 22 de enero de 2010, RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, solicitando que se cancele el certificado de registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) por similitud gramática, fonética y gráfica con la marca registrada previamente RAPIDÍSIMO (mixta). – La demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolución Nº 46769 de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 y la Resolución Nº 55305 del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39; en base a su marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39, otorgada mediante la Resolución Nº 27442, de 21 de octubre de 2005, inscrita con Certificado Nº 310578. 3.

Fundamentos de la demanda: La demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. manifestó lo siguiente: – La SIC violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que a juicio del demandante, ésta no fue cuidadosa ni diligente en proteger el derecho que existe sobre la marca RAPIDÍSIMO (mixta), pues se permitió el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) en la misma clase 39. – Entre los signos en pugna existe una gran similitud en su imagen, expresión y servicios que amparan.

En cuanto a la similitud en su aspecto gramatical indicó el demandante que la única diferencia que existe entre ambos signos (RAPIDÍSIMO – INTER RAPIDÍSIMO) es la expresión “INTER” careciendo de esa forma de la distintividad necesaria para haber sido registrada. – En cuanto al aspecto fonético manifestó que como consecuencia de la similitud gramatical existe similitud en el aspecto fonético al reproducir el vocablo RAPIDÍSIMO. – En cuanto al aspecto visual la demandante comparó las dos imágenes y manifestó que existen tres aspectos gráficos idénticos: La figura humana, el movimiento y la velocidad y finalmente manifiesta que en ambas marcas se utilizan los colores azul y blanco. – No existe distintivo alguno entre las dos marcas, lo cual a su juicio, hace evidente la amenaza en el detrimento de su patrimonio ya que se genera una confusión entre los consumidores. – También se violaron los literales b) y c) del artículo 194 y el 195 de la Decisión 486 de 2000, en el sentido que la SIC no tuvo en cuenta que ya existía una marca similar registrada con anterioridad y que con el registro de la marca INTER RAPIDÍSIMO se podría generar confundabilidad con ésta. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La SIC contestó la demanda alegando que: – Las marcas que se confrontaron son de carácter mixtas. – Dentro del trámite de solicitud de la marca INTER RAPIDÍSIMO para las clases 35 y 39 no hubo solicitud de oposición alguna, lo que a su juicio significa que por omisión, la demandante manifestó estar de acuerdo con lo que la SIC decidiera. – No se encontró riesgo de confusión en el mercado, por ende las marcas confrontadas podrían coexistir en el mercado, toda vez que gozan de suficiente distintividad y no presentan semejanzas; además el diseño gráfico de las marcas enfrentadas es disímil y cada uno contiene características propias que permiten su diferenciación en el mercado. – La expresión RAPIDÍSIMO como marca en la clase 39 es de carácter débil ya que es una expresión que resulta indicativa de los servicios que se prestan, lo cual significa que la distintividad va a estar dada por las expresiones que lo acompañen o por los elementos gráficos que se le agreguen al signo, tal como ocurre con las marcas enfrentadas. – La SIC señaló que el signo solicitado tiene la capacidad distintiva para distinguir los servicios que pretende identificar, sin que su concesión implique un derecho de exclusiva sobre el concepto del elemento denominativo RAPIDÍSIMO, puesto que es una expresión descriptiva para la clase de servicios que pretende identificar.

La tercera interesada INTER RAPIDÍSIMO S.A. contestó la demanda alegando que: – La marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad, y, por consiguiente, la SIC cumplió con las formalidades establecidas en la normativa andina. – La demandante solicita la nulidad de dos decisiones contenidas en dos expedientes diferentes y que tienen distintas causas, por lo cual la demanda no podría ser admitida a trámite. – La marca RAPIDÍSIMO (mixta) no pueda llegar a verse en alguna medida desfavorecida patrimonialmente frente a la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) y pretender dañar el equilibrio y la coexistencia pacífica que ambas sociedades habían llevado en el mercado.

El agente del Ministerio Público no allegó escrito de contestación dentro del término oportuno para ello.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de julio de 2013. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 156 literal a), 194 literales b) y c) y 195 de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 156 literal a), por no ser pertinente.

De oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 193 de la misma normativa. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. (…) Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (…) b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, (…) Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.

Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1.

Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad. En el presente caso, la demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolución Nº 46769 de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39, en base a su marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que una marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 03-IP-2010, marca: “EVERYVAN”, publicado en la Gaceta Oficial No. 1838, de 31 de mayo de 2010, citando al Proceso 010-IP- 2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de 16 de mayo de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca “INTER RAPIDÍSIMO” (mixta) de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. La causal de irregistrabilidad absoluta.

La falta de distintividad. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002).

El Juez Consultante deberá analizar si la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) es distintiva respecto de los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El registro del nombre comercial. En el presente caso, la demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicita la nulidad de la Resolución Nº 55305, que otorgó el registro del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) en las Clases 35, 38 y 39; en base a su marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.[1] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Dentro del reciente Proceso 75-IP-2013, de fecha 24 de julio de 2013, este Tribunal ha indicado lo siguiente: “(…) Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 23-IP-2011, marca “CONCHITA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1964, de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP-98, marca: “IMPRECOL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

(…)”. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) fue solicitado para registro, determinar si era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. Además, el Juez Consultante deberá cuidar que el signo no incurra en las causales de irregistrabilidad del artículo 194 de la Decisión 486 cuando su uso sea susceptible de causar confusión en el público consumidor.

Esto se aplica a la identidad y semejanza de un nombre comercial solicitado a registro con una marca registrada. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. A efectos de analizar la eventual nulidad del registro del nombre comercial, se deberá tomar en cuenta que no pueden registrarse como nombre comercial un signo, cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre y cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice (artículo 194).

Las causales de irregistrabilidad del artículo 194 aplican “cuando su uso sea susceptible de causar confusión”, por lo que dicho aspecto guarda una relación directa con el riesgo de confusión con otros signos distintivos entre el público consumidor, tales como las marcas o las denominaciones de origen. En el presente caso, el demandante está solicitando la nulidad de la Resolución que concedió el registro de un nombre comercial por ser confundible con la marca RAPIDÍSIMO.

En ese sentido, cabe indicar que las causales de irregistrabilidad del artículo 194 permiten aplicar las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad marcaria normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como los requisitos de registrabilidad del artículo 134, en todo lo que sea aplicable al nombre comercial. Por tanto, serán aplicables al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 en lo que corresponda, por lo que la Oficina Nacional deberá, ante el depósito de un nombre comercial, analizar si el signo incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad de las marcas, tal y como sería el caso de que sea confundible con otro signo distintivo, como se desarrollará en el siguiente punto de la presente ponencia. Además, el Juez Consultante deberá analizar para efectos del registro, si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 194 de la Decisión 486, tomando en consideración que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca PREVIAMENTE REGISTRADA. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. En el presente caso, la demandante RAPIDÍSIMO SERVICIOS MOTORIZADOS LTDA. solicitó a la SIC la nulidad de la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 y del nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39 inscritos a favor de INTER RAPIDÍSIMO S.A., en base a su marca registrada anterior RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error.

No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad empresarial de un comerciante en el mercado por cuya razón, se debe tener presente que un signo –sea nombre comercial o marca- que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable.

En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada y un nombre comercial solicitado será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1623, de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 109-IP-2002, marca: “CHILIS” y diseño, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca: [P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara (Proceso 06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Oficial.

Nº 1623, de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 03-IP-98, marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…).

(Proceso 48-IP-2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que cada uno distingue y la actividad económica que el nombre comercial ampara.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos.

Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) de las Clases 35, 38 y 39 inscritos a favor de INTER RAPIDÍSIMO S.A., son o no son similares a la marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) de la Clase 39 al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 4.

Comparación entre signos mixtos. En el presente caso, se deben cotejar la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto), con la marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta). Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en los signos mixtos, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[2] Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [3] Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

( Pproceso 13-IP- 2011. Marca: “JFB” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1959, de 28 de junio de 2011. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Caso: denominación “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial No. 1217, de 11 de julio de 2005).

Comparación entre signos mixtos. En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005. Marca “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [4] Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

5. LOS SIGNOS descriptivOs. La marca débil. En el presente caso, la SIC señaló que “el signo solicitado tiene la capacidad distintiva para distinguir los servicios que pretende identificar, sin que su concesión implique un derecho de exclusiva sobre el concepto del elemento denominativo RAPIDÍSIMO, puesto que es una expresión descriptiva para la clase de servicios que pretende identificar”.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995). Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo.

De esta manera el Juez Consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o en su conjunto es distintivo para el tipo de servicios que se desea registrar. Marca débil. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

(Proceso 72-IP-2012, marca: “SOFT DERM”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2147, de 04 de febrero de 2013 citando al Proceso 99- IP-2004, marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución descriptiva no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece, debiendo tolerar que otros signos la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. El titular de una marca débil, al contener ésta una palabra descriptiva, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si la palabra “RAPIDÍSIMO” es descriptiva en relación con los servicios que distingue en la Clase 39. 6.

La conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, la marca INTER RAPIDÍSIMO (mixta) distingue “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización e viajes” de la Clase 39 y el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) distingue actividades de las Clases 35, 38 y 39[5]: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, “mensajería y telecomunicaciones”, “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”, respectivamente.

Por su parte, la marca previamente registrada RAPIDÍSIMO (mixta) distingue “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización e viajes” de la Clase 39. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre ellos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los servicios. El Tribunal ha sostenido, en relación a la conexión competitiva de productos aplicable a los servicios, lo siguiente: [E]n este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

(Proceso 03-IP-2011, marca: “MAC ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1946, de 23 de mayo de 2011, citando al Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la Gaceta Oficial N° 871, de 11 de diciembre de 2002). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Entre las pautas o criterios, se debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de prestación de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

También, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 03-IP-2011, marca: “MAC ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1946, de 23 de mayo de 2011, citando al Proceso 09-IP-94, Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el servicio a un origen empresarial común. El Juez consultante deberá tomar en cuenta que el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) solicitado a registro distingue actividades comerciales de las Clases 35, 38 y 39[6]: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, “mensajería y telecomunicaciones”, “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”, respectivamente.

7. LA COEXISTENCIA DE SIGNOS. En el presente caso, la tercera interesada INTER RAPIDÍSIMO S.A. alegó la coexistencia pacífica de los signos confrontados en el mercado. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso10-IP-2007, marca: “KIDLAT”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1497, de 15 de mayo de 2007, citando al Proceso 15-IP-2003. Marca: “T MOBIL (DEUT SCHE TELEKOM AG”.Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003). Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión.

8. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. El demandante argumentó que la SIC violó el literal a) del artículo 136, toda vez que a su juicio ésta no fue cuidadosa ni diligente en proteger el derecho que existe sobre la marca previamente registrada “RAPIDÍSIMO” (mixta). En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro Marcario.

El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[7] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto, quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantenerlo en secreto, y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca y como nombre comercial, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) fue solicitado para registro, determinar si era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. Las causales de irregistrabilidad del artículo 194 aplican “cuando su uso sea susceptible de causar confusión”, por lo que dicho aspecto guarda una relación directa con el riesgo de confusión con otros signos distintivos entre el público consumidor, tales como las marcas o las denominaciones de origen.

En el presente caso, el demandante está solicitando la nulidad de la Resolución que concedió el registro de un nombre comercial por ser confundible con la marca RAPIDÍSIMO. En ese sentido, cabe indicar que las causales de irregistrabilidad del artículo 194 permiten aplicar las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad marcaria normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, así como los requisitos de registrabilidad del artículo 134, en todo lo que sea aplicable al nombre comercial.

Por tanto, serán aplicables al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 en lo que corresponda, por lo que la Oficina Nacional deberá, ante el depósito de un nombre comercial, analizar si el signo incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad de las marcas, tal y como sería el caso de que sea confundible con otro signo distintivo, como se desarrollará en el siguiente punto de la presente ponencia. Además, el Juez Consultante deberá analizar para efectos del registro, si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 194 de la Decisión 486, tomando en consideración que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

A efectos de analizar la eventual nulidad del registro del nombre comercial, se deberá tomar en cuenta que no pueden registrarse como nombre comercial un signo, cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre y cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice (artículo 194). 3.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos confrontados. 4.

En el caso de los signos mixtos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los signos confrontados pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo.

De esta manera el Juez Consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. 6.

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios que pertenecen a distintas clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El Juez consultante deberá tomar en cuenta que el nombre comercial INTER RAPIDÍSIMO (mixto) solicitado a registro distingue actividades comerciales de las Clases 35, 38 y 39[8]: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, “mensajería y telecomunicaciones”, “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”, respectivamente. 7.

Le corresponde a la Autoridad Nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. 8. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 142-IP-2013 ----------------------- [1] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. [2] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [5] Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 38: Telecomunicaciones. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. [6] Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 38: Telecomunicaciones. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. [7] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005. [8] Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 38: Telecomunicaciones. Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.