[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 120-IP-2013 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FIGURATIVA. Actor: RAYOVAC – VARTA S.A. Proceso interno Nº 2007-00329. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de julio del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 135 literales a), b), c), d) y p) de la Decisión 486, dentro del proceso interno Nº 2007-00329.

El auto de 21 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: RAYOVAC – VARTA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

Tercero Interesado: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. b) Hechos. 1. La sociedad N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN solicitó el registro de las siguientes dos marcas figurativas: • La marca figurativa consistente en ‘tres círculos enmarcados dentro de un perímetro triangular equilátero, cuyos vértices se caracterizan por redondeamientos concéntricos a las curvas de los círculos allí contenidos.

Tanto los círculos característicos como el perímetro triangular se encuentran en alzada, para distinguir ‘herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar, productos comprendidos en la clase 8 de la clasificación internacional de Niza.’ La solicitud correspondiente fue radicada bajo el Expediente Nº 167.187 y presentada el 08 de julio de 1977. • La marca figurativa consistente en ‘tres círculos enmarcados dentro de un perímetro triángulo equilátero, pero cuyos vértices se caracterizan por redondeamientos concéntricos a las curvas de los círculos allí contenidos”, según el diseño adjunto, para distinguir ‘herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente: cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar, productos comprendidos en la clase 8 de la clasificación internacional’.

La solicitud correspondiente fue radicada bajo el Expediente No. 165.893 y presentada el 13 de mayo de 1977. 2. La División de Signos de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante las Resoluciones Nº 947 y 953, ambas del 21 de junio de 1979, concedió el registro solicitado. 3.

En virtud de los traspasos y cambios de nombre relacionados con los anteriores titulares de los registros marcarios, su actual titular registral es la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 4. La sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. (en adelante Philips) demandó civilmente a la sociedad RAYOVAC-VARTA S.A. basada en los derechos registrales antes mencionados, y solicitó la práctica de medidas cautelares para que cesara la comercialización de máquinas de afeitar eléctricas REMINGTON, en cuyo extremo útil contienen una configuración funcional que consiste en tres cabezas flotantes independientes dentro de un trébol. 5.

La sociedad RAYOVAC – VARTA S.A. presentó demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado. 6. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 20 de noviembre de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad actora RAYOVAC – VARTA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Señaló que la sociedad N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN, hoy KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., instauró demanda civil en su contra para que cesara la comercialización de las máquinas eléctricas de afeitar REMINGTON por considerar que reproducía la forma tridimensional que evocan los registros que tiene a su nombre. 2.

“Al haber otorgado la Administración mediante los actos acusados el registro como marca de signos constituidos por figuras que evocan la forma usual y necesaria de máquinas de afeitar eléctricas que carecen de aptitud distintiva para identificar en el mercado dichos productos, sin limitar expresamente su alcance a su representación bidimensional, violó por aplicación indebida el artículo 56 de la Decisión 85, norma vigente al momento de la presentación de las solicitudes de registro de las marcas objeto de esta demanda, que corresponden a los artículos 134 y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 actualmente vigente”. 3.

“Aunque Philips no fue el desarrollador del mecanismo en mención, sí fue el que primero obtuvo un derecho de patente sobre tal disposición tridimensional, derecho que se encuentra hoy –formal y legalmente hablando- en el dominio público una vez transcurridos los veinte años que la ley otorga para el disfrute del derecho de exclusiva”. 4.

“En consecuencia, al haber otorgado la Administración mediante los actos acusados el registro como marca de signos constituidos por figuras que evocan una forma que representa una ventaja funcional o técnica, sin limitar expresamente su alcance o su representación bidimensional, violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, norma vigente en el momento de la presentación de las solicitudes de registro de las marcas objeto de esta demanda, que corresponde al artículo 135 de la Decisión 486”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La SIC contesta la demanda manifestando que: 1. “Con la expedición de las Resoluciones Nº 947 del 21 de junio de 1979 y 953 del 21 de junio de 1979 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la entonces vigente Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 2.

“El demandante argumenta en los actos administrativos son ilegales, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó, por falta de aplicación, el artículo 56 y el artículo 58 literal b) de la Decisión 85. Al respecto cabe precisar que, efectuado el análisis de registrabilidad de las marcas antes mencionadas se concluyó que cumplían con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

De este modo, se considera que la marca registrada no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad dispuestas en la entonces Decisión 85”. 3. “En relación con el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, no es cierto que los signos cuyo registro se concedió mediante los actos administrativos se encuentran incursos dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal b) del artículo 58 de la Decisión entonces vigente.

Es importante señalar que las marcas registradas en debate, no tienen las condiciones que se requieren para ser consideradas la forma usual de los productos que identifica, como quiera que no es la forma que resulta imprescindible para que las máquinas de afeitar eléctricas cumplan su función o que posean la naturaleza y cualidades que les son propias”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 135 literales a), b), c), d) y p) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, las presentaciones de las solicitudes de registro como marcas de los signos FIGURATIVOS, fueron el 13 de mayo y el 08 de julio de 1977, respectivamente, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretarán los artículos 56 y 58 literal b) de la Decisión 85, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. (…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) b) Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores;

(…). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) Disposiciones Transitorias Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: (…).

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello: En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486).

(Proceso 74-IP-2003, marca: A+GRÁFICA), publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003. Como las solicitudes de registro se presentaron el 13 de mayo y el 08 de julio de 1977, se aplicará la Decisión 85.

2. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. LA DISTINTIVIDAD. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas "los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros.

El Tribunal, en sentencia de 3 de diciembre de 1987 (Proceso No. 1-IP-87, publicado en la Gaceta Oficial No. 28, de 15 de febrero de 1988), reiterada en sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso No. 4-IP-88, publicado en la Gaceta Oficial No. 39, de 24 de enero de 1989), precisó que: “La finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares.

En virtud de esta función diferenciadora la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados”. De la función distintiva, el Tribunal en la misma sentencia antes citada, señala que: De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituye deben ser “suficientemente distintivos”.

Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.

Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe el registro de aquellos signos “que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate” (literal a).

La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competido  y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie u grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige  que los signos sean “visibles”, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si los signos FIGURATIVOS cumplen con los requisitos del artículo 56 de la Decisión 85, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 58 de la referida Decisión.

3. CLASES DE SIGNOS. SIGNOS FIGURATIVOS. Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN solicitó el registro de dos signos FIGURATIVOS, para distinguir productos comprendidos en la Clase 08 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984.

Pp. 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. En consecuencia, el Juez Nacional deberá analizar la registrabilidad de los signos FIGURATIVOS, ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el artículo 58 de la Decisión 85, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

4. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE CONSTITUYAN LA FORMA USUAL Y/O NECESARIA DE LOS PRODUCTOS O QUE CONSISTAN EN LA FORMA IMPUESTA POR LA NATURALEZA O FUNCIÓN DEL PRODUCTO EN LA DECISIÓN 85. El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO registrado, específicamente la representación gráfica de tres cabezas flotantes independientes dentro de un trébol, constituye o no la forma usual o necesaria de un producto.

En efecto, la demandante alegó que la SIC erró al conceder los registros, pues las figuras evocan la forma usual y necesaria de máquinas de afeitar eléctricas y carecen de aptitud distintiva para identificar en el mercado dichos productos, sin limitar expresamente su alcance a su representación bidimensional. Agregó que la patente de PHILIPS sobre la disposición tridimensional se encuentra en el domino público.

Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal b) del artículo 58 de la Decisión 85, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual o necesaria del producto. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen´”.

(Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, caso: “signo tridimensional ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1387, de 23 de agosto de 2006). La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 58 de la Decisión 85. El artículo 58 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público.

Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL, Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993.

Pág. 827). Como causal absoluta, de conformidad con el literal b) del artículo 58 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales o necesarias de los productos. El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca.

Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos. Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…). (Proceso 195-IP- 2007,, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso N° 84-IP-2003, marca: “consistente en una figura geométrica, publicado en la Gaceta Oficial N° 1002, de 28 de octubre de 2003, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional”).

Y en el proceso 113-IP-2003, marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, expresó el Tribunal lo siguiente dentro del tema: Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

( ) Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. ( ) En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra. ( ) Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236).

(Proceso 195-IP-2007, ya mencionado, citando al Proceso N° 113-IP-2003, marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, del 14 de enero de 2004:). La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

En efecto, las formas necesarias de los productos implican una forma determinada que resulta forzosa o inevitable, obligada por la forma y la naturaleza misma del producto en cuestión. Sobre las formas necesarias, el Tribunal ha señalado dentro del Proceso 87- IP-2010, que no serán registrables “los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. (…) Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular”.

Asimismo, dentro del Proceso 07-IP-2012, se ha señalado lo siguiente: “(…) Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma.

De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios.

Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto.

Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

(…)”. En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.”[1] En el caso de autos, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto de que el signo figurativo, específicamente la representación gráfica de tres cabezas flotantes independientes dentro de un trébol, constituye o no la forma usual o necesaria de un producto.

Sobre el tema de la irregistrabilidad de las formas que constituyen una ventaja funcional o técnica, dicha causal es inexistente en la Decisión 85, tal como sí sucede con el artículo 72 literal c) de la Decisión 311, el artículo 72 literal c) de la Decisión 313, el artículo 82 literal c) de la Decisión 344 y, posteriormente, con el artículo 135 literal d) de la Decisión 486.

La razón de esta prohibición es delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. En consecuencia, como esta prohibición fue introducida en el marco de la Decisión 311, no se aplicará al análisis de la registrabilidad en virtud de la Decisión 85.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Las presentaciones de las solicitudes de registro como marcas de los signos FIGURATIVOS, fueron el 13 de mayo y el 08 de julio de 1977 en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que será ésta la norma aplicable al presente caso. 2.

El Juez Consultante debe analizar si los signos FIGURATIVOS cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 56 de la Decisión 85 y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 58 de la misma Decisión. 3. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario; y, ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere los literales a) y b) del artículo 58 de la Decisión 85, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por el artículo 56. 4.

La corte consultante debe determinar si los signos FIGURATIVOS (representación gráfica de tres cabezas flotantes independientes dentro de un trébol) son una forma usual o necesaria de los productos de la clase 08, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007- 00329, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 120-IP-2013 ----------------------- [1] ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46.