162-IP-2013 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 162-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 26 literal k), 27, 32, 38 y 56 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: AQ + P.L.C. Patente: “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA”. Expediente Interno Nº 2007-00007. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el 08 de octubre de 2013. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 11 de septiembre de 2013. Antecedentes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.

Las partes: Demandante: AQ + P.L.C. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: – El 12 de mayo de 2004, la sociedad AQ + P.L.C. presentó una solicitud ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC, para el otorgamiento de la patente para la invención titulada “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA” radicada bajo el Nº 04043854. – La SIC notificó a la solicitante, a fin de que cumpliera con los requisitos jurídicos y técnicos exigidos, lo cual atendió el día 04 de octubre de 2004. – La SIC expidió la Resolución Nº 1492, de 30 de enero de 2006, a través de la cual declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, debido a que en el documento en el que consta la cesión del derecho a la patente fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no contemplando así los requisitos exigidos por la Ley. – El 02 de marzo de 2006, AQ + P.L.C. interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 1492, de 30 de enero de 2006. – El 30 de junio de 2006, la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la anterior Resolución mediante la Resolución Nº 17548. – AQ + P.L.C. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Republica de Colombia, la cual fue admitida el 22 de junio de 2007. – Finalmente, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Fundamentos de la demanda: La sociedad demandante AQ + P.L.C., presentó demanda alegando lo siguiente: – Se violó el artículo 39 de la Decisión 486, debido a que la SIC no debió declarar el abandono de la solicitud de patente, teniendo en cuenta que los requerimientos de tipo jurídico fueron atendidos dentro del término previsto para el efecto; y, respecto de la cesión de derechos sobre la patente solicitada, se explicó y se fundamentó jurídicamente que el inventor era empleado de la sociedad solicitante y, por lo tanto, debía entenderse que la invención realizada por el trabajador pertenece al patrono o mandante. – Conforme lo establece el citado artículo 39, la sanción jurídica del abandono de la solicitud de patente tendrá lugar cuando el solicitante adopte una actitud pasiva en relación a su petición o cuando no se hayan cumplido con los requisitos de forma prevista en la Ley.

Situación que no ocurrió en el sub lite, toda vez que con la respuesta al requerimiento de 04 de octubre de 2004, se presentó el documento de cesión de los otros dos inventores y se explicó la relación laboral entre el inventor y la sociedad solicitante, de forma tal que la exigencia contenida en el literal k) del artículo 26 se cumplió, con lo cual quedó demostrado su interés en la solicitud de patente de invención. – La misma solicitud de patente de invención que entró en Fase Nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), sí fue admitida a trámite en otros países firmantes del mismo Tratado. – Se violó el artículo 23 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud de patente de invención se encuentra dentro del supuesto de hecho descrito en el artículo 539 del Código de Comercio, que establece que “salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante”. – Lo anterior se puede aplicar en el presente caso, toda vez que se acreditó con un documento la relación jurídica entre la sociedad solicitante y su empleado.

Por tanto, si a la SIC aún le quedaban dudas sobre el tipo de vinculación laboral de las partes, debió requerir los documentos que, a su juicio, eran necesarios y no declarar abandonada una solicitud de patente, afectando así su novedad y exponiéndola a perder su prioridad. – Estima que con los actos administrativos acusados se perjudica de manera directa la actividad comercial que desarrolla, al privar a la invención “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA” de la protección que la ley otorga respecto a las nuevas creaciones. – No puede sancionarse con el abandono una solicitud, argumentando el incumplimiento de requisitos que claramente pueden entenderse cumplidos de acuerdo con la legislación nacional. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente: – El documento de cesión de derechos a la patente otorgado por los inventores al solicitante no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486, toda vez que fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud. – Por tanto, es legal y válida la declaración de abandono de la solicitud de patente de invención.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 2.

Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 23[1] y 39 de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 23 solicitado, ya que trata sobre que “el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación”, lo que no resulta pertinente para el presente caso.

En consecuencia, se interpretará el artículo 39 solicitado y, de oficio: los artículos 26 literal k), 27, 32, 38 y 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

(…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

(…) Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (…) Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. (…)”.

1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.[2] Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.[3] Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

2. LA SOLICITUD DE PATENTE Y EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. Tomando en cuenta que en el presente proceso se hace mención al trámite de la solicitud de la patente “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA”, y al examen de forma, el Tribunal considera pertinente abordar dichos temas. Dentro del Proceso 73-IP-2012, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “(…) Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud.

Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos.

Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”[4].

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo. (…)”.

3. REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE UNA PATENTE, COMPLEMENTO INDISPENSABLE. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. Tomando en cuenta que la demandante solicitó el otorgamiento de la patente de invención “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA” y presentó documento de cesión de los inventores, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia de una patente.

Dentro del Proceso 73-IP-2012. Patente: “MONTAJE DE DESGASTE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2148, de 7 de febrero de 2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “(…) El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa.

Disponiendo, además, que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente. En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.

Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencian de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.

De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales. Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen.

Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro. Finalmente, debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que: “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”[5]. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente.

Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 56 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca de los requisitos del documento de cesión de los inventores, se estima adecuado abordar dicho tema.

El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente.

Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)”. De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k).

Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.

Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 035-IP-2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1096, de 26 de julio de 2004), ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.

En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. (…)”.

4. CUANDO EL INVENTOR ES EMPLEADO DE LA SOCIEDAD SOLICITANTE. COMPLEMENTO INDISPENSABLE. Tomando en cuenta que la SIC alega que el documento de cesión de derechos a la patente otorgado por los inventores al solicitante no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486, toda vez que fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud.

Por su parte, la demandante plantea que como el inventor era empleado de la sociedad solicitante, debía entenderse que la invención realizada por el trabajador pertenece al patrono o mandante, es decir, a la sociedad solicitante. La demandante señaló que la solicitud de patente de invención se encuentra dentro del supuesto de hecho descrito en el artículo 539 del Código de Comercio, que establece que “salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante”.

5. ABANDONO DE LA SOLICITUD. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud del privilegio de patente de invención titulada “COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA”, por considerar que no se cumplieron los requisitos formales para la solicitud de la misma, se estima adecuado abordar el tema del abandono de la solicitud.

Si no se presenta respuesta a las observaciones; y, 2. Si no se complementan los antecedentes de la solicitud. Por otro lado, la Decisión 486 señala que el abandono se da “si el solicitante no completa los requisitos indicados”. Asimismo, el artículo 39 de la Decisión 486, a diferencia de la Decisión 344, sí regula el aspecto de la pérdida de la prelación: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.

Este “derecho de prelación” viene determinado por el principio que señala “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir, según el día y la hora en que se presente la solicitud de registro ante la Oficina Nacional, toda vez que quien primero solicita el registro de una marca tiene mejor derecho, sobre quien lo hace posteriormente.

(…)”.

6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la actora argumentó que: “(…) la misma solicitud de patente de invención que entró en Fase Nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materias de Patentes (PCT), sí fue admitida a trámite en otros países firmantes del mismo Tratado”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar sus decisiones.

Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008 y reiterado en el proceso 121-IP-2011. Patente: “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2036, de 2 de abril de 2012). El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones[6]. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas”.

(Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007). En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro.

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486.

A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. 2.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro.

En este contexto es pertinente tener en cuenta el principio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 56 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros. 3. La oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular. 4.

La normativa comunitaria andina no regula el supuesto cuando el inventor es empleado de la sociedad solicitante, por lo que en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, de conformidad con el principio del complemento indispensable. 5. De no presentarse respuestas a las observaciones o de no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 6.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 162-IP-2013 ----------------------- [1] Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación. Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. [2] OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid, pp. 73 y siguientes. [3] Proceso 73-IP-2012, G.O.A.C. Nº 2148, de 07 de febrero de 2013, caso: “MONTAJE DE DESGASTE”, citando al Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

Publicada en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 73-IP-2012, ya citado, citando al Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 717, de 18 de septiembre de 2001. [5] Proceso 73-IP-2012, ya citado, citando al Proceso 43-IP-2001, ya citado. [6] En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso.