[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 196-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 190, 191, 192, 200, 224 y la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa, y el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: TONY ROMA´S (denominativa). Proceso Interno: Nº 2006-00232. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto 20 de noviembre de 2013. 1.

Las partes: Demandantes: SIMÓN VIGODA MILLER, actuando en nombre propio y en representación de la sociedad TONY ROMA´S LTDA. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercera Interesada: ROMA SYSTEMS, INC. 2. Determinación de los hechos relevantes: – El 30 de agosto de 2002, la sociedad ROMA SYSTEMS, INC. solicitó el registro de la marca “TONY ROMA´S” (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. – Tras la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, TONY ROMA´S. LTDA. y el actor, señor SIMÓN VIGODA MILLER presentaron oposición en contra de dicha solicitud. – La SIC a través de la Resolución Nº 26558, de 22 de septiembre de 2003, declaró infundada la oposición del señor SIMÓN VIGODA MILLER y la sociedad TONY ROMA´S LTDA. y concedió el registro de la marca solicitada. – Contra la mencionada Resolución Nº 26558, SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, en base a que la SIC no tomó en cuenta la titularidad de la sociedad TONY ROMA´S LTDA. del nombre y de la enseña comercial TONY ROMA´S. – Ambos recursos fueron resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos mediante la Resolución Nº 22382, de 9 de septiembre de 2004 y, el segundo a través de la Resolución Nº 08257, de 31 de marzo de 2006, agotándose así la vía gubernativa. – En julio de 2006, SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. interpusieron acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las mencionadas Resoluciones Nº 26558, Nº 22382 y Nº 08257, por haber otorgado indebidamente el registro del signo solicitado. 3.

Fundamentos de la demanda: Los demandantes SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. manifestaron lo siguiente: – Que la SIC, al conceder el registro de la marca “TONY ROMA´S” (denominativa), violó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, toda vez que no tuvo en cuenta la titularidad de la sociedad TONY ROMA´S LTDA. sobre el nombre comercial TONY ROMA´S y el uso continuo e interrumpido de la enseña comercial TONY ROMA´S desde el año 1982, lo cual le da un derecho de exclusividad. – Que a la luz del artículo 128 de la Decisión 344, se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de la marca ya registrada. – Que se violó el artículo 146 de la Decisión 486, toda vez que no existe norma reglamentaria que diga que cada persona pague por separado la totalidad de la tasa señalada por concepto de demanda de oposición cuando la misma es formulada de forma conjunta, por lo que, en el caso concreto hubo una indebida apreciación del escrito de oposición por parte de la SIC, como quiera que el señor SIMÓN VIGODA MILLER, fue excluido y no se le permitió ejercer su derecho de contradicción, con el fin de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial. – Que se violó el artículo 168 de la Decisión 486, toda vez que si bien la Decisión 486 otorga un derecho preferente a favor de quien obtenga resolución favorable en un proceso de cancelación por no uso, este derecho no es prevalente sobre derechos previos o concomitantes sobre el mismo signo. Las resoluciones que declararon la cancelación por no uso del certificado de registro No. 121303 fueron demandas ante el Consejo del Estado, por cuanto a pesar de que la SIC reconoció que se probó en debida forma el uso real y efectivo, consideró que dicho uso no fue efectuado en forma directa por el titular ni por persona autorizada, y no tuvo en cuenta que por ser el titular del registro una persona natural, la autorización de uso se presume por el simple hecho de que el señor SIMÓN VIGODA MILLER, al contestar la demanda presentó como prueba el uso efectuado por la sociedad GOOD FOODS S.A. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La SIC contestó la demanda alegando que: – Que para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de marca debe cumplirse con dos requisitos: i) el interesado sobre quien pesa la carga de una prueba debe presentar oportunamente las observaciones a que haya lugar, y ii) el interesado debe alegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial. – Que el derecho al uso exclusivo entre una marca y un nombre o enseña comercial idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o similares, lo tendrá quien lo haya adquirido primero, en el caso de la marca al solicitar el registro y del nombre comercial desde el momento en que se usó por primera vez en el comercio. – Que el uso de los nombres comerciales debe ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que proteja sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo, y no ocasional, como el cierre de un negocio por inventarios. – En virtud de lo expuesto, las pruebas aportadas por la sociedad TONY ROMA´S LTDA. no son prueba de uso del nombre comercial, y el signo solicitado “TONY ROMA´S” (denominativo) es registrable. – Que en la expedición de las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486, y se ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa.

La tercera interesada ROMA SYSTEMS, INC. señaló lo siguiente: – Que el signo solicitado “TONY ROMA´S” (denominativo) por ROMA SYSTEMS INC. es notorio. – Que la SIC actuó adecuadamente, manteniendo un claro respeto a los principios jurídicos y buscando la seguridad jurídica de los asociados. – Que, teniendo en cuenta i) el contexto jurídico que ii) conllevó a la cancelación por no uso de la marca “TONY ROMA´S” y iii) la no demostración del uso de forma personal, pública, continua y ostensible del nombre o enseña comercial alegado por la sociedad TONY ROMA´S LTDA., la resolución que concede el registro de la marca “TONY ROMA´S” para distinguir servicios de la Clase 43 a favor de la sociedad ROMA SYSTEMS INC., y las resoluciones emanadas por la SIC, respectivamente, con las que se resolvieron los recursos interpuestos, los actos demandados no son susceptibles de nulidad por cuanto fueron expedidos de conformidad con la Decisión 486.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto 20 de noviembre de 2013. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 146 y 168 de la Decisión 486. Se procederá a interpretar los artículos 136 literal b) y 146 de la Decisión 486; no se interpretará el artículo 168, ya que la norma pertinente es el artículo 111 de la Decisión 344, ya que el derecho preferente por la cancelación de la marca nace en vigencia de la Decisión 344.

En consecuencia, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal a), 190, 191, 192, 200, 224 y la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa, y el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “(…) Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

(…)”. DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…) Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”.

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486. Sin embargo, dicha interpretación no es procedente, ya que la norma pertinente es el artículo 111 de la Decisión 344, ya que el derecho preferente por la cancelación de la marca nace en vigencia de la Decisión 344; en tal virtud resulta pertinente desarrollar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Dentro del Proceso 36-IP-2013, de 17 de abril de 2013, este Tribunal señaló que: “(…) En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”.[1] (…)”.

2. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. En el presente caso, se ha solicitado el registro de la marca TONY ROMA´S (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo TONY ROMA´S (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. Irregistrabilidad por identidad o similitud de una marca con un nombre comercial y con una enseña comercial. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. Similitud gráfica, fonética e ideológica. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Tomando en cuenta que TONY ROMA´S. LTDA. y el actor SIMÓN VIGODA MILLER presentaron oposición al registro del signo solicitado TONY ROMA´S (denominativo), en base a su nombre y enseña comercial TONY ROMA´S (denominativa) de la misma Clase 43, se hará referencia a la identidad y la semejanza de los signos. El artículo 136 literal b) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.[2] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. 4.

El nombre comercial. Su ámbito de protección y su prueba en el marco de la Decisión 486. En el presente caso, los demandantes SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. solicitaron la nulidad de la Resolución Nº 26558, que otorgó el registro de la marca TONY ROMA´S (denominativa) en la Clase 43, en base a su nombre comercial TONY ROMA´S utilizado en el mercado colombiano desde el año 1982.

El tema “El nombre comercial. Su ámbito de protección y su prueba en el marco de la Decisión 486” fue desarrollado en numerosas interpretaciones prejudiciales, tales como: Proceso 06-IP-2008, Proceso 142-IP-2013, Proceso 75-IP-2013, Proceso 23-IP-2011 y Proceso 148-IP-2013, como veremos a continuación: El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente que un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable.

En consecuencia, se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a una marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir riesgo de confusión con un nombre comercial utilizado con anterioridad, de manera real y efectiva en el mercado. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre un nombre comercial registrado y una marca solicitada será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca: [P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara (Proceso 06-IP-2008, marca: “MEGACAUCHO”, publicado en la Gaceta Oficial.

Nº 1623, de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 03-IP- 98, marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998). Dentro del Proceso 142-IP-2013, marca: INTER RAPIDÍSIMO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2257, de 26 de noviembre de 2013, se ha señalado lo siguiente: “El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.[3] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”.

Dentro del reciente Proceso 75-IP-2013, de fecha 24 de julio de 2013, este Tribunal ha indicado lo siguiente: “(…) Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 23-IP-2011, marca “CONCHITA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1964, de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP-98, marca: “IMPRECOL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

(…)”. “En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables” (Proceso 148-IP-2013).

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el nombre comercial TONY ROMA´S alegado por los demandantes ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado colombiano con anterioridad a la solicitud de registro presentada por ROMA SYSTEMS, INC. 5. La enseña comercial. Los demandantes argumentaron que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial TONY ROMA´S. En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.

Dentro del Proceso 109-IP-2012, Marca mixta “TRANSPACK”, publicado en la Gaceta oficial Nº 2159, de 4 de marzo de 2013, este Tribunal señaló que: “(…) La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.[4] El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.

Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente.

El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. (Proceso 109-IP-2012, ya citado). No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial.

Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

(artículo 136, literal b, de la Decisión 486). (…)”. 6. La oposición. Legitimidad para su presentación. Procedimiento. Requisitos formales. Pago de tasas. Complemento indispensable. En vista de que uno de los argumentos centrales del proceso interno es si se vulneró o no el artículo 146 de la Decisión 486, el Tribunal considera necesario referirse al presente tema.

Este Tribunal insta al Juez Nacional a tomar en cuenta lo señalado en el Proceso 40-IP-2010, de 21 de abril de 2010: “(…) La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de presentar oposición fundamentada contra dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.

La oportunidad para la presentación de pruebas. Como se tiene dicho, quien se considere con legítimo interés presentará oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, la norma comunitaria al usar el término “oposición fundamentada” se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de su oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición. El legítimo interés será calificado como tal por la Oficina Nacional Competente.

Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indicado precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en el término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro.

(…)”. Requisitos formales para su presentación: Pago de tasas. En el presente caso, los demandantes SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. manifestaron que se violó el artículo 146 de la Decisión 486, toda vez que “no existe norma reglamentaria que diga que cada persona pague por separado la totalidad de la tasa señalada por concepto de demanda de oposición cuando la misma es formulada de forma conjunta, por lo que, en el caso concreto hubo una indebida apreciación del escrito de oposición por parte de la SIC, como quiera que el señor SIMÓN VIGODA MILLER, fue excluido y no se le permitió ejercer su derecho de contradicción, con el fin de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial”.

Este Tribunal insta al Juez Nacional a tomar en cuenta lo señalado en el Proceso 40-IP-2010, de 21 de abril de 2010: Al respecto, el artículo 149 de la Decisión 486 señala que la oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición; b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente; c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre la base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas. De todas formas, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

Finalmente, el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Principio del Complemento indispensable. Este Tribunal insta al Juez Nacional a tomar en cuenta lo señalado en el Proceso 40-IP-2010, de 21 de abril de 2010: El Tribunal en abundante jurisprudencia ha tratado el tema de la relación entre el ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros. Por un lado, ha establecido la primacía del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable.

Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”. En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, sin embargo, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 40-IP-2010, marca: PLUS KOLA (nominativa), citando al Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, marca: FRUCOLAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004).” (Proceso 40-IP-2010, marca: PLUS KOLA (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1866, de 18 de agosto de 2010). En el presente caso, se ha discutido si una oposición que presenten de manera conjunta dos o más personas genera un pago de tasa independiente.

La normativa comunitaria regula como requisito para la oposición el pago de “las tasas de tramitación correspondientes” y, en este sentido, se aplica el principio de complemento indispensable y el País Miembro puede establecer “las tasas de tramitación correspondientes” que considere pertinentes al efecto, según su propia legislación nacional, tales como que cada persona pague por separado la totalidad de la tasa señalada por concepto de demanda de oposición cuando la misma es formulada de forma conjunta. 7.

El derecho preferente en la cancelación de una marca por no uso. Como quiera que en el proceso interno se debate la existencia de un derecho preferente por la cancelación por no uso de la marca denominativa TONY ROMA’S, se hace necesario tratar la figura del derecho preferente en la cancelación por no uso en el marco de la Decisión 344. Dentro del Proceso 58-IP-2008, de 04 de junio de 2008, el Tribunal ha señalado: “(…) En el texto trascrito el Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente consagrado en el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 1. Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 2. Objeto del derecho preferente.

El derecho preferente es la facultad de la persona que solicitó y obtuvo la cancelación por no uso de una marca, para solicitar el registro de una marca idéntica o similar a la cancelada, con preeminencia en el tiempo sobre cualquier otra solicitud presentada posteriormente a la solicitud de cancelación por no uso. 3. Término para obtener el derecho preferente.

El derecho preferente nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho. El derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. 4.

Informe a la Oficina de Registro Marcario al momento de solicitar la cancelación por no uso. Si bien la norma no impone ninguna carga para el sujeto que inicia el procedimiento de cancelación por no uso en relación con el derecho preferente, para lograr una adecuada operatividad del sistema es necesario que dicho sujeto, si su intención es la de registrar un signo idéntico o similar a la marca que se pretende cancelar, informe a la oficina de registro marcario sus intenciones invocando el derecho preferente.

Lo anterior por cuanto en el transcurso del procedimiento respectivo, o en el plazo para ejercer el derecho preferente, la Oficina Nacional Competente puede recibir solicitudes de registro de signos idénticos o similares a la marca cancelada. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. 5. Efectos del derecho preferente. a. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. b. En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación con relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro.

(…)”.

8. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado TONY ROMA´S (denominativo) es notorio, por lo que debe otorgarse su registro. Dentro del Proceso 56-IP-2013, de 25 de abril de 2013, este Tribunal señaló que: “(…) Para lo anterior, estableceremos primero qué es una marca notoria: El signo notorio es aquél en el que concurren los siguientes aspectos: la difusión del mismo entre el público consumidor traducido del uso intenso del mismo; y, la calidad de los productos o servicios que éste ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios, por él protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de él se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que éste adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio.

En cuanto al examen de registrabilidad de una marca notoria: El examen de registrabilidad de una marca notoriamente conocida debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 195. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria registrada en el País Miembro, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

(…)”. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 168 de la Decisión 486. Sin embargo, dicha interpretación no es procedente, ya que la norma pertinente es el artículo 111 de la Decisión 344, ya que el derecho preferente por la cancelación de la marca nace en vigencia de la Decisión 344. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 3.

El artículo 136 literal b) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el nombre comercial TONY ROMA´S alegado por el demandante ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado colombiano con anterioridad a la solicitud de registro presentada por ROMA SYSTEMS, INC. 5.

La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: i) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar; y, ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 6.

El Juez Consultante deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre la base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas. De todas formas, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

En el caso concreto, la normativa comunitaria regula como requisito para la oposición el pago de “las tasas de tramitación correspondientes” y, en este sentido, se aplica el principio de complemento indispensable y el País Miembro puede establecer “las tasas de tramitación correspondientes” que considere pertinentes al efecto, según su legislación nacional. 7.

El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 344, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca. Este derecho de preferencia, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo.

Ya que éste se refiere, a la prelación en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. 8. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 196-IP-2013 ----------------------- [1] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. [4] Pachón Muñoz Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera.

Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.