[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 151-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 237 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2012- 078. Actor: CARAMOR S.A. Asunto: acción reivindicatoria. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales de la República de Colombia.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2013. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. partes.

Demandante: CARAMOR S.A. Demandado: NICOLÁS EUGENIO GIRALDO ACOSTA. III. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad CARAMOR S.A. es titular de la marca KASUKI (clase 12) en los siguientes países: Perú, Nicaragua, Paraguay, Chile, Argentina, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 2.

La sociedad CARAMOR S.A. es la distribuidora exclusiva para todo el continente americano de las motocicletas de marca KAZUKI, fabricadas y producidas por la sociedad PAR INTERCONTINENTAL (HK) LTD. 3. Dentro del plan de comercialización de las mencionadas motocicletas, la sociedad CARAMOR S.A. celebró un contrato de distribución no exclusiva con el señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA.

Durante varios años éste último actuó como distribuidor en Colombia. 4. El señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA, sin autorización, solicitó y obtuvo los siguientes registros marcarios en Colombia: • Marca mixta KAZUKI, para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 376117. • Marca mixta KAZUKI, para amparar productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 17467. • Marca mixta KAZUKI, para amparar productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 375808. • Marca mixta KAZUKI MOTORS, para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado No. 320899. 5.

El contrato de distribución con el señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA fue terminado sin que se supiera que se habían solicitado los mencionados registros. 6. El señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA tomó contacto con la sociedad PAR INTERCONTIENENTAL (HK) LTD. y les solicitó que le vendieran directamente las motocicletas. La mencionada sociedad decidió no venderle sus productos. 7.

Como se le concedieron los registros al señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA, la sociedad CARAMOR S.A. no puede comercializar en Colombia las motocicletas de marca KAZUKI. 8. La sociedad CARAMOR S.A., con base en la acción reivindicatoria prevista en el artículo 237 de la Decisión 486, presentó demanda ante los juzgados civiles del circuito de Manizales, República de Colombia. 9.

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Indica, que la sociedad CARAMOR S.A. es titular internacional de la marca KAZUKI y, además, durante muchos años la ha usado en Colombia mediante un contrato de distribución con el demandado. 2. Manifiesta, que como el señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA sin autorización y de mala fe solicitó y obtuvo el registro de las marcas KAZUKI, mediante la acción reivindicatoria del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se debe declarar que la sociedad CARAMOR S.A. tiene derecho a solicitar y obtener el registro de las mencionadas marcas en Colombia.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El señor NICOLÁS GIRALDO ACOSTA, mediante CURADOR AD-LITEM, contestó la demanda de la siguiente manera: “Me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las peticiones insertadas en este acápite, y me atengo a lo que resulte probado dentro del trámite procesal.” IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas. El juez consultante solicitó la interpretación del inciso segundo del artículo 237 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, con miras a realizar un análisis integral se interpretará todo el texto del mencionado artículo. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 237 “Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.” (…)”.

VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN RELACIóN CON EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. NATURALEZA, PROCEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS. 1. Naturaleza. Como quiera que la demandante interpusiera la acción reivindicatoria prevista en el artículo 237 de la Decisión 486 ante los juzgados civiles del circuito de Manizales, el Tribunal analizará dicha figura, estableciendo su naturaleza, procedencia y requisitos en materia marcaria.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es menos cierto que sobre éstos se pueden hacer diversos actos dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, es perfectamente viable que se prevea una figura recuperadora o rescatadora en este escenario.

En el derecho civil, la figura de la acción reivindicatoria tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad es la de recuperar los plenos derechos sobre un bien; supuesto este que encajaría perfectamente en la operatividad de los derechos de propiedad intelectual. Encontramos la mencionada figura prevista en algunas legislaciones.

En la ley española de marcas, por ejemplo, se prevé que “cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca…” (Artículo 2, numeral 2). Sobre lo anterior se ha dicho lo siguiente: “El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual.

"Con este fin, el demandante deberá probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la marca existía una relación contractual o precontractual que imponía al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que infringió precisamente al solicitar la marca reivindicada. Sería suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que había mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se proponía producir o importar " ("La marca notoria y la marca renombrada", Catedrático Carlos Fernández-Novoa, "La importancia de la marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992, pág. 52).

En el marco comunitario andino se estableció la figura pero bajo unos presupuestos muy específicos que se determinarán a continuación. 2. Procedencia en relación con las marcas. El artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas. a. Para las patentes y diseños industriales: procede la acción reivindicatoria en dos eventos: - Que la patente o el diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello. - O cuando se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese derecho a ello.

Para el primero se interpone con el objeto de que sea transferida al demandante la solicitud o el derecho que fue concedido; y para el segundo, con el objeto de que se reconozca como solicitante o cotitular del derecho. a. Para marcas: Únicamente procede en el evento en que el registro de la marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese dicho derecho.

En este caso el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria con la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho marcario. Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la acción reivindicatoria en el campo marcario. Sin embargo, la normativa comunitaria sí prevé ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro marcario, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción: Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (artículo 172, literal 2 de la Decisión 486); cuando la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (artículo 136 literal d) de la Decisión 486); y para los casos en que el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486. 3.

Características. La acción reivindicatoria en el campo marcario tiene las siguientes características: a. Legitimación - Legitimación activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla. - Legitimación pasiva: se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo. b. Objeto: Con el ejercicio de la acción se busca la restitución de la solicitud o del derecho, en cuanto a que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o cotitular del derecho.

Es preciso reiterar que la acción reivindicatoria en este caso no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuó con fraude a los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de mala fe. b. Procedimiento: como no está regulado por la normativa comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción. c. Indemnización de perjuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa interna del país miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios.

Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se deben aplicar los presupuestos básicos previstos en el artículo 243 que regula el asunto en relación con la acción por infracción de derechos marcarios, y que establece lo siguiente: “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

En relación con los anteriores parámetros el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). d. Prescripción: La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción que se calcula teniendo en cuenta el plazo que expire primero entre: - Los cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro marcario. - Los dos años desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los países miembros.

En este último caso si bien la norma se refiere a “el país”, el Tribunal estima que el uso debe entenderse en cualquiera de los países miembros debido a la implicación comunitaria de la norma estudiada. Además de lo anterior, la norma excluye dicho término de prescripción al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala fe.

El análisis que haga el juez consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe. Para el caso particular, mala fe podría estar marcada por la intención de explotar una marca sin dar ninguna participación económica al demandante. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.

Ahora bien, el juez consultante deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los anteriores presupuestos procesales de la acción reivindicatoria. En caso contrario, deberá abstenerse de seguir conociendo la demanda, de conformidad con la normativa procesal interna. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (artículo 172, literal 2 de la Decisión 486); cuando la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (artículo 136 literal d) de la Decisión 486); y para los casos en que el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.

El procedimiento no está regulado por la normativa comunitaria, sobre la acción reivindicatoria en el campo marcario, por lo que, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción. El juez consultante deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los presupuestos procesales de la acción reivindicatoria establecidos en la presente providencia. En caso contrario, deberá abstenerse de seguir conociendo la demanda, de conformidad con la normativa procesal interna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2012-078, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 151-IP-2013