PROCESO 205-IP-2013 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 205-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales b), e) e i) de la misma Decisión. Actor: Sociedad COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. Marca: “EREKTUS” (mixta). Expediente Interno N° 2004-00883. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos (22) días del mes de enero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de tres (3) de diciembre de 2013. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: la sociedad COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA), SUBDIRECTORA DE LICENCIAS Y REGISTROS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2. Actos demandados La sociedad COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. plantea que se declare la nulidad, previa suspensión provisional, del Auto No. 2002005063 de 26 de septiembre de 2002, la Resolución No. 2003001940 y el Oficio No. 2003000769 de 11 y 20 de febrero de 2003, por medio de los cuales el INVIMA requirió a la actora, en su orden, que ajustara el rotulado y la marca de un producto que importa y vende al concepto de la Sala Especializada en Alimentos y Bebidas Alcohólicas (SEABA); se acogen íntegramente los conceptos y recomendaciones de dicha Sala plasmados en el Acta No. 10 de 2002, de donde se entiende suspendido el registro sanitario para importar y vender el mismo producto, y se da traslado de la decisión a la División de Regulación y Vigilancia de Alimentos para lo de su competencia. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. solicitó al INVIMA el Registro Sanitario para comercializar y vender el producto EREKTUS ENERGY DRINKS con marca de fábrica “EREKTUS”, debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. - El INVIMA concedió a la actora el Registro Sanitario RsiA 15I9102 para comercializar y vender el producto EREKTUS ENERGY DRINKS con marca de fábrica “EREKTUS” + GRÁFICA O FIGURA DE HOMBRE DEL ARTE RUPESTRE, mediante Resolución 2002012279 de 17 de junio de 2002. - La Superintendencia de Industria y Comercio registró como marcas los signos “EREKTUS” (denominativo), “EREKTUS” + GRÁFICA O FIGURA DE HOMBRE DEL ARTE RUPESTRE (mixto) y GRÁFICA O FIGURA DE HOMBRE DEL ARTE RUPESTRE (figurativo). - La Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas (SEABA) del INVIMA conceptuó en el acta 08/02 que “el rotulado e ilustración marcaria que aparece en la lata del producto bebida energizante marca Erektus, contraviene la legislación sanitaria vigente sobre el particular por cuanto induce a error, engaño o confusión al consumidor y por tanto recomienda que el producto en cuestión ajuste el rotulado y condiciones de comercialización (…)”. - Mediante auto 2002005063 de 26 de septiembre de 2002, el INVIMA so pena de suspender el registro, requirió a COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A., “ajustarse a los conceptos emitidos por la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas (…)”. - COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. dio respuesta al requerimiento, particularmente en las “condiciones de rotulado y publicidad”, argumentando que la literatura del rotulado se adecuaba a lo señalado en la ley y las recomendaciones de la SEABA y que la marca registrada, utilizada para identificar el producto, no contravenía el ordenamiento jurídico y su utilización estaba autorizada y protegida por la Superintendencia de Industria y Comercio. - El INVIMA, mediante Resolución 2003001940 de 11 de febrero de 2003, acogió las consideraciones y recomendaciones de la SEABA y vetó, al suspender el registro sanitario, el uso de la marca registrada “EREKTUS” + GRÁFICA, por estimar que induce a engaño, error y confusión al consumidor sobre la naturaleza y características del producto. - Mediante Oficio No. 2003000769 de 20 de febrero de 2003 y 26 de febrero de 2003, la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA da traslado de lo resuelto a la División de Regulación y Vigilancia de Alimentos del INVIMA a efectos de la imposición de medidas de seguridad y sancionatorias, que pueden consistir en el decomiso y destrucción de la mercancía marcada EREKTUS + GRÁFICA O LOGO, imposición de multas y cierre de establecimientos de almacenamiento o distribución. - COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho. - El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 8 de julio de 2010, expidió la Resolución a través de la cual decidió denegar las pretensiones de la demanda. - COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. presentó recurso de apelación en contra de la Resolución de 8 de julio de 2010. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - El INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, INVIMA, vulneró los derechos de la accionante, por cuanto: - “(…) cuando suspendió el registro sanitario del producto identificado con la marca registrada EREKTUS + LOGO (reproducción del dibujo de una figura humana del arte rupestre) y ordenar eventuales medidas preventivas y sancionatorias por la utilización de dicha marca registrada, invadió la competencia privativa de la Superintendencia de Industria y Comercio al multar el ejercicio de los derechos legalmente concedidos por ésta a COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A., a infracción sanitaria y contra los consumidores”. - “(…) desestimó los argumentos de COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. en el sentido de que la marca registrada EREKTUS + LOGO no infringía norma legal y que la única autoridad administrativa competente en materia marcaria para autorizar o prohibir el uso de una marca en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio”. - “El INVIMA, con sus actos administrativos, está impidiendo el ejercicio de unos derechos adquiridos con el registro de la marca EREKTUS + LOGO O GRÁFICA o, lo que es lo mismo, en vez de garantizar dicho ejercicio, lo está impidiendo en flagrante extralimitación de sus competencias”. - “(…) es irrefragable que el INVIMA al suspender un registro sanitario por la utilización de una marca registrada, no está ejerciendo control de calidad sobre el producto que con ella (la marca) se identifica, sino que está vetando su uso, a pesar de que su función no se relaciona con la verificación del carácter distintivo y no engañoso de una marca, pues esta (sic) es privativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (…).

La calidad de la composición material (físico-química) del producto y que la literatura de su presentación concuerde con ella es lo que corresponde verificar al INVIMA, no la legalidad de las marcas con que se identifica (…)”. - “En síntesis, el INVIMA violó el ordenamiento jurídico porque ninguna norma le autoriza a suspender discrecionalmente un registro sanitario de un producto, por considerar que la marca registrada con que se identifica contraviene la legislación sanitaria, máxime cuando la Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial (…) concedió con pleno arreglo a derecho, el registro de dicha marca”. c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA), en su escrito de contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Comisión Revisora en Acta No. 10 de 2002 acogida mediante Resolución No. 2003001940 de 11 de febrero de 2003 (…) conceptuó que debía eliminarse la imagen humana y la expresión Erektus en el rotulado del producto Erektus Energy Drinks, por los siguientes motivos: ‘No se presentan cambios favorables en el rotulado respecto del concepto anterior.

La estrellita que se coloca sobre la zona genital de la humana antes de ocultar llama más la atención sobre el efecto buscado. La imagen humana y la expresión Erektus induce a engaño, error y confusión al consumidor sobre la verdadera naturaleza y características del producto y contraviene la expresa prohibición sobre este particular (…)’.

Visto lo anterior, el INVIMA obró de acuerdo con normas legales establecidas, que no permiten que el rotulado de alimentos pueda ocasionar confusión o error al consumidor de un producto, como en el caso en mención (…)”. - “En este sentido, para un consumidor medio que en una estantería divisara el producto objeto de la demanda, percibiría que éste tiene algún efecto o acción terapéutica referida a la disfunción eréctil, por el tipo de nombre y por la gráfica que lo acompaña, indicación terapéutica que está prohibida para los alimentos, y que efectivamente no ostenta esta ‘bebida cafeinada’”. - “(…) el INVIMA no revocó ni canceló la marca de propiedad de la sociedad Comercializadora Lizarralde S.A., ya que únicamente estableció que ésta no podía presentarse en los alimentos de la forma planteada, al potencialmente inducir a confusión o a error al consumidor sobre la naturaleza del producto, tal como lo manifestó la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Comisión Revisora del INVIMA (…)”. - “(…) debe diferenciarse la competencia que en materia sanitaria tiene el INVIMA, con respecto a las marcas y nombres de los productos que puedan tener incidencia en la salud humana, y la competencia que ostenta la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de otorgamiento de estos derechos de propiedad intelectual, ya que la competencia del INVIMA sobre éstos es básicamente de control sanitario, pero no sobre la titularidad de los derechos en sí mismos (…).

El INVIMA tiene como función defender la salud individual y colectiva, por consiguiente es su deber no aprobar nombres y gráficas en los rótulos de los alimentos que puedan vulnerar este derecho colectivo, y que lleven a confusión al consumidor sobre las verdaderas propiedades nutricionales mas no terapéuticas de estos productos”. No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la SUBDIRECTORA DE LICENCIAS Y REGISTROS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de tres (3) de diciembre de 2013. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 150, 152 y 154 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literales b), e) e i) de la misma Decisión. No se interpretará el artículo 152 por no ser pertinente al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)”.

Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos. Uso exclusivo de un signo; - Signos mixtos; - Signos integrados por expresiones descriptivas; - Signos integrados por expresiones engañosas; - Examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional Competente en Registro Marcario.

La relación entre el registro marcario y el registro sanitario. La suspensión del registro sanitario por la utilización y el uso de la marca registrada (engañosa) en contra de la legislación sanitaria.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. USO EXCLUSIVO DE UN SIGNO. En el presente proceso, deviene necesario precisar sobre el concepto de marca, ya que la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas (SEABA) del INVIMA conceptuó en el acta 08/02 que “el rotulado e ilustración marcaria que aparece en la lata del producto bebida energizante marca Erektus, contraviene la legislación sanitaria vigente sobre el particular (…)”.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Uso exclusivo de un signo. Deviene necesario hacer referencia al “uso exclusivo del signo” por estar estrechamente vinculado al proceso.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 40-IP-2011, caso: Registro Sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, interpretación prejudicial de 2 de febrero de 2012. “El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros.

Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo”[1].

De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca. Debe tenerse presente entonces, (…), que la Autoridad Nacional Competente en temas de Propiedad Industrial es la única que tiene facultad para otorgar derechos sobre una marca a favor de una persona natural o jurídica y que, luego de otorgada la marca, únicamente su titular está facultado para usarla o para permitir su uso por terceros.

Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”.[2] Conforme lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

No obstante ello, cabe resaltar que la Decisión 486 establece ciertas excepciones al derecho al uso exclusivo de una marca, las cuales se encuentran precisadas en el artículo 157 de la mencionada normativa. Estas excepciones se sustentan, básicamente, en la posibilidad del uso de una marca, por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Así, las prohibiciones previstas en el artículo 155 de la Decisión 486 no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (segundo párrafo del artículo 157)”.

2. CLASES DE SIGNOS: signos mixtos. La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo. La Superintendencia de Industria y Comercio registró como marca el signo “EREKTUS” + GRÁFICA O FIGURA DE HOMBRE DEL ARTE RUPESTRE (mixto), en tal virtud, a manera referencial, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos mixtos.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[3], logotipos[4], íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP- 2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)”.”

3. SIGNOS INTEGRADOS POR EXPRESIONES DESCRIPTIVAS. Signos descriptivos. En el presente proceso, el INVIMA arguye, entre otros argumentos, que la expresión “EREKTUS” es descriptiva de las características y cualidades del producto, en tal virtud, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a los signos integrados por expresiones descriptivas.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 187-IP-2013, marca “TAXI DRIVER” (denominativa), interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, jurisprudencia reciente en donde desarrolló este tema. El literal e) del artículo 135 establece la irregistrabilidad de signos descriptivos, a saber: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

“El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”[5].

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios”.

En el proceso No. 113-IP-2012, interpretación prejudicial de 12 de septiembre de 1012, marca: “MC KEBAB” (mixta), el Tribunal expresó lo siguiente: “(…) lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.[6] Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

4. SIGNOS INTEGRADOS POR EXPRESIONES ENGAÑOSAS. Tomando en cuenta que la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas (SEABA) del INVIMA conceptuó en el acta 08/02 que “el rotulado e ilustración marcaria que aparece en la lata del producto bebida energizante marca Erektus, contraviene la legislación sanitaria vigente sobre el particular por cuanto induce a error, engaño o confusión al consumidor y por tanto recomienda que el producto en cuestión ajuste el rotulado y condiciones de comercialización (…)” y que el INVIMA al contestar la demanda arguyó que “En este sentido, para un consumidor medio que en una estantería divisara el producto objeto de la demanda, percibiría que éste tiene algún efecto o acción terapéutica referida a la disfunción eréctil, por el tipo de nombre y por la gráfica que lo acompaña, indicación terapéutica que está prohibida para los alimentos, y que efectivamente no ostenta esta ‘bebida cafeinada’”, deviene necesario referirse a los signos integrados por expresiones engañosas.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 117-IP-2011, marca: “AMERICAN LEGEND” (mixta), interpretación prejudicial de 18 de noviembre de 2011. “En efecto, el juez consultante deberá considerar, asimismo, el impedimento de registro de los signos engañosos y, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 referida, que indica lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;

Este literal considera, entre las prohibiciones, el engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. [7] En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Órgano Jurisdiccional ha manifestado: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. [8] (…) Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado”.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE EN REGISTRO MARCARIO. LA RELACIÓN ENTRE EL REGISTRO MARCARIO Y EL REGISTRO SANITARIO. LA SUSPENSIÓN DEL REGISTRO SANITARIO POR LA UTILIZACIÓN Y EL USO DE LA MARCA REGISTRADA (ENGAÑOSA) EN CONTRA DE LA LEGISLACIÓN SANITARIA. En el presente proceso deviene necesario hacer una distinción entre el examen de registrabilidad que realiza la Oficina de Registro Marcario y el examen sanitario que realiza la Oficina de Registro Sanitario.

El Tribunal se basará en el proceso 187-IP-2013, marca “TAXI DRIVER” (denominativa), interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, una última jurisprudencia en donde desarrolló el tema del “Examen de Registrabilidad” que realiza la Oficina de Registro Marcario. “El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.

La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” [9] Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[10] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[11].

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina”. Ahora bien, el artículo 273 de la misma Decisión indica que “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial (…)”.

En el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio, la que actuará de conformidad con las previsiones indicadas una vez presentada una solicitud de un signo distintivo para ser registrado. Una vez establecida la función de la Oficina Nacional Competente en materia marcaria, y las características del examen de registrabilidad, deviene necesario diferenciarla de la Oficina Nacional Competente en materia sanitaria.

La primera –la ONC en propiedad industrial- es la encargada del registro de la propiedad industrial, la segunda –la ONC en materia sanitaria- es la que realiza funciones en materia de control y vigilancia sanitaria, en medicamentos, productos biológicos, alimenticios y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva. En el caso de la República de Colombia, los registros sanitarios son expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Mientras un registro marcario tiene por función primordial la de distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado, como se indicó en el numeral 3.1. de esta interpretación prejudicial, para lo cual la Oficina de Registro Marcario ha de adelantar el trámite ya mencionado, un registro sanitario tiene por objeto evitar que se produzcan, comercialicen, importen, exporten, envasen, procesen o expendan productos que pueden afectar la salud de los consumidores si es que no cumplen con determinados requisitos.

De conformidad con lo mencionado, se puede denegar el registro sanitario de un producto aun cuando dicho producto se encuentre distinguido con una marca, sin embargo, en dicho análisis, no se puede realizar un ulterior examen de registrabilidad marcario, que mire las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, ya que la Oficina en materia sanitaria estaría invadiendo la competencia de la Oficina en materia marcaria.

En el presente proceso, el INVIMA suspendió el registro sanitario por estimar que induce a engaño, error, y confusión al consumidor sobre la naturaleza y características del producto. Arguye la sociedad actora que el INVIMA excedió su competencia al suspender el registro sanitario del producto en cuestión. El INVIMA explica que actuó de conformidad con las facultades a él asignadas para proteger la salud individual y colectiva desde que “para un consumidor medio que en una estantería divisara el producto objeto de la demanda, percibiría que éste tiene algún efecto o acción terapéutica referida a la disfunción eréctil, por el tipo de nombre y por la gráfica que lo acompaña, indicación terapéutica que está prohibida para los alimentos, y que efectivamente no ostenta esta ‘bebida cafeinada’”, evitando de esta manera que alimentos puedan contener un rótulo que lleve a confusión o error a los consumidores acerca de la naturaleza del producto.

El INVIMA sostiene en consecuencia, que obró de acuerdo con las normas legales establecidas, que no permiten que el rotulado de alimentos pueda ocasionar confusión o error al consumidor de un producto. En tal virtud, al disponer la suspensión del registro sanitario por la utilización y el uso de una marca registrada engañosa, su actuación se encontraba acorde con lo establecido en la normativa interna sobre la materia.

Debe destacarse que la competencia del INVIMA es eminentemente de control sanitario y no marcario. La Oficina en materia sanitaria no puede conceder registros marcarios, ni realizar el examen de registrabilidad que incorpora el artículo 150 de la Decisión 486, ni cancelar la marca ni conocer de renovaciones, ni ninguna otra actuación relativa a la propiedad industrial.

Esto es muy importante ya que debe diferenciarse la actuación de cada una de dichas Oficinas. De conformidad con lo anterior, debe diferenciarse el ámbito de la propiedad industrial, en el caso concreto del registro marcario, del ámbito del control sanitario. Una cosa es obtener un registro marcario y otra el permiso de comercialización del producto distinguido con una marca, especialmente los productos alimenticios o farmacéuticos, a efectos de que los mismos cumplan con requisitos técnicos, sanitarios o de formulación química o farmacéutica necesarios.

Asimismo, cabe destacar que en productos alimenticios se ha de ser muy cuidadosos, tanto al realizar el examen de registrabilidad marcario, como en el examen para obtener el registro sanitario, dos circunstancias diferentes y adelantadas por órganos competentes también diferentes, desde que se ha de evitar toda circunstancia que induzca a error o a confusión al público consumidor, más aún cuando se protege la salud y vida de este público consumidor.

Este Tribunal Comunitario ha enfatizado lo anterior en sus pronunciamientos. Finalmente, los Países Miembros a través de su normativa nacional deberían armonizar la normativa en propiedad industrial y la sanitaria, desde que la norma comunitaria regula lo relacionado al registro marcario en tanto que no ha regulado lo atinente al registro sanitario, lo cual se hace a través de la normativa nacional.

Lo anterior es importante a efectos de evitar conflictos entre las oficinas competentes que administran cada uno de dichos ámbitos, con competencias y funciones muy bien delimitadas, generando seguridad jurídica en el público consumidor. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo. De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Debe tenerse presente entonces, que la Autoridad Nacional Competente en temas de Propiedad Industrial es la única que tiene facultad para otorgar derechos sobre una marca a favor de una persona natural o jurídica y que, luego de otorgada la marca, únicamente su titular está facultado para usarla o para permitir su uso por terceros. 3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 4. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. 5.

Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado. 6. Deviene necesario distinguir la Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial y la Oficina Nacional Competente en materia sanitaria. La primera es la encargada del registro de la propiedad industrial, la segunda es la que realiza funciones en materia de control y vigilancia sanitaria, en medicamentos, productos biológicos, alimenticios y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

En el caso de la República de Colombia, los registros sanitarios son expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Mientras un registro marcario tiene por función primordial la de distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado, como se indicó en el numeral 3.1. de esta interpretación prejudicial, para lo cual la Oficina de Registro Marcario ha de adelantar el trámite ya mencionado, un registro sanitario tiene por objeto evitar que se produzcan, comercialicen, importen, exporten, envasen, procesen o expendan productos que pueden afectar la salud de los consumidores si es que no cumplen con determinados requisitos.

Cabe destacar que en productos alimenticios se ha de ser muy cuidadosos, tanto al realizar el examen de registrabilidad marcario, como en el examen para obtener el registro sanitario, dos circunstancias diferentes y adelantadas por órganos competentes también diferentes, desde que se ha de evitar toda circunstancia que induzca a error o a confusión al público consumidor, más aún cuando se protege la salud y vida de este público consumidor.

Lo anterior es importante a efectos de evitar conflictos entre las oficinas competentes que administran cada uno de dichos ámbitos, con competencias y funciones muy bien delimitadas, generando seguridad jurídica en el público consumidor. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2004-00883, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 205-IP-2013 ----------------------- [1] Proceso 54-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000. [2] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347. [3] “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [4] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. [5] Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. [6] El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). [7] Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Tomo IV, Pág. 166. [8] Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [11] Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007.

Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.