[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 224-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca BODY BY VICTORIA.
Actor: señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN. Proceso interno Nº. 005034-2011-0-1801-JR-CA-10. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce. VISTOS: El 21 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 005034-2011-0-1801-JR-CA- 10;
El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.
DATOS RELEVANTES. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero interesado: sociedad VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGMENT INC. b) Hechos. 1. El 4 de noviembre de 2008, el señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIÁN solicitó ante el INDECOPI la cancelación por falta de uso de la marca de producto BODY BY VICTORIA inscrita a favor de Victoria’s Secret Stores Brand Managment Inc. para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Por Resolución Nº. 2597-2009/CSD-INDECOPI, de 18 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, canceló el registro de la marca BODY BY VICTORIA. La sociedad Victoria’s Secret Stores Brand Managment Inc. interpuso recurso de reconsideración, sin embargo, la Comisión de Signos Distintivos calificó el recurso impugnativo como un recurso de apelación. 3.
En este sentido, el recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1269-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011, confirmó la Resolución impugnada “en el extremo que canceló el registro de la marca de producto BODY BY VICTORIA respecto de ropa, especialmente, batas de baño, salidas de baño, ropa para la playa, cinturones, suéteres, blusas, enterizos, trajes ceñidos al cuerpo, sujetadores, camisolas, forros, abrigos, vestidos, calzado, prendas de corsetería, portaligas, fajas, guantes, camisones, camisetas con la espalda al descubierto, sombreros, cintas para el cabello, calcetería, chaquetas, jeans, trajes de deporte, medias largas, blusas de punto, camisetas de punto, leotardos, ropa interior, trajes, mitones, negligés (bata o batín de mujer), batas para la noche, camisones de dormir, pijamas, pantalones, pantimedias, sarongs (vestido para ambos sexos de Malasia y parte de la India), bufandas, camisas, shorts, faldas, pantalones deportivos, ropa de dormir, enaguas, medias, calcetines, trajes, pantalones de deporte, camisetas de deporte, shorts para deporte, trajes deportivos, sudaderas, polos, camisetas sin mangas ni cuello, faldas pantalones, enterizos para dormir, corbatas, mallas, calzoncillos, camisetas, ropa interior y chalecos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”.
El Auto, además REVOCÓ la resolución impugnada “en el extremo que canceló el registro de la marca de producto BODY BY VICTORIA respecto de calzones, sostenes y ropa de baño de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, manteniéndola vigente respecto de dichos productos”. 4. Contra la Resolución Nº. 1269-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011 el señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 23 de octubre de 2012, donde el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró INFUNDADA la demanda. 5.
Contra dicha Providencia el señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN interpuso recurso de apelación, 6. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número 14 de 2 de octubre de 2013 dispuso suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.
El señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN, presenta la demanda en los siguientes términos: 1. Afirma que “Si bien es cierto puede haberse demostrado que la empresa VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGMENT ha vendido diversos productos a consumidores peruanos desde el 2005 al 2008 a través de internet, ello no establece que efectivamente haya sido utilizada la marca BODY BY VICTORIA”. 2.
Las órdenes de compra adjuntas como prueba no demuestran en ningún momento que se esté usando la marca BODY BY VICTORIA ya que los códigos que aparecen en las órdenes de compra corresponden a un producto y no a una marca específica. Y que en todo caso puede verse que se usa la marca BBV que es completamente distinta a BODY BY VICTORIA. 3.
Agrega que “no existe relación directa entre la orden de compra y los catálogos de la empresa lo que demuestra contundentemente que no se ha usado en ninguna oportunidad la marca de producto BODY BY VICTORIA, ya que no consta ello en las órdenes de compra, siendo que otros documentos no son idóneos para determinar algún tipo de vinculación al Perú, por lo que no puede establecerse un uso a partir de dichos documentos. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI contesta la demanda bajo los siguientes argumentos: 1. Respecto a que no se acreditó el uso de la marca BODY BY VICTORIA para distinguir calzones, sostenes y ropa de baño, por lo que corresponde su cancelación afirma que el INDECOPI analizó minuciosamente la pruebas presentadas para determinar que la marca BODY BY VICTORIA estaba siendo usada. 2.
Hace referencia a las pruebas aportadas por la sociedad Victoria’s Secret Stores Brand Managment Inc., en especial los catálogos y las órdenes de compra por internet, indicando que se probó el uso de la marca BODY BY VICTORIA. 3. Se evidencia que en las órdenes de compra los productos identificados por las siglas BBV aparecen en los catálogos con el nombre completo BODY BY VICTORIA, por lo que “se concluye que los productos comercializados a través de las órdenes de compra presentadas, que están identificados con las siglas BBV, corresponden efectivamente a productos distinguidos con la marca BODY BY VICTORIA, aún cuando en las órdenes aparezcan simplemente las siglas BBV”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.
La sociedad VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGMENT INC., tercero interesado en el proceso fue declarada rebelde mediante resolución Nº. 3 de 12 de julio de 2012, según consta en la Sentencia de Primera Instancia. f) Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia. 1. Las Resoluciones del INDECOPI fueron emitidas de acuerdo a la ley. 2.
Las pretensiones del demandante no están de acuerdo a derecho. g) Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. El señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN, presenta recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, manifestando que: 1. Existió una indebida valoración de los hechos y de las pruebas presentadas, ya que “resulta fundamental tomar en cuenta la obligatoriedad de utilizar un signo conforme se encuentra en el Registro de Marcas (…)”. 2.
El tema debe centrarse en “determinar si es que la denominación BBV constituye el signo registrado BODY BY VICTORIA (…)”. 3. Ninguna prueba demuestra que “los productos comercializados contengan la denominación BODY BY VICTORIA de forma expresa, conforme la norma obliga para evitar la cancelación (…)”. h) Fundamentos jurídicos de la contestación al recurso de apelación. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación por parte del interesado. i) Punto consultado.
A través de la presente interpretación prejudicial el Tribunal absolverá el punto presentado por el consultante, referente a: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de una persona interesada.
CONSIDERANDO
Que, la norma contenida en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca BODY BY VICTORIA fue el 4 de noviembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 165 de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio de interpretarán los artículos 166 y 167 de la misma Decisión; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
(…)”. 1. De la cancelación de registro marcario por falta de uso y su procedimiento. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación del registro de la marca BODY BY VICTORIA. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP- 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”.
(Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).
También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.
Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.
(Proceso 180-IP-2006, ya citado). En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”.
(Proceso 50-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1992, marca: RON LIMÓN PALO VIEJO mixta). Causales de justificación para el no uso de la marca. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.
(Proceso 15-IP- 99, publicado en la G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.
Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 2. Cancelación parcial de un registro. Se interpretará el presente tema en virtud a que el señor Carlos Artemio de la Cruz Fabián solicitó la cancelación total del signo BODY BY VICTORIA para la Clase 25, sin embargo, el INDECOPI canceló parcialmente el signo dejándolo subsistente para calzones, sostenes y ropa de baño. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la oficina nacional competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior y siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal, se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1.
“Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.
Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”.
(Proceso 180-IP-2006). 3. De la prueba del uso de una marca. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.
(Proceso 02-AI- 96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. 4. El uso de la marca en la forma en la que fue registrada. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en razón a que se debate el hecho de que signo BODY BY VICTORIA estaría siendo usado como BBV.
Al respecto, la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.
De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.
La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por lo tanto, la corte consultante deberá delimitar lo siguiente: 1.
Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada (…) y, 2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca (…)”. (Proceso 20-IP-2013, de 19 de junio de 2013, marca: ETEK denominativa) Si bien, en el caso concreto, no se ha solicitado la modificación del registro marcario, los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos, es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado, es decir, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada.
Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar la marca BODY BY VICTORIA, en su conjunto, teniendo a la vista si las iniciales del signo BBV únicamente están siendo utilizadas como una abreviación del signo o si están siendo utilizadas como marca.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca BODY BY VICTORIA.
CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.
QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 005034-2011-0-1801-JR-CA-10 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- Proceso 224-IP-2013