PROCESO 232-IP-2013 — Andean Community

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 232-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 39 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04806-2010-0-1801-JR-CA-16.

Actor: GENERAL ELECTRIC COMPANY. Patente: “AUXILIAR PARA LA FLOTACIÓN MINERAL”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República de Perú. VISTOS: El Oficio N° 4806-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, y recibido por este Tribunal el 27 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 4806-2010.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 06 de febrero de 2014.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: GENERAL ELECTRIC COMPANY. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. iii.

DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY, reivindicando prioridad extranjera, solicitó el 28 de abril de 2008 el otorgamiento de la patente de invención denominada AUXILIAR PARA LA FLOTACIÓN DE MINERAL. 2.

Mediante proveído de 30 de abril de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, resolvió lo siguiente: - “Téngase presente el documento de cesión del inventor Philip Croucamp. - Asimismo, y en virtud del documento de cesión adjuntado y a la certificación notarial, considérese como nombre correcto del inventor Philip Croucamp. - Con relación al documento de cesión de los inventores David Henry Behr y Caroline Chihyu Sui, se aprecia que cuenta con la firma de dos testigos, que señalan que los inventores firmaron en su presencia, por lo que CUMPLA con presentar el documento de cesión debidamente legalizado y con la secuencia de legislaciones correspondiente en el plazo de 02 meses, bajo apercibimiento de declarar la solicitud en ABANDONO”. 3.

Mediante proveído de 30 de julio de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI declaró el abandono de la solicitud por no haber presentado el documento requerido. 4. La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0748-2010/TPI- INDECOPI de 7 de abril de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 6.

La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY presentó demanda contencioso administrativa con miras a obtener la nulidad del anterior acto administrativo. 7. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia signada como Resolución Número Quince de 1 de julio de 2011, resolvió declarar infundada la demanda. 8.

La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY presentó recurso de apelación contra la anterior providencia. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que el documento de cesión presentado es válido. No se pueden imponer formalidades propias del Perú para reconocer la validez de documentos expedidos en el extranjero. El documento cumplió con las formalidades del país en el cual se otorgó. 2.

Sostiene, que de conformidad con el Código Civil peruano únicamente se exige que la cesión conste por escrito. 3. Argumenta, que el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 no exige la legalización de la firma del cedente ante notario público. Lo anterior se encuentra soportado en el Dictamen No. 07-2007 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 4.

Indica, que una de las reformas que se generó con la Decisión 486 fue precisamente la de eliminar la remisión a la norma nacional en casos de cesión. Se derogó el literal c) del artículo 14 de la Decisión 344. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (INDECOPI). 1. Indica, que la copia del documento de cesión posee la firma legalizada de Philip Croucamp, pero no la legalización notarial de las firmas de David Henry Behn y Caroline Chihyu Sui.

En estos casos sólo se presenta la figura de la firma de dos testigos. 2. Sostiene, que las legalizaciones que aparecen en el documento se refieren a que es una fiel copia del documento original que obra en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos, pero no corresponden a las firmas de los inventores Davis Henry Behn y Caroline Chihyu. 3.

Indica, que los requisitos que se deben cumplir para el trámite de las solicitudes de patentes de invención, se encuentran normados por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075. Este último contiene una norma expresa sobre la formalidad de los documentos de cesión: se debe presentar copia del documento de cesión con firmas legalizadas de los inventores. 4.

Argumenta, que los dictámenes de la Secretaría General no son vinculantes. El asunto mencionado ya fue resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante sentencia expedida en el marco del proceso 02-AI-2008. En dicha providencia el Tribunal sostuvo que en este tipo de casos se debe aplicar la normativa interna que regule el tema. 5.

Expresa, que al no haberse regularizado la solicitud dentro del plazo indicado, correspondía declarar el abandono de conformidad con la normativa comunitaria sobre la materia. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia signada como Resolución Número Quince de 1 de julio de 2011, resolvió declarar infundada la demanda.

Sostuvo lo siguiente: “(…) SÉTIMO.- Que, como lo ha señalado el Tribunal los requisitos para el trámite de solicitudes de patentes de invención se rigen por disposiciones especiales, como son el Decreto Legislativo 1075, ya invocado, y la Decisión 486 de la Comunidad Andina; por lo que habiéndose indicado la ausencia de un requisito taxativamente previsto y concedido un plazo para su subsanación, sin que la parte hubiera efectuado alguna actividad respecto a la omisión o deficiencia manifestada por el órgano administrativo; resultaba procedente hacer efectivo el apercibimiento formulado.

(…)” E. RECURSO DE APELACIÓN. La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda. IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “La interpretación deberá tener en cuenta que la copia del documento de cesión de los inventores presentado por la empresa solicitante forma parte de la documentación presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos de América siendo otorgada en dicho país; la misma que deberá pronunciarse por: 1.

Si resulta necesario que el documento de cesión de derecho de la patente otorgado por los inventores a favor de la empresa demandante cuente con las firmas de los cedentes legalizadas por notario público, conforme lo establecen las normas especiales nacionales pertinentes que han sido aplicadas por el INDECOPI y el juzgado de origen”.

Se realizará la interpretación prejudicial solicitada. De oficio, se interpretará el artículo 39 de la misma normativa, ya que ésta consagra la figura del abandono de la solicitud. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 26 “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

(…)” Artículo 39 “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.”. V. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: de la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente invenciÓn. REQUISITOS.

EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La demandante argumentó que el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 no exige la legalización de la firma del cedente ante notario público. El INDECOPI sostuvo que el Decreto Legislativo 1075 contiene una norma expresa sobre la formalidad de los documentos de cesión: se debe presentar copia del documento de cesión con firmas legalizadas de los inventores.

En este escenario se tratará el tema propuesto, reiterando lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 073-IP-2012: “El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente.

Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)”. De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k).

Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.

Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el Proceso 035-IP-2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1096, de 26 de julio de 2004, ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”.

(…) En caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis.

La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.” Es conveniente aclarar que, con base en el principio de complemento indispensable[1], los requisitos formales que debe contener el documento de cesión pueden ser regulados por la normativa interna; para el caso particular, por la normativa peruana pertinente.

(…) Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: La regulación contenida en el artículo 26 literal k), de la Decisión 486, permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión. Sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes, de conformidad con lo establecido por la normativa peruana sobre la materia, sobre la base de lo plasmado en la presente providencia. De conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente, en un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, examinará si esta última cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la mencionada Decisión. Si no los cumple se notificará al solicitante para que los complete dentro un plazo de dos meses, prorrogables por el mismo periodo por una sola vez, so pena de que su solicitud se considere abandonada y, en consecuencia, pierda la prelación en relación con otras solicitudes.

Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 04806-2010-O-1801-JR-CA-16, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 232-IP-2013 ----------------------- [1] Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP- 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril 2010).