[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 237-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 e Interpretación de oficio de los artículos 134, literal a), 135 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “COMIENZO SANO VIDA SANA” Expediente Interno N° 01744-2011-0-1801-JR-CA-08.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días (20) del mes de febrero del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, recibida el 13 de noviembre de 2013, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de enero de 2014.
Que, con auto de 20 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal. 1. Antecedentes 1. Las partes Demandante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERÚ Tercero Interesado: KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC. 2.
Actos demandados SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 3993-2010/DSD-INDECOPI de fecha 10 de marzo de 2010, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, resolvió negar de oficio el registro del signo “COMIENZO SANO VIDA SANA”, solicitado por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase internacional No. 30. - Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI de 17 de diciembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió el recurso de apelación propuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. confirmando la Resolución anterior. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - El 11 de septiembre de 2009, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó el registro del signo “COMIENZO SANO VIDA SANA”, para proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Su extracto fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de noviembre de 2009, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro. - El 10 de marzo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución No. 3993-2009/DSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió negar de oficio el registro del signo “COMIENZO SANO VIDA SANA”.
El fundamento de la denegatoria fue la existencia previa de la marca mixta “KRAFT VIDA SANA” de la empresa KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., en donde a más de la identidad en la frase “VIDA SANA” que no se consideró de uso común, al no encontrarse registrada a favor de terceros para la clase 30; se señaló que los signos en conflicto están destinados a proteger el mismo tipo de productos y en consecuencia el signo solicitado a registro carece de distintividad. - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución antes mencionada, manifestando que los signos en conflicto incluyen elementos denominativos, gráficos y figurativos que permiten su adecuada distinción por parte del público consumidor. - El 17 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución No. 2913-2010/TPI- INDECOPI, por medio de la cual declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3993- 2009/DSD-INDECOPI. - SOCIETE DES PRODUISTS NESTLE S.A., interpuso demanda de impugnación ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo y el 28 de agosto de 2012, el Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución número Nueve, declaró infundada la demanda propuesta. - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó Recurso de Apelación ante la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual busca se declare la nulidad de las Resoluciones antes citadas. - El 2 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 7 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso b) del artículo 135 y del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. - El 13 de noviembre de 2013, el Presidente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 1744-2011-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida. b) Fundamentos de la Demanda SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI debe ser anulada por incurrir en vicio de nulidad”. - “La Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI no está motivada en una correcta apreciación de los antecedentes registrales verificados para el cotejo marcario, ni en la adecuada aplicación de las normas vigentes sobre riesgo de confusión. De hecho, la resolución cuestionada aplica el artículo 135 b), referido a causales absolutas de prohibición de registro de marcas, caso que no se ajusta al de la solicitud de autos”. - “El Tribunal del INDECOPI establece que la frase COMIENZO SANO VIDA SANA carece de distintividad (…), calificándolo como slogan o frase publicitaria.
(…) No coincidimos con el criterio (…) la frase COMIENZO SANO VIDA SANA, además de no ser de uso común –pues como se aprecia en las páginas 8 y 9 de la resolución cuestionada, dicha frase no es usada de forma común – cumple con ser suficientemente distintiva. - “El Tribunal del Indecopi ha indicado que la frase COMIENZO SANO VIDA SANA “es frecuentemente utilizado para promocionar alimentos”; sin embargo, no logra acreditar, por lo menos, el uso de dicha frase por parte de algún proveedor de alimentos para promocionar los mismos”. - “La frase COMIENZO SANO VIDA SANA no es de uso común, es identificable, susceptible de representación de forma gráfica, y es suficientemente distintiva”. - “(…) la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI no cumplió el procedimiento administrativo previsto para la Litis, toda vez que omitió analizar de forma adecuada los antecedentes del caso, y tampoco aplicó las normas vigentes sobre riesgo de confusión establecidas en el ordenamiento nacional y andino”. - “Las marcas confrontadas presentan elementos denominativos distintos, y la pronunciación de los mismos, tiene un efecto sonoro distinto”. - “El signo solicitado evoca la idea de bienestar y mantenimiento de salud, gracias a prácticas saludables desde el inicio de la vida.
La marca registrada remite a la idea de la empresa KRAFT, gracias a la inclusión de su logotipo corporativo. (…) el consumidor al apreciar el signo solicitado no establecerá relación entre este y aquel registrado, que evoca el concepto de un origen corporativo determinado (KRAFT). - “El acto administrativo (…) omitió analizar los antecedentes registrales y los fundamentos de nuestro recurso de apelación y tampoco aplicó las normas vigentes sobre riesgo de confusión entre marcas de productos alimenticios de la clase 30”. - “La marca solicitada y la registrada guardan similitud únicamente respecto de la frase VIDA SANA, la que no puede ser atribuida a un solo proveedor de productos alimenticios, VIDA SANA es un elemento denominativo sin valor distintivo, por cuanto indica al consumidor un aspecto ideal de la alimentación (la obtención de la vida sana, de la salud)”. - “La marca COMIENZO SANO VIDA SANA debió acceder a registro, toda vez que no había antecedente alguno en la clase 30 que determinara que la frase VIDA SANA o COMIENZO SANO VIDA SANA fueran de uso común”. c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Que la Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI se encuentra debidamente motivada en fundamentos de hecho y de derecho, y no ha afectado en lo más mínimo el principio de congruencia procesal (…) dicho principio es propio del proceso civil, motivo por el cual su aplicación en otros ámbitos, como en el caso de los procedimientos administrativos, debe realizarse sin desconocer la distinta esencia y finalidad de ellos”. - “(i) que el pronunciamiento dictado por el Tribunal evaluó el mismo signo que fue evaluado por la primera instancia administrativa y, (ii) que la conclusión que ampara la decisión del Tribunal fue la misma que la que dictó la primera instancia administrativa (denegar el registro de la marca COMIENZO SANA VIDA SANA)”. - “De lo único que podía ser acusada la Resolución No. 2913-2010/TPI- INDECOPI, es de haberse pronunciado sobre una cuestión implícita o conexa que se desprende directamente de la obligación legal impuesta por el artículo 150 de la Decisión 486 al INDECOPI”.
Esto es ”que el INDECOPI se encuentra en la obligación de realizar el examen de registrabilidad en primera instancia administrativa y de emitir una resolución recogiendo las conclusiones del referido examen, otorgando o denegando el registro de cada uno de los signos solicitados, según corresponda. (…) si la referida Resolución es apelada, el Tribunal del INDECOPI deberá realizar nuevamente el examen de registrabilidad del signo solicitado, con prescindencia del examen de primera instancia”. - “Al haberse determinado la no distintividad del signo solicitado conforme la obligación del Tribunal de efectuar un análisis de registrabilidad, no correspondía pronunciarse respecto al posible riesgo de confusión con signos registrados, toda vez que al encontrarse el signo solicitado incurso en una prohibición absoluta de registro, inclusive en el caso que no incurra en prohibición relativa no podría acceder al registro”. - “Las frases para promocionar alimentos como COMIENZO SANO VIDA SANA, que es una frase simple de lenguaje usual que alude a una condición que puede corresponder a los productos de distintas empresas, no posee distintividad para merecer un derecho de exclusiva”. - “Las frases utilizadas frecuentemente para promocionar productos no deben ser apropiadas por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho de exclusiva sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso a frases que podrían promocionar los productos correspondientes a un determinado sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio.
En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado” - “Los términos que conforman el signo solicitado son utilizados frecuentemente para referirse a los alimentos, bastando la potencialidad del uso corriente para denegar su registro”. d) Tercero interesado KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La Resolución cuestionada es válida (…), de la lectura de la Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI, se concluye, sin duda alguna, que estamos ante un acto administrativo que ha sido debida y satisfactoriamente motivado”. - Respecto del signo solicitado COMIENZO SANO VIDA SANA “ninguno de los elementos que la conforman resultan distintivos, ni de forma individual ni de forma conjunta.
La primera frase “Comienzo Sano” no constituye un signo capaz de identificar un origen empresarial determinado de manera eficaz respecto de los productos de la clase 30 (…). La segunda frase “Vida Sana”, al tratarse de una denominación simple, banal, que no está acompañada de algún elemento adicional que le dote de distintividad tampoco puede acceder al registro.
La combinación de las dos frases al ser débiles y comunes, no logran alcanzar la distintividad necesaria para obtener el registro”. - “De unas simple apreciación de los signos en litigio se puede observar que estos resultan muy similares, al grado de originar confusión en el público consumidor”. - “Los signos “Comienzo Sano Vida Sana” y “Vida Sana y logotipo” tienen como común denominador la frase “Vida Sana” (…) en los dos signos en litigio la frase Vida Sana tiene exactamente la misma relevancia, motivo por el cual al momento de poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias encontramos que parte importante de nuestra marca se encuentra absolutamente inmersa en la marca solicitada, hecho que sin lugar a duda generará riesgo de confusión en el mercado”. - “Tanto la marca solicitada como la marca registrada (…) presentan una estructura gráfico-fonética casi idéntica (…) lo que producirá, sin lugar a dudas, el mismo impacto visual en el recuerdo y la mente de los consumidores”. - “Si bien el signos solicitado es de naturaleza denominativo y nuestra marca registrada es de naturaleza mixta, ello no enerva en lo absoluto la similitud extrema que existe entre ambas marcas”. - “Es evidente que el consumidor medio la ver aparece en el mercado productos con la denominación Comienzo Sano Vida Sana, para distinguir productos correspondientes a la clase 30 de la Clasificación Internacional, vinculará las marcas y podrá creer que se encuentra frente a productos de nuestra empresa”. - En virtud de lo expuesto solicita “declarar infundada” la demanda propuesta. e) Fundamentos del Recurso de Apelación SOCIETE DES PRODUIST NESTLE S.A., dentro de los argumentos principales del Recurso de Apelación presenta: - “El análisis efectuado por la Corte es parcial e insuficiente: se dedica analizar la frase VIDA SANA cuando en realidad el signo solicitado por NESTLE, completo es, COMIENZO SANO VIDA SANA y no únicamente VIDA SANA”. - “Si VIDA SANA no es distintivo per se, entonces, como indica la norma nacional y comunitaria, el examen de registrabilidad del signo debe considerar aquellos elementos que aportan distintividad al signo, en el caso del signo solicitado, COMIENZO SANO VIDA SANA se trata de una frase en idioma castellano, de cuatro términos”. - “De la lectura de la resolución se entiende claramente que la base normativa del pronunciamiento de la Corta es la aplicación del artículo 136 a, artículo que fue, de forma deliberada, inaplicado por INDECOPI al emitir Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI”. - “La frase COMIENZO SANO VIDA SANA (…) no es usada de forma común – cumple con ser suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica”. - “La marca solicitada se trata de un signo denominativo, compuesto por la frase de cuatro términos COMIENZO SANO VIDA SANA.
Por su parte, la marca registrada KRAFT VIDA SANA y logotipo a colores se trata de una marca MIXTA compuesta por la denominación KRAFT VIDA SANA y por un logotipo a colores que constituye uno de los elementos de mayor valor distintivo en la marca”. - “Las marcas confrontadas presentan elementos denominativos distintos y la pronunciación de los mismos tiene un efecto sonoro diferente”. - “La marca solicitada y la registrada guardan similitud únicamente respecto de la frase VIDA SANA, la que no puede ser atribuida a un solo proveedor de productos alimenticios”. f) Fundamentos de la Contestación a la Apelación No existe en el expediente constancia de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI o KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC., como tercero beneficiario del acto, hubiesen sido notificado con el Recurso de Apelación, ni existe constancia de sus escritos de contestación.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de enero de 2014. 2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 135 e inciso a) del artículos 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De oficio se interpretarán los siguientes artículos: 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinentes al presente caso.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Artículo 122.- Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
DECISIÓN 486 “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos a) Las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Falta de Distintividad como causal absoluta y relativa de registrabilidad; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o de asociación. - Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta; - Expresiones de uso común a ser registradas como marca - Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.
1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente proceso, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó el registro del signo “COMIENZO SANO VIDA SANA”, para proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, se hará referencia al concepto de marca y sus elementos constitutivos.
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Bajo esta definición, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios.
La razón de la existencia de una marca es que el consumidor la identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o de la calidad del producto o del servicio que se escoge. Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486.
Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.
La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.
Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. En el siguiente punto se analizará detalladamente las consecuencias de la falta de distintividad.
2. FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA Y RELATIVA DE REGISTRABILIDAD. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE afirma que existe incoherencia entre la Sentencia apelada y las resoluciones emitidas por el INDECOPI, en razón de que en un primer momento dentro de la instancia administrativa se afirmó que el signo solicitado es confundible con la marca KRAFT VIDA SANA, posteriormente se señaló que el signo per se carece de distintividad; posteriormente la Corte Superior decidió ratificar las Resoluciones anteriores, afirmando que el signo solicitado COMIENZO SANO VIDA SANA es confundible con la marca KRAFT VIDA SANA y consecuentemente capaz de producir confusión. En este orden de ideas, existiendo a juicio del recurrente, posiciones diferentes para declarar la irregistrabilidad del signo, se considera necesario abordar el tema de la distintividad, dentro del presente acápite.
En cuanto a la distintividad per se, el Tribunal ha sostenido que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo sobre el particular: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).[1] En consecuencia, aplicando los criterios antes expuestos, el Juez Consultante deberá analizar en el presente caso, en primer lugar si el signo COMIENZO SANO VIDA SANA, que pretende proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículos 135 de Decisión 486, particularmente la contenida en el literal b).
En cuanto a la falta de distintividad de un signo por la afectación a una marca solicitada o registrada previamente por un tercero, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y que es objeto de la presente interpretación, ha determinado claramente que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano comunitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En consecuencia, el juez consultante una vez que ha determinado si el signo cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para poder acceder al registro y que no se encuentra inmerso en ninguna prohibición absoluta de registrabilidad, deberá tener en cuenta frente a un signo solicitado o registrado previamente por un tercero, los criterios antes expuestos con el fin de determinar si existe o no similitud, en cualquiera de los campos.
3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.[6] En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[7]
4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos".[8] El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.
Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.
5. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. En el presente caso, los signos confrontados son COMIENZO SANO VIDA SANA (denominativo compuesto) y KRAFT VIDA SANA (mixto), por lo que se abordará el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Los signos denominativos compuestos son aquellos que se componen de dos o más palabras. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Marca: “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677 de 13 de junio de 2001). “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto” Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca d un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, hará de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de `(…) la suficiente carga semántica que permite una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)`. (Sentencia del Proceso No. 13-IP- 2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 11 d Mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).” Los signos mixtos por su parte, están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial del N° 1158, de 17 de enero de 2005).
En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados COMIENZO SANO VIDA SANA (denominativo compuesto) y KRAFT VIDA SANA (mixto), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
6. EXPRESIONES DE USO COMUN A SER REGISTRADAS COMO MARCAS. Signos descriptivos. En el presente proceso, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI ha argumentado que “(…) COMIENZO SANO VIDA SANA, (…) es una frase simple de lenguaje usual que alude a una condición que puede corresponder a los productos de distintas empresas”, en tal virtud, se hará referencia a las diferencias entre los signos descriptivos, evocativos y las palabras de uso común. El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”[9].
La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. Signos genéricos. El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que un signo pueda ser registrado como marca: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”;
Al respecto, este Tribunal ha señalado que “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta). En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.
Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.
Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.
Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “COMIENZO SANO VIDA SANA” (denominativo), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos alimenticios, comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Signos evocativos. En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.[10] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”[11].
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. En efecto, el Tribunal ha sostenido que “este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”[12]. De acuerdo a lo anteriormente señalado, corresponderá al juez consultante determinar si el signo “COMIENZO SANO VIDA SANA” (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los productos alimenticios, comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Expresiones de Uso Común Tomando en cuenta que el signo solicitado para registro está compuesto por los términos “COMIENZO SANO VIDA SANA”, y que la marca que sirvió de base para denegar el registro está compuesta por los términos “VIDA SANA”, se hace necesario tratar el tema de las palabras o expresiones de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil.
Debemos partir del hecho de que ninguna persona puede pretender la exclusividad sobre una expresión de uso común aunque tenga esa palabra previamente registrada como marca. Las expresiones de uso común generalmente carecen de distintividad y no pueden ser apropiados por una sola persona. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”[13] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[14]
7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION. AUTONOMIA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE Tomando en cuenta que la solicitud de registro fue denegada, en un primer momento de oficio por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, por la existencia anterior de otra marca y posteriormente por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual por una causal absoluta de irregistrabilidad y que este hecho ha sido controvertido por el recurrente, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de: Examen de registrabilidad y debida motivación y Autonomía de la Oficina Nacional Competente.
Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 187-IP-2013, marca “TAXI DRIVER” (denominativa), interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, una última jurisprudencia en donde se desarrolló este tema. “El artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo, aun cuando se presenten o no oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.
El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[15] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[16].
Adicionalmente, el examen que realiza la Oficina Nacional competente, a más de las características de ser de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas si hubieren y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[17] En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO. Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.
SEGUNDO. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. La distintividad del signo constituye la función primordial de una marca.
TERCERO. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.
CUARTO. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
QUINTO. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto En el supuesto de solicitarse el registro como marca d un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, hará de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Al comparar un signo denominativo –simple o compuesto– y uno mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
SEXTO. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.
Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “COMIENZO SANO VIDA SANA” (denominativo), es un signo descriptivo o genérico de las características, cualidades o efectos de los productos alimenticios comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio.
El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “COMIENZO SANO VIDA SANA” (denominativo), es un signo evocativo del producto que pretende distinguir, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.
Las expresiones de uso común generalmente carecen de distintividad y no pueden ser apropiados por una sola persona. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.
Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.
SEPTIMO. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 01744-2011-0-1801-JR-CA-08, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 237-IP-2013 ----------------------- [1] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004.
Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. [9] Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. [10] Ibídem. [11] Proceso 112-IP-2013, marca: OXYWHITE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2253, de 21 de noviembre de 2013. [12] Ibídem. [13] Proceso 70-IP-2005.
Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [15] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [16] Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007.
Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [17] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.